美國(guó)商標(biāo)法簡(jiǎn)介及注冊(cè)商標(biāo)時(shí)的隱患防范｜企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十九）

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“商標(biāo)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種形式，用于識(shí)別商品的來(lái)源。本文概述了美國(guó)商標(biāo)法，并介紹了在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的隱患和防范措施?！?br/>

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作者：馮璞 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

PART01

美國(guó)商標(biāo)法簡(jiǎn)介

（一）美國(guó)商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)的定義

美國(guó)商標(biāo)法，即《蘭哈姆法》將商標(biāo)定義為用于區(qū)分一個(gè)人的商品與其他人制造或銷(xiāo)售的商品的文字、名稱、符號(hào)或圖案。因此，商標(biāo)被認(rèn)為是商品的“來(lái)源識(shí)別”。商標(biāo)有助于消費(fèi)者區(qū)分不同賣(mài)家的商品，也有助于賣(mài)家保護(hù)自己的聲譽(yù)或商譽(yù)。除了短語(yǔ)和平面圖形之外，商標(biāo)可能還包括產(chǎn)品及其包裝的整體外觀或商業(yè)外觀。

《蘭哈姆法》還承認(rèn)其他幾種受保護(hù)的商標(biāo)。服務(wù)標(biāo)志（例如，麥當(dāng)勞的拱門(mén)）標(biāo)識(shí)服務(wù)的來(lái)源，集體標(biāo)志（例如，美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)的AAA標(biāo)志）可以標(biāo)識(shí)協(xié)會(huì)，認(rèn)證標(biāo)志表示地區(qū)來(lái)源或材料等特征，商號(hào)標(biāo)識(shí)業(yè)務(wù)。本文使用“商標(biāo)”一詞來(lái)統(tǒng)指所有受保護(hù)的商標(biāo)，這些商標(biāo)在法律上受到類(lèi)似對(duì)待。

《蘭哈姆法》一般不保護(hù)所謂的公開(kāi)權(quán)，例如防止他人利用自己的聲音或肖像來(lái)獲取商業(yè)利益的權(quán)利，除非出現(xiàn)“虛假背書(shū)”。然而，許多州的法律不同程度地承認(rèn)這種權(quán)利。

（二）商標(biāo)要求

一個(gè)商標(biāo)必須同時(shí)滿足三個(gè)要求，才有資格成為有效的商標(biāo)：它必須具有顯著性、非功能性，并且在商業(yè)中使用。

1. 顯著性

商標(biāo)必須具有足夠的顯著性，以滿足其區(qū)分賣(mài)方商品和其他賣(mài)方商品的基本功能。商標(biāo)的強(qiáng)度越強(qiáng)，受到保護(hù)的強(qiáng)度也隨之增強(qiáng)，商標(biāo)的強(qiáng)度越弱，受到保護(hù)的范圍也隨之變窄。從商標(biāo)本身的顯著性來(lái)看，可以將商標(biāo)因自身顯著性的強(qiáng)弱而歸納為臆造詞（fanciful marks）、任意詞（arbitrary marks）、暗示詞（suggestive marks）、描述性詞（descriptive marks）和通用詞（generic marks）。通用詞僅僅是產(chǎn)品類(lèi)型的名稱，不能起到區(qū)分作用，不能作為商標(biāo)。例如，人們不能使用“蘋(píng)果”這個(gè)詞作為實(shí)際蘋(píng)果的商標(biāo)。處于通用名稱和具有內(nèi)在顯著性商標(biāo)之間的“描述性”商標(biāo)，它們描述產(chǎn)品的一個(gè)方面（例如，“美味”雞肉），當(dāng)且僅當(dāng)消費(fèi)者隨著時(shí)間的推移將描述性標(biāo)記與特定的賣(mài)方聯(lián)系起來(lái)時(shí)（例如，“Holiday Inn”），描述性標(biāo)記才能受到保護(hù)，從而使標(biāo)記具有獨(dú)特的“第二含義”，從而使其不再僅僅是描述性標(biāo)記。姓氏和地理名稱也必須獲得“第二含義”才能得到保護(hù)。

2. 非功能性

商標(biāo)不能包含產(chǎn)品的“功能性”（有用或必要）特征。這一要求將商標(biāo)與專利區(qū)分。

3. 在商業(yè)活動(dòng)中的使用

商標(biāo)只有在商業(yè)活動(dòng)中被使用于權(quán)利人的產(chǎn)品上用于區(qū)分與其他人的產(chǎn)品才能獲得保護(hù)。

（三）商標(biāo)注冊(cè)程序

在美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）注冊(cè)商標(biāo)并不是商標(biāo)獲得保護(hù)的法律要求，但這樣做會(huì)給商標(biāo)所有人帶來(lái)一定的好處。例如，創(chuàng)建了有效性和所有權(quán)的法律推定，給予商標(biāo)所有人在全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)先權(quán)，并允許商標(biāo)所有人使用注冊(cè)商標(biāo)的符號(hào)。

1. 注冊(cè)要求和期限

要向USPTO注冊(cè)商標(biāo)，申請(qǐng)人必須或者在商業(yè)中實(shí)際使用商標(biāo)，或者依靠“推定使用”，即在注冊(cè)后的一定時(shí)間內(nèi)真實(shí)地使用商標(biāo)?；蛘撸谀承┩鈬?guó)注冊(cè)的商標(biāo)也可以在美國(guó)注冊(cè)，如果申請(qǐng)人打算在美國(guó)商業(yè)活動(dòng)中使用該商標(biāo)。

商標(biāo)注冊(cè)可以無(wú)限期持續(xù)，前提是所有人在前5年后續(xù)展注冊(cè)，此后每10年續(xù)展一次。前5年后，所有者可提交“不可爭(zhēng)辯聲明”，以防止其他人爭(zhēng)辯商標(biāo)的有效性、所有權(quán)和獨(dú)家使用權(quán)，但有一些例外。

雖然《蘭哈姆法》禁止所有者注冊(cè)貶損性的商標(biāo)，但美國(guó)最高法院分別在2017年和2019年將這些規(guī)定視為違反了憲法第一修正案。2023年6月，美國(guó)最高法院同意審理對(duì)《蘭哈姆法》禁止使用另一個(gè)活人名稱的商標(biāo)的第一修正案的質(zhì)疑。在Vidal v. Elster一案中，賣(mài)方辯稱，通過(guò)阻止他為T(mén)恤衫注冊(cè)“特朗普太小（TRUMP TOO SMALL）”商標(biāo)，該行為侵犯了他批評(píng)公職人員的權(quán)利。

2. 不服商標(biāo)注冊(cè)決定

《蘭哈姆法》為不服商標(biāo)注冊(cè)提供了一些機(jī)會(huì)。在獲準(zhǔn)注冊(cè)前的一定時(shí)間內(nèi)，任何人可以向USPTO商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（TTAB）提出異議申請(qǐng)。注冊(cè)后，任何人可以各種理由（包括通用名稱、功能性和放棄）向TTAB申請(qǐng)“撤銷(xiāo)”商標(biāo)。在注冊(cè)的前五年內(nèi)，任何人也可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)商標(biāo)，理由是該商標(biāo)僅僅是描述性的或與先前使用的混淆性相似商標(biāo)相沖突。此外，《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》建立了兩種新的程序——消除程序（Expungement）和重審程序(Reexamination)，使商業(yè)中未實(shí)際使用（或在相關(guān)時(shí)間未實(shí)際使用）的商標(biāo)失效。

除此類(lèi)行政程序外，被告因違反《蘭漢姆法》而被法院起訴，可辯稱原告的商標(biāo)無(wú)效，但須遵守上述挑戰(zhàn)不可抗辯商標(biāo)的限制。

3. 《蘭哈姆法》的違反和補(bǔ)救措施

《蘭哈姆法》規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)、商標(biāo)淡化、域名搶注和虛假?gòu)V告的民事責(zé)任。該法案賦予美國(guó)地區(qū)法院對(duì)這些訴訟的非排他性管轄權(quán)，這意味著原告可以選擇向聯(lián)邦或州法院提起此類(lèi)訴訟。

（四）商標(biāo)侵權(quán)

商標(biāo)侵權(quán)包括未經(jīng)授權(quán)使用注冊(cè)（或類(lèi)似）商標(biāo)，從而可能使消費(fèi)者對(duì)商品原產(chǎn)地產(chǎn)生混淆。未注冊(cè)商標(biāo)的所有人可以根據(jù)“原產(chǎn)地的虛假指定”這一類(lèi)似的案由起訴。

法院會(huì)綜合研究各種因素以確定未經(jīng)授權(quán)使用商標(biāo)是否可能使消費(fèi)者感到混淆。這些因素包括當(dāng)事人使用的商標(biāo)之間的相似程度、當(dāng)事人產(chǎn)品之間的相似程度、被告是否有意欺騙公眾、調(diào)查數(shù)據(jù)是否顯示實(shí)際混淆以及相關(guān)消費(fèi)者的成熟度。例如，如果被告使用明顯不同的商標(biāo)，或者如果相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)者是經(jīng)驗(yàn)豐富的公司，那么混淆的可能性就較小。法院還會(huì)考慮原告商標(biāo)的“優(yōu)勢(shì)”，無(wú)論是在市場(chǎng)識(shí)別方面，還是在臆造、任意、暗示和描述性標(biāo)記的最強(qiáng)到最弱的程度方面，越強(qiáng)的商標(biāo)會(huì)得到越高水平的保護(hù)，會(huì)被視為更容易混淆消費(fèi)者。

根據(jù)《蘭哈姆法》提出的另一項(xiàng)基于混淆的案由是“虛假背書(shū)”，即一個(gè)人的姓名或身份被用來(lái)暗示該人背書(shū)了某種商品。

（五）商標(biāo)淡化

淡化包括損害“著名”商標(biāo)的行為，即那些被公眾廣泛認(rèn)可的商標(biāo)。淡化是指未經(jīng)授權(quán)使用著名商標(biāo)，或者“模糊”商標(biāo)（削弱商標(biāo)與其代表的商品之間的聯(lián)系）或者“玷污”商標(biāo)（損害其聲譽(yù)）。例如，未經(jīng)授權(quán)出售星巴克品牌的汽車(chē)零部件可能會(huì)模糊星巴克和咖啡之間的聯(lián)系。

（六）域名搶注

1999年，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《消費(fèi)者保護(hù)法》（ACPA），修訂了《蘭哈姆法》。ACPA允許商標(biāo)所有人起訴惡意使用與商標(biāo)相同或混淆性相似的互聯(lián)網(wǎng)域名或淡化著名商標(biāo)的人。

（七）虛假?gòu)V告

《蘭哈姆法》為某些類(lèi)型的虛假?gòu)V告提供打擊基礎(chǔ)，即使它們不涉及商標(biāo)侵權(quán)。為了證明該行為下的虛假?gòu)V告，原告必須表明他們受到被告在州際貿(mào)易中對(duì)自己或他人的產(chǎn)品或服務(wù)所作的虛假陳述的傷害，并且該陳述可能欺騙大部分目標(biāo)受眾。

（八）補(bǔ)救措施和強(qiáng)化假冒懲罰

《蘭哈姆法》一般授權(quán)法院通過(guò)旨在糾正原告遭受的經(jīng)濟(jì)損害的賠償損害和旨在防止進(jìn)一步違反和損害的禁令來(lái)補(bǔ)救違反行為。

《蘭哈姆法》對(duì)假冒行為規(guī)定了更高的處罰，如果某人在類(lèi)似商品上，例如仿冒手表或者手提包上使用完全相同的在先商標(biāo)時(shí)，《蘭哈姆法》規(guī)定商標(biāo)所有人可以選擇三倍或法定的假冒損害賠償，并規(guī)定可以沒(méi)收假冒商品，而其他聯(lián)邦法律則規(guī)定了對(duì)假冒商品的刑事處罰。

（九）《蘭哈姆法》的責(zé)任限制

商標(biāo)的某些使用屬于使用者不必承擔(dān)責(zé)任的“合理使用”。合理使用包括，例如，一些廣告比較自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品。

一些法院認(rèn)為，《蘭哈姆法》不禁止在受《第一修正案》保護(hù)的藝術(shù)作品中使用其他商標(biāo)。美國(guó)最高法院在其2023年6月的杰克·丹尼爾訴VIP產(chǎn)品案中駁回了這一原則。VIP公司賣(mài)了一個(gè)狗玩具，就像杰克·丹尼爾的威士忌瓶。在審判中，Jack Daniel贏得了針對(duì)VIP公司的商標(biāo)侵權(quán)和淡化索賠。聯(lián)邦上訴法院推翻了這一判決，認(rèn)為VIP公司不承擔(dān)責(zé)任，因?yàn)橥婢呤鞘堋兜谝恍拚浮繁Ｗo(hù)的“戲謔”。最高法院推翻了這一判決，認(rèn)為使用他人商標(biāo)識(shí)別自己產(chǎn)品（如狗玩具）的被告應(yīng)承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。

PART02

在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施

如上所述，美國(guó)商標(biāo)法有自己獨(dú)特的規(guī)定和實(shí)踐。這些差異可能會(huì)使外國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)出現(xiàn)一些本該避免的風(fēng)險(xiǎn)。以下是外國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)容易出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，及應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施。

（一）過(guò)于寬泛的商品和服務(wù)描述

一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是在申請(qǐng)時(shí)過(guò)于寬泛地描述商品和服務(wù)，這在外國(guó)申請(qǐng)人中比較普遍。他們通常習(xí)慣于在自己的國(guó)家中允許盡可能寬泛地描述商品和服務(wù)以獲得更廣泛的保護(hù)范圍。但在美國(guó)，過(guò)于寬泛的商品和服務(wù)描述可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)注冊(cè)被撤銷(xiāo)。申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)人，無(wú)論是外國(guó)人還是美國(guó)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人，都必須有在美國(guó)商業(yè)活動(dòng)上使用商標(biāo)的真實(shí)意圖，并在所有列出的商品和服務(wù)上使用商標(biāo)。這一要求對(duì)于所有在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國(guó)商業(yè)中使用商標(biāo)的美國(guó)申請(qǐng)尤為相關(guān)。在基于使用意圖的申請(qǐng)中，除非是巴黎公約或馬德里議定書(shū)申請(qǐng)人，否則在發(fā)出核準(zhǔn)注冊(cè)通知后最晚可以延遲3年開(kāi)始使用商標(biāo)。

在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，必須有真實(shí)的意圖在美國(guó)從事商業(yè)活動(dòng)，并且必須附帶宣誓書(shū)或聲明以及使用樣品來(lái)證明這種意圖。對(duì)于非巴黎公約或馬德里議定書(shū)的申請(qǐng)人，必須在美國(guó)注冊(cè)之前就已存在這種真實(shí)意圖，其他申請(qǐng)人則需要在美國(guó)注冊(cè)后第五年至第六年期間和商標(biāo)每十年更新注冊(cè)時(shí)提交宣誓書(shū)。如果缺乏這種真實(shí)意圖，可能會(huì)成為第三方對(duì)申請(qǐng)和注冊(cè)的有效性進(jìn)行攻擊的基礎(chǔ)。雖然在大多數(shù)情況下，證明申請(qǐng)人沒(méi)有意圖使用該商標(biāo)可能很困難，但在某些情況下是可以實(shí)現(xiàn)的。這些情況包括：申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)材料沒(méi)有顯示出有意愿生產(chǎn)或銷(xiāo)售在申請(qǐng)中列出的某些產(chǎn)品。標(biāo)識(shí)商品和服務(wù)的范圍越廣泛，而且與申請(qǐng)人通常業(yè)務(wù)不相關(guān)的商品和服務(wù)在注冊(cè)中列出，攻擊就越有可能成功。

廣泛的商品和服務(wù)描述可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)商標(biāo)局拒絕注冊(cè)。如果商標(biāo)申請(qǐng)僅使用國(guó)際分類(lèi)標(biāo)題，審查員會(huì)拒絕注冊(cè)。此外，由于寬泛的商品和服務(wù)描述可能導(dǎo)致與已注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生混淆，因此注冊(cè)可能會(huì)被拒絕。在審查過(guò)程中，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)系統(tǒng)會(huì)考慮這些因素來(lái)決定是否拒絕注冊(cè)。如果第三人發(fā)現(xiàn)與其商標(biāo)類(lèi)似的商標(biāo)正在注冊(cè)，他們也可以提出異議以阻止該商標(biāo)注冊(cè)。

（二）未能充分利用補(bǔ)充注冊(cè)簿注冊(cè)

美國(guó)商標(biāo)局的補(bǔ)充注冊(cè)簿是一個(gè)重要的備選注冊(cè)簿，可以用于注冊(cè)已在美國(guó)商業(yè)中使用的商標(biāo)。這些商標(biāo)在其所涉及的商品或服務(wù)中并沒(méi)有固有的獨(dú)特性，但通過(guò)使用能夠變得獨(dú)特并被用作商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)記。盡管在補(bǔ)充注冊(cè)簿上申請(qǐng)注冊(cè)默示著承認(rèn)該術(shù)語(yǔ)本身并不具有顯著性，但是在補(bǔ)充注冊(cè)簿上注冊(cè)可以作為美國(guó)商標(biāo)局主注冊(cè)簿的補(bǔ)充證據(jù)，證明商標(biāo)已經(jīng)被商業(yè)上使用，并具有一定的保護(hù)作用。

補(bǔ)充注冊(cè)簿的注冊(cè)可以成為阻礙相同或混淆性相似商標(biāo)的后續(xù)注冊(cè)的障礙。這具有重要的防御目的，因?yàn)槠渌诉M(jìn)行商標(biāo)檢索時(shí)可以發(fā)現(xiàn)該已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)。補(bǔ)充注冊(cè)簿的所有者可以使用注冊(cè)符號(hào)“?”與商標(biāo)相關(guān)聯(lián)。此外，補(bǔ)充注冊(cè)簿的所有者還可以在美國(guó)聯(lián)邦法院起訴侵權(quán)行為并有可能獲得三倍的損害賠償。

在補(bǔ)充注冊(cè)簿上注冊(cè)商標(biāo)并不排除在符合條件時(shí)在主注冊(cè)簿上注冊(cè)該商標(biāo)的權(quán)利。如果商標(biāo)已在美國(guó)商業(yè)中使用并已被推廣到相關(guān)公眾已將帶有該商標(biāo)的商品或服務(wù)與單一來(lái)源聯(lián)系起來(lái)的程度，則可能獲得在主注冊(cè)簿上注冊(cè)的資格。申請(qǐng)人可以提交宣誓書(shū)或聲明作為商標(biāo)獲得顯著性的初步證據(jù)，以證明該商標(biāo)實(shí)質(zhì)上已連續(xù)和排他性使用五年。然而，仍可能需要提交獲得顯著性的實(shí)際證據(jù)，如銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、廣告支出、廣告和促銷(xiāo)材料，以及消費(fèi)者認(rèn)可商標(biāo)的證據(jù)，包括消費(fèi)者宣誓書(shū)和調(diào)查報(bào)告。這些實(shí)際證據(jù)可以作為商標(biāo)獲得顯著性的證明，以獲得在主注冊(cè)簿上注冊(cè)的資格。

（三）未充分進(jìn)行檢索和評(píng)估

為了確定新商標(biāo)在美國(guó)能夠無(wú)風(fēng)險(xiǎn)使用，需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z索以了解在美國(guó)使用商標(biāo)是否會(huì)受到任何限制，這包括檢索美國(guó)商標(biāo)局的主簿和補(bǔ)充注冊(cè)簿。此類(lèi)檢索對(duì)于全球范圍內(nèi)使用商標(biāo)也非常有幫助。但是，這種初步檢索并不能充分確保商標(biāo)可以在美國(guó)安全使用。初步檢索結(jié)果可能無(wú)法識(shí)別不同但相似的商標(biāo)，也無(wú)法確定未注冊(cè)商標(biāo)的先前普通法權(quán)利。僅檢索美國(guó)商標(biāo)局的有效注冊(cè)也很危險(xiǎn)，因?yàn)槲幢环艞壍纳虡?biāo)可能仍具有相關(guān)持續(xù)的普通法權(quán)利。如果外國(guó)申請(qǐng)人希望在全球范圍內(nèi)使用相同的商標(biāo)，就必須進(jìn)行全面的商標(biāo)檢索，以避免因美國(guó)先前的普通法或注冊(cè)商標(biāo)權(quán)而被迫在美國(guó)采用不同的商標(biāo)。

同樣重要的是，美國(guó)商標(biāo)從業(yè)者不僅需要進(jìn)行檢索，還需要審查檢索結(jié)果，而不是讓非美國(guó)的內(nèi)部或外部律師對(duì)檢索結(jié)果進(jìn)行分析。這樣做不僅可以避免忽視在先普通法商標(biāo)和/或誤判混淆分析可能性的風(fēng)險(xiǎn)，而且還可以提供詳細(xì)的外部律師意見(jiàn)，有助于針對(duì)可能的故意商標(biāo)侵權(quán)索賠進(jìn)行辯護(hù)。故意侵權(quán)索賠是基于侵權(quán)人盡管知道可能存在商標(biāo)沖突，仍然采用該商標(biāo)。如果外部律師的意見(jiàn)書(shū)足夠詳細(xì)地說(shuō)明了為什么相關(guān)商標(biāo)不應(yīng)成為注冊(cè)和使用的障礙，侵權(quán)人可以放棄保護(hù)此類(lèi)意見(jiàn)的律師-委托人特權(quán)，并依賴律師的評(píng)估，認(rèn)為它不會(huì)侵犯第三方的在先商標(biāo)，以減輕損害賠償。雖然依賴律師的建議和檢索競(jìng)爭(zhēng)商標(biāo)可能是支持主觀善意的一個(gè)因素，但來(lái)自內(nèi)部律師的簡(jiǎn)短電子郵件顯然并不足以為故意侵權(quán)行為進(jìn)行辯護(hù)。

僅僅因?yàn)闄z索報(bào)告中沒(méi)有顯示相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)或申請(qǐng)，就認(rèn)為相似的域名無(wú)關(guān)緊要是危險(xiǎn)的。需要進(jìn)一步調(diào)查域名注冊(cè)人是否也擁有在先普通法商標(biāo)權(quán)，尤其是當(dāng)該域名用作商標(biāo)時(shí)。這種普通法權(quán)利可以作為侵權(quán)索賠的基礎(chǔ)，就像該商標(biāo)的注冊(cè)一樣。因此，對(duì)于商標(biāo)從業(yè)者而言，除了進(jìn)行檢索以外，還需要進(jìn)行更深入的調(diào)查，以確保沒(méi)有侵犯先前的普通法商標(biāo)權(quán)。

（四）未能在申請(qǐng)文件上正確簽字

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)必須由可以對(duì)申請(qǐng)人具有法律約束力的人簽署，或者對(duì)所陳述的事實(shí)有第一手了解并有權(quán)代表申請(qǐng)人簽字的人簽署，或者可以由授權(quán)的美國(guó)律師簽署。雖然外國(guó)申請(qǐng)人可能只是出于方便讓其美國(guó)商標(biāo)律師在申請(qǐng)書(shū)上簽字，但有時(shí)會(huì)適得其反。外部商標(biāo)律師通常不了解聲明的相關(guān)事實(shí)，因此必須依賴從外國(guó)申請(qǐng)人那里獲得的信息。更重要的是，通過(guò)簽署該聲明，外部律師可能成為所做聲明的事實(shí)證人，因此如果申請(qǐng)或任何由此產(chǎn)生的注冊(cè)的有效性受到質(zhì)疑，外部律師有可能被取消代表申請(qǐng)人作為商標(biāo)代理人的資格，這將導(dǎo)致額外的時(shí)間和成本來(lái)尋找新的外部律師。因此，建議讓外國(guó)申請(qǐng)人直接簽署相關(guān)的文件和聲明是一種更好的做法。

（五）未能充分監(jiān)管商標(biāo)的使用

成功保護(hù)商標(biāo)的關(guān)鍵在于及時(shí)使用商標(biāo)標(biāo)記。如果所有者在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)后等待過(guò)長(zhǎng)的時(shí)間才采取行動(dòng)，甚至完全不行使權(quán)利，就可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)的完全喪失或受到極大限制。如果所有者不反對(duì)他人的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，然后等待5年以上才請(qǐng)求取消注冊(cè)，這也可能導(dǎo)致失去在頭5年內(nèi)取消注冊(cè)所需的勝訴理由。這被稱為“懈怠原則”，它會(huì)阻礙有效的商標(biāo)執(zhí)法。

如果不采取必要的措施阻止相同或混淆性相似商標(biāo)的使用和/或注冊(cè)，這可能會(huì)以其他兩種形式損害商標(biāo)。首先，它可能會(huì)削弱商標(biāo)的顯著性，當(dāng)在任何領(lǐng)域中有太多高度相似的標(biāo)記時(shí)就會(huì)發(fā)生這種情況。其次，如果公眾也這樣做，其他人對(duì)商標(biāo)的一般使用最終會(huì)破壞該商標(biāo)作為商標(biāo)發(fā)揮作用的能力。這個(gè)過(guò)程被稱為“通用化”，會(huì)導(dǎo)致所有商標(biāo)權(quán)的喪失，就像曾經(jīng)的專有商標(biāo) THERMOS、ASPIRIN和 CELLOPHANE，被作為這些新商品的通用名稱使用一樣。

商標(biāo)所有者應(yīng)該盡早了解潛在的商標(biāo)侵權(quán)和沖突使用情況，因?yàn)橹鲃?dòng)行使權(quán)利非常重要。他們應(yīng)該鼓勵(lì)員工向管理層報(bào)告任何可能的侵權(quán)行為，因?yàn)閱T工最接近市場(chǎng)，最熟悉公司的產(chǎn)品，他們的投入是最有價(jià)值和最便宜的。此外，商標(biāo)所有者還應(yīng)該擁有正規(guī)的監(jiān)視服務(wù)，以便及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告所有新申請(qǐng)的商標(biāo)注冊(cè)，以及監(jiān)測(cè)和報(bào)告相同或相似商標(biāo)的注冊(cè)域名和普通法使用。通過(guò)簡(jiǎn)單的谷歌搜索可以揭示一些相關(guān)第三方在普通法意義上使用相同商標(biāo)，而通過(guò)專業(yè)的檢索公司可以進(jìn)行更詳細(xì)的普通法檢索。外國(guó)商標(biāo)所有者應(yīng)準(zhǔn)備好在得知潛在侵權(quán)行為后的合理時(shí)間內(nèi)采取行動(dòng)，以免日后無(wú)法主張權(quán)利。

PART03

總結(jié)

外國(guó)商標(biāo)所有人在保護(hù)商標(biāo)及其在美國(guó)的注冊(cè)方面面臨許多挑戰(zhàn)。如今，使用馬德里議定書(shū)可以將國(guó)際注冊(cè)擴(kuò)展到美國(guó)及其領(lǐng)土，外國(guó)商標(biāo)所有人比以往任何時(shí)候都更容易遇到陷阱。外國(guó)商標(biāo)所有人應(yīng)該注意到，美國(guó)商標(biāo)法的基于使用的注冊(cè)體系有著其特殊要求，而忽視這些要求可能導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)的喪失和注冊(cè)失敗。因此，就馬德里議定書(shū)下的美國(guó)領(lǐng)土延伸保護(hù)事宜咨詢美國(guó)商標(biāo)律師，最好是在提交馬德里議定書(shū)申請(qǐng)之前或最遲在收到美國(guó)商標(biāo)局的臨時(shí)拒絕注冊(cè)或接受通知時(shí)，這將有助于外國(guó)商標(biāo)所有人盡量避免上述風(fēng)險(xiǎn)。在與美國(guó)商標(biāo)律師合作時(shí)，外國(guó)商標(biāo)所有人應(yīng)該要求一份詳細(xì)的報(bào)告函，其中列出所有美國(guó)注冊(cè)所需要求，并在內(nèi)部建立起備案系統(tǒng)。外國(guó)商標(biāo)所有人應(yīng)當(dāng)更充分地了解美國(guó)商標(biāo)法的要求，通過(guò)避免美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)實(shí)踐中幾個(gè)最常見(jiàn)陷阱，并在美國(guó)成功保護(hù)他們的商標(biāo)權(quán)利。

參考文獻(xiàn)：

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（原標(biāo)題：美國(guó)商標(biāo)法簡(jiǎn)介及注冊(cè)商標(biāo)時(shí)的隱患防范）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮璞 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國(guó)商標(biāo)法簡(jiǎn)介及注冊(cè)商標(biāo)時(shí)的隱患防范｜企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與布局（四十九）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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