濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟引發(fā)反訴 無錫中院一審、最高法二審：反訴成立

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“一起因?qū)＠謾?quán)訴訟而引發(fā)的反訴惡意訴訟賠償案?！?br/>

導(dǎo)讀

知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟能夠有效維護(hù)權(quán)利人自身合法權(quán)益，確保市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，但實(shí)踐中，一些缺乏誠(chéng)實(shí)守信意識(shí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體，為了一己私欲，不惜采取惡意訴訟這種不正當(dāng)手段去打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。他們提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的目的不是正當(dāng)維權(quán)，而是為了使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陷入長(zhǎng)期的訴訟糾紛中，消耗其人力、物力和財(cái)力，干擾其市場(chǎng)布局和產(chǎn)品銷售。近日，江蘇省無錫市中級(jí)人民法院一審、最高人民法院二審審結(jié)了一起因?qū)＠謾?quán)訴訟而引發(fā)的反訴惡意訴訟賠償案，法院在駁回原告訴訟請(qǐng)求的同時(shí)，判令原告刊登聲明消除影響、賠償被告為本案支出的合理開支40萬元。該案是在同一訴訟程序中判令濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)原告反賠被告合理開支的典型案件，該案判決有助于維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，向社會(huì)傳遞了誠(chéng)信訴訟的價(jià)值導(dǎo)向，能夠更好地引導(dǎo)當(dāng)事人在訴訟中遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，合理行使訴訟權(quán)利。

頭部企業(yè)與后起之秀 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多次涉訴

金某公司主要從事專用設(shè)備制造和化工產(chǎn)品生產(chǎn)，是行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)，而靈某公司則是行業(yè)內(nèi)的后起之秀，兩家公司在生意場(chǎng)和法庭上都不止一次有過交鋒。早在2019年和2020年，金某公司就以靈某公司侵犯其專利權(quán)為由訴至法院，索賠800萬元，但是第一次訴訟因?qū)＠麩o效而被法院駁回起訴；第二次訴訟則因?yàn)殪`某公司設(shè)備不侵權(quán)而被法院駁回訴訟請(qǐng)求。此后，因靈某公司價(jià)值億元的設(shè)備出現(xiàn)在金某公司客戶車間內(nèi)，金某公司以其在2019年8月28日申請(qǐng)，并在2020年獲得授權(quán)的名為“一種混合裝置”的實(shí)用新型專利為由，于2023年1月16日提起了針對(duì)靈某公司的第三次專利侵權(quán)訴訟。金某公司認(rèn)為靈某公司在未經(jīng)其授權(quán)、許可的情況下，生產(chǎn)、銷售侵犯其涉案專利權(quán)的成品罐，請(qǐng)求判令靈某公司停止侵權(quán)、沒收并銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及半成品、賠償經(jīng)濟(jì)損失2300萬元及律師費(fèi)8萬元。

靈某公司由于該案陷入了極其被動(dòng)的局面，因?yàn)楸本┳C券交易所（以下簡(jiǎn)稱北交所）于2022年12月29日正式受理了靈某公司的上市申請(qǐng)，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛是北交所關(guān)注的重點(diǎn)，稍有不慎，不僅是商譽(yù)損失，靈某公司的前期投入還有可能付諸東流，甚至?xí)悔s出這個(gè)行業(yè)。是委曲求全還是奮起反擊？靈某公司身陷困境。

上市關(guān)鍵期再成被告 奮起反擊毫不退讓

靈某公司經(jīng)過技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)其設(shè)備明顯不侵權(quán)，而且還發(fā)現(xiàn)，金某公司早在2022年11月就對(duì)涉案專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)過評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論為該專利全部權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，不符合授予專利權(quán)條件，但金某公司的起訴證據(jù)中并不包括該評(píng)價(jià)報(bào)告。此外，金某公司的索賠金額2300萬元恰好符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露規(guī)則》）有關(guān)重大訴訟標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。種種跡象表明金某公司企圖利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟對(duì)靈某公司上市過程施加不利影響，具有明顯的主觀惡意，屬于濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)。于是靈某公司在提出不侵權(quán)抗辯的同時(shí)提起反訴，請(qǐng)求法院判令金某公司賠償律師費(fèi)40萬元、經(jīng)濟(jì)損失200萬元并賠禮道歉、消除影響。

面對(duì)反訴，金某公司辯稱，專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告并不影響涉案專利的法律效力，其維權(quán)具有正當(dāng)性。被控侵權(quán)成品罐為整道工序不可或缺的設(shè)備，所以計(jì)算靈某公司侵權(quán)獲利應(yīng)以其生產(chǎn)線總價(jià)1.02億元乘靈某公司上市公告的毛利率27.53%，2300萬元賠償額具有法律和事實(shí)依據(jù)，本案訴訟并非針對(duì)靈某公司上市展開，不構(gòu)成惡意訴訟。

正當(dāng)維權(quán)還是惡意訴訟 孰是孰非法庭公斷

無錫中院經(jīng)審理認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品缺少涉案專利權(quán)利要求1記載的“低速框槳的外壁設(shè)置有刮邊、外底部設(shè)置有刮底”“料缸的底部安裝有腳輪”等技術(shù)特征，未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，不構(gòu)成專利侵權(quán)。而且即便落入專利權(quán)保護(hù)范圍，靈某公司在涉案專利申請(qǐng)日前已經(jīng)為制造與被控侵權(quán)產(chǎn)品相同的設(shè)備做好了制造的必要準(zhǔn)備，其在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，不應(yīng)視為侵犯涉案專利權(quán)，因此駁回了金某公司的訴訟請(qǐng)求。

對(duì)于金某公司是否濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題，則應(yīng)考慮如下因素：一是金某公司提起訴訟時(shí)是否知曉其訴請(qǐng)缺乏法律依據(jù)或事實(shí)根據(jù)；二是金某公司是否以損害他人合法權(quán)益或?yàn)樽约褐\取不正當(dāng)利益為目的；三是金某公司提起本案訴訟是否給靈某公司造成了損害。

無錫中院認(rèn)為：第一，涉案專利處于有效狀態(tài)，但其評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論為全部權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性，不符合授予專利權(quán)的條件，據(jù)此可以認(rèn)定涉案專利權(quán)利基礎(chǔ)并不穩(wěn)定。就被控侵權(quán)行為而言，金某公司在被控侵權(quán)產(chǎn)品所在地派駐有員工，可觀察到被控侵權(quán)產(chǎn)品明顯缺少涉案專利權(quán)利要求1中所要求的“料缸底部安裝有腳輪”這一技術(shù)特征，其應(yīng)當(dāng)知曉被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍具有較高可能性。因此金某公司提起本案訴訟時(shí)就應(yīng)當(dāng)知曉其訴請(qǐng)缺乏法律和事實(shí)依據(jù)。

第二，就訴訟行為而言，金某公司明知涉案專利穩(wěn)定性較差，且被控侵權(quán)產(chǎn)品明顯缺少特定技術(shù)特征，仍提起本案訴訟，并在起訴時(shí)向法院隱瞞了專利評(píng)價(jià)報(bào)告，其行為明顯有失誠(chéng)信。就訴訟時(shí)間而言，金某公司在2022年就知曉被控侵權(quán)產(chǎn)品存在，但其直至2023年1月16日才提起本案訴訟，該時(shí)間節(jié)點(diǎn)正處于靈某公司上市審查關(guān)鍵期內(nèi)，金某公司主觀上不可能不知曉該事實(shí)。就索賠金額而言，金某公司此前兩次專利侵權(quán)訴訟所涉被控侵權(quán)產(chǎn)品為包含涉案成品罐在內(nèi)的生產(chǎn)線系統(tǒng)，兩案索賠金額均只有800萬元，但本案針對(duì)生產(chǎn)線的組成部分之一的成品罐，索賠金額卻躍升至2300萬元，該索賠額正好滿足《信息披露規(guī)則》第四十六條所要求的“占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上”的標(biāo)準(zhǔn)，使得靈某公司不得不進(jìn)行披露并中止上市審核。因此可以認(rèn)定金某公司提起本案的目的是利用前述披露規(guī)定，通過專利侵權(quán)訴訟阻礙靈某公司在北交所上市，以此打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其行為有違誠(chéng)信原則，且具有顯而易見的惡意，構(gòu)成惡意訴訟。

第三，金某公司在權(quán)利基礎(chǔ)并不穩(wěn)定的情形下提起本案訴訟，使得靈某公司不得不應(yīng)訴，必然增加靈某公司的訴訟負(fù)累。且本案專利侵權(quán)訴訟必然會(huì)因其2300萬元的索賠額而成為靈某公司在申請(qǐng)上市過程中應(yīng)當(dāng)披露的信息，本案訴訟的存在不僅會(huì)使得靈某公司潛在客戶基于趨利避害的市場(chǎng)特性，采取停止交易或選擇替代產(chǎn)品等應(yīng)對(duì)措施，使得靈某公司喪失交易機(jī)會(huì)，亦有可能會(huì)阻礙靈某公司在北交所上市的進(jìn)程，甚至致使靈某公司前期付出的上市成本化為泡影。因此金某公司的濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟行為損害了靈某公司的合法權(quán)益。

綜上，無錫中院一審認(rèn)定，金某公司的涉案訴訟行為構(gòu)成濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，并給靈某公司造成了經(jīng)濟(jì)損失，判決駁回金某公司全部本訴請(qǐng)求，同時(shí)判令金某公司刊登聲明消除影響，并賠償靈某公司合理開支40萬元。

一審判決作出后，金某公司不服向二審法院提起了上訴。最高人民法院經(jīng)審理維持了原判。

準(zhǔn)確認(rèn)定惡意訴訟中何為“惡意”

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟中，“惡意”的過錯(cuò)形式應(yīng)當(dāng)限制為“明知而為之”的直接故意。本案中，法院通過審查金某公司的實(shí)用新型專利權(quán)權(quán)利基礎(chǔ)、對(duì)其權(quán)利穩(wěn)定性的判斷能力、提起訴訟的實(shí)質(zhì)目的等多個(gè)因素，認(rèn)定金某公司具有惡意。

涉案專利雖為處于有效狀態(tài)的實(shí)用新型專利，但由于實(shí)用新型專利申請(qǐng)不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，其權(quán)利穩(wěn)定性存在一定風(fēng)險(xiǎn)，所以《中華人民共和國(guó)專利法》第六十六條第二款才會(huì)將專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。金某公司提起本案訴訟前，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已應(yīng)其申請(qǐng)就涉案專利出具評(píng)價(jià)報(bào)告，初步結(jié)論為全部權(quán)利要求不具創(chuàng)造性，不符合授予專利權(quán)條件。法院據(jù)此認(rèn)定金某公司涉案專利權(quán)利基礎(chǔ)并不穩(wěn)定，涉案專利被宣告無效具有較高可能性。

金某公司在本案起訴之前就已經(jīng)知曉專利評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論，且在訴訟之初向法院隱瞞該份評(píng)價(jià)報(bào)告，可見金某公司明知涉案專利權(quán)利并不穩(wěn)定，仍執(zhí)意提起本案訴訟，難言屬于正常行使自身的訴訟權(quán)利。同時(shí)，訴訟經(jīng)歷亦可以作為判斷能力的考量因素。在本案之前，金某公司已經(jīng)先后在蘇州市中級(jí)人民法院對(duì)靈某公司提起過兩次實(shí)用新型專利訴訟但均敗訴，而前兩案被控侵權(quán)生產(chǎn)線均包含本案被控侵權(quán)成品罐。在此前提下，金某公司完全有能力判斷作為涉案專利生產(chǎn)線組成部分之一的成品罐亦有極大可能不符合專利權(quán)授予條件，卻仍然就被控侵權(quán)成品罐提起本案訴訟。另外，金某公司在起訴之前就有大量的時(shí)間接觸并觀察到被控侵權(quán)產(chǎn)品，而被控侵權(quán)產(chǎn)品明顯缺少涉案專利權(quán)利要求1中所要求的“料缸底部安裝有腳輪”這一技術(shù)特征，故金某公司應(yīng)當(dāng)知曉被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利保護(hù)范圍具有較高可能性。

法院認(rèn)定原告金某公司的訴訟目的具有不正當(dāng)性主要依據(jù)金某公司的訴訟時(shí)機(jī)、索賠金額等因素。金某公司雖然早就知曉靈某公司的被控侵權(quán)行為，但直至靈某公司處于上市審查關(guān)鍵期的時(shí)候才提起本案訴訟。且就索賠金額而言，不僅數(shù)額明顯不符合常理，也未在起訴時(shí)提供索賠金額的計(jì)算方式，更為巧合的是，索賠金額恰好符合《信息披露規(guī)則》有關(guān)訴訟信息披露的規(guī)定，使得靈某公司不得不中止上市審核。依照證據(jù)高度蓋然性規(guī)則，法院認(rèn)定金某公司提起本案訴訟的目的是為了阻礙靈某公司北交所上市，借以打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具有顯而易見的惡意。

惡意取得并行使權(quán)利的行為屬于權(quán)利濫用

江南大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師 葉敏

任何違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益或牟取不正當(dāng)利益為目的，惡意取得并行使權(quán)利的行為均屬于權(quán)利濫用。這種訴訟行為不僅侵害了相對(duì)人的合法權(quán)益，擾亂了正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，還占用了有限的司法資源，損害了司法公正和司法權(quán)威，甚至對(duì)我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度造成了巨大沖擊，但實(shí)踐中惡意訴訟的認(rèn)定較為困難。知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟本質(zhì)上是一種侵權(quán)責(zé)任糾紛，法院在判斷原告是否存在惡意訴訟行為時(shí)，一般依據(jù)高度蓋然性證明標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)過錯(cuò)責(zé)任原則對(duì)原告的侵權(quán)行為、損害結(jié)果、因果關(guān)系和主觀過錯(cuò)等要件進(jìn)行審查，并著重審查主觀過錯(cuò)要件。但如何判斷原告是否具有惡意又缺乏具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)過寬可能打擊權(quán)利人維權(quán)信心，標(biāo)準(zhǔn)過嚴(yán)則有可能使得惡意訴訟者逃避法律制裁。法院通過本案審理，確定了將權(quán)利基礎(chǔ)、判斷能力、訴訟目的等因素作為評(píng)判是否存在“惡意”的標(biāo)準(zhǔn)。

通常而言，行為人基于其合法享有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)提起訴訟是法律賦予的權(quán)利，亦是行為人保障自身合法權(quán)益的重要手段，難以被認(rèn)定為惡意訴訟。但權(quán)利基礎(chǔ)的穩(wěn)定性一旦受到?jīng)_擊，如專利或商標(biāo)被宣告無效、權(quán)利本身是通過不正當(dāng)手段取得等，行為人再據(jù)此提起訴訟將面臨是否構(gòu)成惡意的審查。

權(quán)利人對(duì)相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)知相對(duì)于普通技術(shù)人員要更加深刻全面，對(duì)自身權(quán)利基礎(chǔ)的穩(wěn)定性和被控侵權(quán)產(chǎn)品或行為是否真實(shí)構(gòu)成侵權(quán)也更加了解。所以，越是具有同業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，越應(yīng)該在判斷上負(fù)有較高的注意義務(wù)。

原告提起惡意訴訟的目的并不在于制止被告侵權(quán)行為，而在于通過惡意訴訟行為使得對(duì)方受到財(cái)產(chǎn)或信譽(yù)上的損害，或提高自身知名度以獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和相關(guān)市場(chǎng)利益等。實(shí)踐中，訴訟目的是否正當(dāng)依賴于案件事實(shí)的查明，并適用高度蓋然性的證明標(biāo)準(zhǔn)。

本案判決是對(duì)此類涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的虛假、惡意訴訟行為的否定性評(píng)價(jià)，能夠有效規(guī)制知識(shí)產(chǎn)權(quán)濫用行為，促進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，向社會(huì)傳遞誠(chéng)信訴訟的價(jià)值導(dǎo)向，能夠更好地引導(dǎo)當(dāng)事人在訴訟中遵守誠(chéng)信原則，合理行使訴訟權(quán)利。

（原標(biāo)題：濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟引發(fā)反訴 無錫中院一審、最高法二審：反訴成立）

來源：人民法院報(bào)

作者：李駿 葉龍榮

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟引發(fā)反訴 無錫中院一審、最高法二審：反訴成立（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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