上海知產(chǎn)法院召開新聞發(fā)布會通報技術創(chuàng)新成果權屬案件審判情況暨典型案例

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在第23個世界知識產(chǎn)權日來臨之際，圍繞“加強知識產(chǎn)權法治保障，有力支持全面創(chuàng)新”的宣傳主題，上海知識產(chǎn)權法院以“尊重知識、崇尚創(chuàng)新、誠信守法、公平競爭”為核心，將開展司法保護座談會、新聞發(fā)布會、案件集中宣判、“女法官、女調解員與知識產(chǎn)權”宣傳等精彩紛呈的“知識產(chǎn)權宣傳月”系列活動。

2023年4月19日，在第23個世界知識產(chǎn)權日即將到來之際，上海知識產(chǎn)權法院（以下簡稱上海知產(chǎn)法院）召開新聞發(fā)布會，發(fā)布2015年至2022年技術創(chuàng)新成果權屬案件審判情況白皮書和典型案例。

此次發(fā)布會是奮力推進上海法院工作現(xiàn)代化系列發(fā)布會的第4場。

央視新聞、文匯報、21世紀經(jīng)濟報道、上海電視臺、SiTV法治天地頻道、浦東時報、浦東電視臺、上海法治聲音等10余家媒體參加。

據(jù)通報，2015年至2022年，上海知產(chǎn)法院共受理技術創(chuàng)新成果權屬糾紛一審民事案件489件，占同期知識產(chǎn)權一審民事案件收案總量的3.75%，結案434件，案件數(shù)量整體呈穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

白皮書顯示，技術創(chuàng)新成果權屬案件主要呈現(xiàn)以下特點：

?一是從當事人情況看，創(chuàng)新主體以公司為主。在受理的案件中，一方或雙方當事人為公司的案件達到99.18%，僅4件案件的雙方當事人均為個人。

?二是從糾紛類型看，以專利案件為主。其中，專利權權屬糾紛案件309件、專利申請權權屬糾紛案件145件、計算機軟件著作權權屬糾紛案件35件。

?三是從案件起因看，以職務與非職務成果爭議為主。其中，128件案件發(fā)生糾紛的原因在于員工擅自將本屬于單位的技術創(chuàng)新成果據(jù)為己有，單位請求法院確認相關技術方案構成職務發(fā)明。此外，還有因合作研發(fā)過程中的違約行為引起的糾紛，或者因技術方案被竊取、抄襲而引起的糾紛。

?四是從案件結果看，原告勝訴率較高。在判決和調解結案的案件中，技術創(chuàng)新成果歸原告所有的案件占比達到67.62%。

上海知產(chǎn)法院在技術創(chuàng)新成果權屬案件的審理過程中，總結并提煉了四項裁判規(guī)則，分別是：

?“有約定，優(yōu)先按照約定”

?“誰投資，誰享有權利”

?“誰創(chuàng)造，誰享有權利”

?“誰破壞創(chuàng)新，誰必然承擔責任”。

對于實踐中發(fā)現(xiàn)的創(chuàng)新主體的權利意識有待進一步加強、合作創(chuàng)新的契約意識有待進一步樹立、保護創(chuàng)新的證據(jù)意識有待進一步強化、尊重創(chuàng)新的誠信意識有待進一步提升等問題，上海知產(chǎn)法院建議要：

?完善制度規(guī)定，織密保護創(chuàng)新的“防護網(wǎng)”；

?健全流程管理，筑牢保護創(chuàng)新的“防火墻”；

?強化協(xié)同保護，彈好保護創(chuàng)新的“協(xié)奏曲”；

?嚴懲不誠信行為，敲響保護創(chuàng)新的“警示鐘”。

發(fā)布會通報了12件典型案例，體現(xiàn)了上海知產(chǎn)法院在審理技術創(chuàng)新成果權屬案件中，充分保護創(chuàng)新主體的合法權益，尊重創(chuàng)新主體在創(chuàng)新過程中的智力和資金投入，準確界定職務發(fā)明創(chuàng)造與非職務發(fā)明創(chuàng)造，依法嚴厲打擊在創(chuàng)新活動和訴訟過程中的不誠信行為的決心。這些典型案例發(fā)揮了規(guī)則引領作用，為創(chuàng)新主體依法有效保護技術創(chuàng)新成果提供行為指引。

上海知產(chǎn)法院黎淑蘭副院長表示，保護知識產(chǎn)權是激勵創(chuàng)新的基本手段，是創(chuàng)新原動力的基本保障。上海知產(chǎn)法院將在新的起點上，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權司法審判職能作用，為充分激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)造活力、加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、實現(xiàn)高水平科技自立自強營造良好創(chuàng)新氛圍。

上海知產(chǎn)法院技術創(chuàng)新成果權屬典型案例

（2015-2022）

目錄

01執(zhí)行本單位任務完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造

02主要利用單位的物質技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造

03職務發(fā)明相關性標準區(qū)別于創(chuàng)造性標準

04職務發(fā)明與離職員工原單位本職工作相關性的認定

05職務發(fā)明認定中的本單位包括臨時工作單位

06創(chuàng)新成果權利歸屬有約定的按照約定確定

07技術合作開發(fā)中違約方不應享有專利權

08離職1年后使用原單位的技術資料完成的技術成果權利歸屬于原單位

09創(chuàng)業(yè)團隊完成創(chuàng)新成果的權利歸屬

10公章保管人無權擅自處分單位名下的知識產(chǎn)權

11計算機程序的著作權行使應受合同限制

12惡意放棄本屬于他人的專利權應當賠償相關損失

案例一

執(zhí)行本單位任務完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造

——原告P公司與被告段某、唐某專利申請權權屬糾紛案

基本案情

2005年，唐某大學畢業(yè)后進入P公司工作，先后擔任工藝工程師、設計經(jīng)理、設計團隊經(jīng)理、技術負責人。P公司與唐某簽訂了《保密協(xié)議書》，約定：“唐某在合同期間內(nèi)，從事P公司的工作和/或使用P公司的工作條件、資金所取得的任何版權或專利或專有技術均歸P公司所有，雙方另有約定的除外?！?/p>

段某系唐某之母。2013年11月，段某向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“廢氣生物處理系統(tǒng)”的發(fā)明專利即涉案專利。唐某于2014年10月從P公司離職。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，唐某大學畢業(yè)后即進入P公司，曾擔任技術負責人，根據(jù)在案證據(jù)，可以認定其在P公司的工作職責包括廢氣處理、生物洗滌塔的應用開發(fā)。涉案專利系一種廢氣生物處理系統(tǒng)，其技術特征也涉及生物洗滌塔，因此，可以認定涉案專利系唐某為執(zhí)行P公司工作任務而完成的發(fā)明創(chuàng)造，判決專利申請權應歸P公司所有。雙方當事人均未上訴。

典型意義

判斷是否屬于“執(zhí)行本單位的任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，應首先判斷“本職工作”的范圍，即涉案專利與發(fā)明人任職期間工作的關聯(lián)性。關聯(lián)性的判斷主要需要考慮單位與發(fā)明人之間勞動合同、保密協(xié)議書、離職證明等載明的內(nèi)容是否與研發(fā)工作有關，以及技術成果是否與發(fā)明人在單位的實際工作內(nèi)容相關。如涉案專利與發(fā)明人在單位的本職工作相關或部分相關，應當認定涉案專利是發(fā)明人在本職工作中完成的發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明的申請權以及被授權后的專利權應當屬于單位。

案例二

主要利用單位的物質技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造

——原告A公司與被告R公司專利權權屬糾紛案

基本案情

A公司成立于2006年1月4日。汪某于2008年起就職于A公司，職務為總經(jīng)理，2013年12月離職。張某于2008年起就職于A公司，職務為技術員，2013年8月離職。趙某于2011年起就職于A公司，職務為技術員，2014年3月離職。2011年7月，A公司向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“折彎機推拉式防護門”的實用新型專利，發(fā)明人之一為汪某。

R公司成立于2014年1月17日，法定代表人為汪某。2014年7月，R公司向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“折彎機后防護門”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利），發(fā)明人為汪某、張某、趙某。A公司主張涉案專利利用了其從案外人E公司處獲得的圖紙，并且是汪某等人從A公司離職后一年內(nèi)作出的與其在A公司的本職工作或者分配的工作任務有關的發(fā)明創(chuàng)造，專利權應歸屬于A公司。R公司則認為A公司并未取得其所述技術資料的所有權，涉案專利并未利用A公司的物質技術條件。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，汪某系A公司為權利人的在先專利“折彎機推拉式防護門”的發(fā)明人之一，張某、趙某在A公司工作時職務為技術員，故上述三人的本職工作均可能涉及相關技術的研發(fā)。根據(jù)A公司與案外人E公司簽訂的《框架協(xié)議》約定，A公司依照E公司提供的圖紙等文檔以及技術支持制造機械，并對E公司提供的所有信息保密。A公司在本案中提交的圖紙作為上述協(xié)議所涉的資料之一，應屬于其不對外公開的技術資料。將涉案專利技術方案與上述圖紙記載的技術方案進行比對，雙方當事人均一致確認二者的主要差別在于涉案專利采用的是金屬框架內(nèi)嵌有機玻璃的設計而上述圖紙顯示的是金屬防護門，由于門體上大面積采用有機玻璃以達到清楚觀察內(nèi)部機械情況這一目的的技術特征在A公司在先申請的名稱為“折彎機推拉式防護門”的專利中就已進行了披露，故可以認定涉案專利所體現(xiàn)的技術成果的實質性內(nèi)容是在A公司持有的上述圖紙記載的技術方案以及其所有的“折彎機推拉式防護門”專利的基礎上完成，即涉案專利主要利用了A公司的物質技術條件而完成，其專利權應歸屬于A公司。該案判決后，雙方當事人均未上訴。

典型意義

本案從涉案專利發(fā)明人的原任職情況、原告負有保密義務的圖紙系其享有的不對外公開的技術資料、涉案專利技術與原告主張的技術資料記載的技術方案的主要區(qū)別技術特征已被涉案專利發(fā)明人之一在原告處任職期間同樣作為發(fā)明人申請的專利披露等因素綜合考察，厘清了認定專利法關于“主要利用本單位的物質技術條件”的基本要素和路徑，為同類案件的審理提供了有益的參考。

案例三

職務發(fā)明相關性標準區(qū)別于創(chuàng)造性標準

——原告M公司與被告J公司、周某、錢某專利權權屬糾紛案

基本案情

周某、錢某系M公司前員工，分別系主任工程師和銷售經(jīng)理，于2013年12月、2012年12月離職。M公司在周某任職期間進行了熒光粉色輪技術研發(fā)，涉及的多扇區(qū)熒光粉色輪系在一個基板上涂布不同顏色的熒光粉色段，多段式熒光粉環(huán)系在單個襯底上將含有不同熒光粉的段組裝成環(huán)，周某在該技術研發(fā)中具有重要作用。J公司成立于2013年10月，法定代表人系周某父親。涉案發(fā)明專利“一種熒光粉色輪及其制作方法”申請日為2014年2月，專利權人為J公司，申請時列的發(fā)明人為周某、錢某和兩名案外人，涉及多扇片熒光粉色輪的制作，主要發(fā)明點在于將多片光學功能不同的扇形基板分別加工后再拼裝成一個完整圓形基板。庭審中，三被告確認涉案專利系構想型專利，錢某系發(fā)明主要構想人，周某提供數(shù)據(jù)支持，另外兩名案外人對涉案專利無技術貢獻。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，周某在M公司熒光粉色輪技術研發(fā)中具有重要作用，涉案專利申請日距周某離職尚未超過1年。在案證據(jù)雖未顯示M公司的熒光粉色輪技術涉及多片扇形基板的拼裝技術，但涉案專利技術與M公司的多扇區(qū)熒光粉色輪、多段式熒光粉環(huán)均屬熒光粉色輪技術領域，旨在解決的技術問題相同，均是實現(xiàn)單個熒光粉色輪的多重功能組合運用，所涉及的原材料如鋁基板、玻璃基板、熒光粉等也基本相同，僅是在制作工藝上存在差別，且該制作工藝的差別亦具有一定的傳承性，從在一個完整基板上進行光學功能分區(qū)到單一襯底外邊緣組裝不同光學功能的熒光粉環(huán)，再到不同光學功能的基板組裝成圓，故應認定涉案專利技術與周某在M公司的本職工作具有較強的相關性，判決確認涉案發(fā)明專利權歸M公司所有。二審維持原判。

典型意義

本案涉及員工離職1年內(nèi)所完成的技術成果的專利權歸屬認定。員工在原單位從事研發(fā)時積累了一定的知識和經(jīng)驗，離職后基于之前的知識積累進一步研發(fā)取得成果的現(xiàn)象較為普遍。專利法關于1年期間以及相關性標準的限制旨在實現(xiàn)離職員工再就業(yè)能力與公司利益保護之間的平衡。本案判決明確職務發(fā)明相關性認定需綜合考慮兩者是否屬于同一技術領域、解決技術問題是否相同、技術手段是否具有傳承性等因素，而非簡單判斷兩者技術方案相比是否具有專利授權意義上的創(chuàng)造性，無需囿于專利發(fā)明點的限制，對于類似案件審理具有一定的借鑒意義。

案例四

職務發(fā)明與離職員工原單位本職工作相關性的認定

——原告S公司與被告V公司、張某、黨某、朱某專利申請權權屬糾紛案

基本案情

張某、朱某、黨某、郭某在S公司任職期間，所在部門工作內(nèi)容涉及單克隆抗體新分子的發(fā)現(xiàn)與鑒定。郭某向張某發(fā)送的郵件“hIL-4R人源化單克隆抗體的開發(fā)方案”、郭某的實驗記錄本、黨某向郭某發(fā)送的郵件“IL-4R抗體功能篩選”等均涉及IL-4R抗體的研發(fā)。四人分別于2016年6月至12月間離職。名稱為“抗人白細胞介素-4受體α單克隆抗體、其制備方法和應用”的發(fā)明專利申請，申請日為2017年2月10日，申請人為V公司，發(fā)明人為張某、黨某、朱某。該專利權利要求包括以特定氨基酸序列限定的一種抗人hIL-4Rα單克隆抗體及抗體應用。專利實施例1-10系該抗體的制備過程。郭某入職S公司前所從事的項目涉及克隆腫瘤靶抗原EGFR的胞外域基因，其與案外人的郵件涉及EGFR抗體序列測序。2016年10月郭某與V公司簽訂技術成果轉讓協(xié)議，向V公司轉讓其合法持有的測序報告、抗體序列等相關技術成果的所有權，所附技術成果資料清單中的序列同前述EGFR抗體部分序列。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，涉案專利申請涉及抗人白細胞介素-4受體α單克隆抗體、其制備方法和應用，旨在解決的問題是研制高效特異的IL-4受體阻斷抗體阻斷IL-4信號通路為哮喘等過敏性病癥的治療帶來新的選擇，涉及具體的制備方法。專利實施例涉及制備方法的具體實施，專利權利要求涉及的具體序列即系在實施例7、8中測定所得。涉案專利申請技術與S公司的IL-4R項目均屬抗體領域，旨在解決的技術問題相同，所涉及的制備方法類似，甚至部分實驗數(shù)據(jù)也基本相同，應認定涉案專利技術與張某、黨某、朱某、郭某在S公司的本職工作具有較強的相關性。結合V公司提供的受讓自郭某的序列針對EGFR抗體的序列，并無證據(jù)顯示該抗體與涉案IL-4R單克隆抗體具有關聯(lián)，V公司也未提供涉案專利申請技術研發(fā)的任何實驗數(shù)據(jù)。因此，判決確認涉案發(fā)明專利申請權歸S公司所有。各方當事人均未上訴。

典型意義

在生物醫(yī)藥抗體研究領域，特定抗體序列系與特定蛋白相匹配，來源于具體制備方法，脫離制備方法與特定蛋白的單純抗體序列并不具有實際意義。認定案涉專利申請技術與離職員工在原單位承擔的本職工作是否具有相關性，應結合兩者是否屬于相同技術領域，旨在解決的技術問題是否相同，所涉及的制備方法是否類似，實驗數(shù)據(jù)的相似比例等因素進行綜合判斷，同時還應考慮非員工發(fā)明人對于發(fā)明創(chuàng)造研發(fā)的貢獻可能。本案判決對于離職員工可以在多大程度上從事相同技術領域的技術研發(fā)具有一定的指引意義。

案例五

職務發(fā)明認定中的本單位包括臨時工作單位

——原告Y公司訴被告章某專利申請權權屬糾紛案

基本案情

Y公司于2015年12月10日與章某簽訂《兼職協(xié)議》，約定聘用章某為硬件技術專家，期限自2015年12月10日至2016年6月9日；協(xié)議還約定章某兼職期間，因履行職務或者是主要利用Y公司的物質技術條件、業(yè)務信息等產(chǎn)生的職務成果的全部權利歸Y公司所有；章某離職后1年內(nèi)，產(chǎn)生的與其核心技術研發(fā)工作直接相關的成果知識產(chǎn)權歸屬于Y公司。

2016年8月至10月，章某與Y公司員工的若干微信工作群聊天記錄內(nèi)容顯示，章某與Y公司研發(fā)智能自行車項目的諸多員工討論研究共享單車項目內(nèi)容，尤其是其中的智能自行車鎖的開發(fā)，并對鎖的模具以及開模費用、場效應管漏電等問題進行討論。

Y公司按月向章某支付工資至2016年10月。

2016年10月17日，章某向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“一種智能馬蹄形鎖”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，本案的主要爭議焦點在于涉案專利技術方案是否是職務發(fā)明，而Y公司與章某在涉案專利技術方案研發(fā)期間是否存在勞務關系是基礎事實。綜合在案證據(jù)，《兼職協(xié)議》期限雖至2016年6月9日屆滿，但Y公司向章某支付工資至2016年10月，章某與Y公司員工的微信聊天記錄的內(nèi)容也顯示2016年8月至10月期間，章某仍在為Y公司研發(fā)智能自行車鎖，故可以認定Y公司與章某在書面《兼職協(xié)議》約定的期限屆滿之后于2016年6月至2016年10月期間仍存在勞務關系，進而可以認定涉案專利系章某執(zhí)行本單位的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造，屬于我國專利法所規(guī)定的職務發(fā)明，故判決涉案發(fā)明專利的申請權應當歸屬Y公司。雙方當事人均未上訴。

典型意義

職務發(fā)明制度在于保護為發(fā)明創(chuàng)造的做出投入實質性貢獻的單位獲得回報，以激勵單位投入。本案中，《兼職協(xié)議》是章某與Y公司間存在勞務關系的證明，但不是認定勞務關系的唯一證據(jù)。即使發(fā)明人與單位之間的書面勞務協(xié)議到期，只要仍然實際存在勞務關系，專利申請權及被授權后的專利權應當歸屬于單位。

案例六

創(chuàng)新成果權利歸屬有約定的按照約定確定

——原告陸某與被告H研究所等專利權權屬糾紛案

基本案情

2010年10月，陸某（乙方）與H研究所（甲方）簽訂《技術開發(fā)（合作）合同》，該合同載明：“因履行本合同所產(chǎn)生、并由合作各方分別獨立完成的階段性、最終技術成果及其相關知識產(chǎn)權權利歸屬的處理方式為：甲方享有申請專利的權利；專利權取得后，甲方享有使用權、轉讓權，乙方按《中華人民共和國專利法》相關規(guī)定享受利益。”同日，陸某（乙方）與H研究所（甲方）還簽訂了一份《技術顧問聘用合同》，其中約定：“乙方在甲方任職期間，因履行職務或者主要是利用甲方的物質技術條件、業(yè)務信息等產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造、作品、計算機軟件、技術秘密或其他商業(yè)秘密信息，有關的知識產(chǎn)權均屬于甲方所有......”2011年12月，陸某與H研究所又簽訂《技術顧問聘用協(xié)議書》，其中技術成果及歸屬條款與前述《技術顧問聘用合同》一致。2010年11月17日，H研究所向國家知識產(chǎn)權局申請了涉案實用新型專利，并于2011年6月15日獲得授權。陸某認為，上述合同因未經(jīng)備案而違法且并非其真實意思表示，故主張涉案專利權歸其所有。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，《技術開發(fā)（合作）合同》《技術顧問聘用合同》《技術顧問聘用協(xié)議書》經(jīng)雙方當事人簽字、蓋章，依法成立，對雙方當事人具有法律約束力。陸某認為上述合同未經(jīng)備案而違法，但由于法律并未規(guī)定上述合同須經(jīng)備案才生效，故上述合同是否備案并不影響其效力。根據(jù)《技術顧問聘用合同》的約定，陸某任職期間因履行職務或者主要利用H研究所的物質技術條件、業(yè)務信息等產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造、技術秘密等有關的知識產(chǎn)權均屬于H研究所，上述有關陸某在任職期間工作成果權利歸屬的約定，與《技術開發(fā)（合作）合同》中有關所涉技術成果由H研究所享有專利申請權的約定相一致，故按照合同約定涉案專利權應歸屬于H研究所，遂判決駁回了原告的訴訟請求。二審維持原判。

典型意義

本案涉及有合同約定時，創(chuàng)新成果權利歸屬的認定。創(chuàng)新成果權利的歸屬在事先無約定的情況下，極易引發(fā)合作者之間或者單位與員工之間的糾紛。因此，就創(chuàng)新成果權利歸屬在技術開發(fā)合同或者勞動合同中明確約定，能從源頭上防止權屬糾紛的發(fā)生，而一旦進入訴訟，法院會根據(jù)合同約定確定創(chuàng)新成果的權利歸屬。

案例七

技術合作開發(fā)中違約方不應享有專利權

——原告虞某與被告U公司、第三人劉某專利權權屬糾紛案

基本案情

2013年12月31日，虞某(乙方)與U公司(甲方)就“4D裝飾保溫組合板科技成果轉化及推廣應用”項目簽訂《合作協(xié)議書》，約定，在合作項目的第一階段甲乙雙方共同成立一項目部，甲方出資金、人力、物質條件和相關資源等，確保第一階段（中試）在一年左右時間內(nèi)完成，乙方出技術和科技成果；項目取得的成果和與項目產(chǎn)品和技術相關的所有知識產(chǎn)權為甲乙雙方共同所有，專利申請的發(fā)明人均為乙方；如因一方違約，導致合作項目無法進展或者進展不順利，非違約方可終止合作，違約方應賠償損失，項目全部知識產(chǎn)權歸非違約方所有。U公司基于該項目收到上海某區(qū)科學技術委員會撥付的專項發(fā)展資金355余萬元。2015年7月，U公司購買了總金額為33萬元的“DID裝配板成型機”。2016年10月12日，名稱為“小型裝配式保溫預制板在鉆孔鉆到鋼筋情況時的安裝連接方法”發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）獲得授權，該專利申請日為2014年1月17日，發(fā)明人為虞某和劉某，專利權人為U公司。2016年12月，虞某以U公司長期無法到位項目開發(fā)資金為由提出解除合作協(xié)議，并主張涉案專利權歸其所有。劉某出具書面聲明，確認涉案專利相關權利均歸虞某。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，當事人雙方對于項目未完成原因各執(zhí)一詞，虞某主張合同無法繼續(xù)履行是因U公司未履行出資和提供物質條件等義務，而U公司提交的證據(jù)不足以證明其已履行義務，在U公司未能舉證證明項目未按期完成系因虞某技術及相關材料原因所致的情況下，應當認定虞某有關U公司違約致使合作目的不能實現(xiàn)的主張成立。依據(jù)《合作協(xié)議書》違約條款的約定，虞某要求確認與合作項目相關之涉案專利權歸其所有的訴訟請求，具有事實依據(jù)；劉某作為發(fā)明人之一，確認涉案專利權歸虞某所有，系其對自己權利的處分，可予準許。因此，判決涉案發(fā)明專利權歸虞某所有。雙方當事人均未上訴。

典型意義

本案涉及技術合作開發(fā)協(xié)議履行過程中出現(xiàn)違約時項目成果的權利歸屬認定。在擁有技術一方主張合同相對方未按約提供資金和物質條件時，需結合在案證據(jù)綜合判斷雙方合同義務履行情況，特別是當被訴方主張已履行義務的情況下，應判斷其所提供的資金或者物質條件是否與涉案項目有關，項目已使用資金占項目預估自籌資金和已獲專項發(fā)展資金的占比等，從而進一步認定項目未按期順利推進最終導致合同目的不能實現(xiàn)的責任方。涉案協(xié)議違約條款約定因項目產(chǎn)生的知識產(chǎn)權全部歸非違約方所有，該約定既符合《中華人民共和國民法典》第八百四十四條“訂立技術合同，應當有利于知識產(chǎn)權的保護和科學技術的進步”的規(guī)定，也有利于維護技術合作開發(fā)中守約主體的權益。本案對于技術合作項目履行過程中守約方的技術成果保護具有一定的示范意義。

案例八

離職1年后使用原單位的技術資料完成的技術成果權利歸屬于原單位

——原告W公司與被告N公司、虞某、王某、秦某、梁某、陳某專利申請權權屬糾紛案

基本案情

王某、秦某均曾系W公司員工，其中，王某曾作為W公司前沿技術部門研發(fā)技術人員從事研發(fā)工作，能夠進入W公司實驗室，接觸到技術文檔；秦某與W公司簽訂的勞動合同約定的崗位為注冊部臨床總監(jiān)，曾任技術評審，并能閱讀到相關技術文檔。王某、秦某分別于2015年3月、2月離職，后分別任N公司監(jiān)事和法定代表人。涉案發(fā)明專利申請名稱為“電解拋光裝置”，申請日為2016年4月27日，申請人為N公司，發(fā)明人為虞某、梁某、王某、陳某、秦某。涉案實用新型專利的名稱、申請日、申請人、發(fā)明人及內(nèi)容均與涉案發(fā)明專利一致。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，首先，在專利申請日前，涉案專利技術方案在W公司已有技術文檔，或已明確記載或被隱含公開，或僅是在W公司技術方案的基礎上無需付出任何創(chuàng)造性勞動即可獲得，與W公司技術方案無本質區(qū)別。其次，王某、秦某在W公司工作期間接觸了W公司的相關技術方案。因此，判決涉案實用新型專利和發(fā)明專利申請權均歸W公司所有。二審維持原判。

典型意義

本案中，涉案專利系在王某、秦某從原告處離職1年之后才申請，通常情況下，離職1年以后完成的發(fā)明創(chuàng)造不應認定為職務發(fā)明，但上述認定的前提是系爭發(fā)明創(chuàng)造確系該員工離職1年后作出的，且與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務無關。本案特殊之處在于，系爭發(fā)明創(chuàng)造并非王某、秦某創(chuàng)造完成，而系在王某、秦某離職之前在原告處已經(jīng)存在的技術方案。因此，本案不涉及職務發(fā)明創(chuàng)造的認定，涉案專利權利歸屬的認定也不受王某、秦某已離職超過1年的影響。

案例九

創(chuàng)業(yè)團隊完成創(chuàng)新成果的權利歸屬

——原告C公司與被告T公司、張某等計算機軟件著作權權屬糾紛案

基本案情

2012年上半年，魯某、鄧某、張某共同參與創(chuàng)建、運營移動交友平臺項目。張某負責項目整體運作、市場推廣，魯某負責軟件設計，鄧某負責涉案軟件ios版服務器端的開發(fā)。劉某于2013年下半年加入涉案軟件的開發(fā)，主要負責根據(jù)魯某等的要求對涉案軟件進行修改，在C公司成立前，劉某離開了該團隊。C公司于2014年3月12日成立，法定代表人為魯某，鄧某為股東之一。2014年4月17日，C公司與張某簽訂《離職協(xié)議書》，約定，張某應把原任職期間的相關設計文件、項目代碼、產(chǎn)品文檔和合同文本等資源交還給C公司，張某不得保留任何文件及副本。同日，魯某與張某簽署《離職補償協(xié)議書》，約定在張某遵守以上《離職協(xié)議書》的前提下，魯某給予張某十萬元離職補償。后張某曾任法定代表人的T公司將涉案軟件申請登記計算機軟件著作權。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，劉某在涉案軟件開發(fā)中的主要職責在于根據(jù)魯某等人的意見對涉案軟件進行維護和修改，故劉某完成的工作不屬于為涉案軟件提供實質性創(chuàng)造貢獻，不應對涉案軟件享有著作權。雖然張某系團隊成員，但基于《離職協(xié)議書》的約定，張某不再對涉案軟件享有任何權利。現(xiàn)有證據(jù)表明，鄧某、魯某直接參與了涉案軟件的創(chuàng)作設計，故涉案軟件的原始著作權應歸二人所有，根據(jù)二人出具的《聲明》，C公司受讓取得涉案軟件的著作權。因此，判決涉案軟件的著作權歸C公司所有。二審維持原判。

典型意義

本案涉及創(chuàng)業(yè)團隊所完成創(chuàng)新成果權利歸屬的認定。在創(chuàng)業(yè)團隊沒有明確約定創(chuàng)新成果權利歸屬的情況下，相關創(chuàng)新成果的權利歸屬不宜簡單依據(jù)“誰創(chuàng)造，誰享有權利”的規(guī)則進行認定，而是應當根據(jù)團隊成員的分工、貢獻情況及相關約定進行綜合判斷。本案的裁判對于準確認定創(chuàng)業(yè)團隊所完成創(chuàng)新成果的權利歸屬具有較強的借鑒意義，對于創(chuàng)業(yè)團隊加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)過程中的創(chuàng)新成果保護亦具有較強的指引作用。

案例十

公章保管人無權擅自處分單位名下的知識產(chǎn)權

——原告G公司與被告E公司、李某計算機軟件著作權權屬糾紛案

基本案情

2015年11月30日，G公司將涉案軟件進行著作權登記，并獲得計算機軟件著作權登記證書。2016年8月8日，涉案軟件被登記在李某名下，權利取得方式為“受讓”。李某系E公司的法定代表人、董事長。2017年8月16日，涉案軟件被登記在E公司名下，權利取得方式為“受讓”。上述兩次轉讓受讓方均未支付任何對價。G公司認為涉案軟件著作權的兩次轉讓行為均屬無效，請求確認涉案軟件著作權歸G公司所有。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，首先，涉案計算機軟件最初的著作權登記證書顯示著作權人是G公司，在無相反證據(jù)的情況下，應該確認G公司是涉案軟件的著作權人，其就涉案軟件享有的合法權利受法律保護。其次，G公司并未授權李某處分包括涉案軟件著作權在內(nèi)的G公司的財產(chǎn)，但李某在其掌握G公司公章期間，未經(jīng)授權且未支付任何對價即將涉案軟件著作權轉讓至其名下的行為，屬于對G公司涉案軟件著作權的無權處分，該行為無效。再次，李某系E公司的法定代表人，E公司知道李某系無權處分獲得涉案軟件著作權，仍從李某處受讓涉案軟件著作權，兩者之間就涉案軟件著作權的轉讓行為屬于惡意串通，損害G公司利益的無效行為。因此，判決E公司應當直接將涉案軟件著作權返還G公司。二審維持原判。

典型意義

本案涉及公章保管人處分單位知識產(chǎn)權的行為效力認定問題。知識產(chǎn)權是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營提供市場競爭優(yōu)勢，企業(yè)就其知識產(chǎn)權享有的合法權利應受到法律保護。本案中，李某在保管公司公章期間，未經(jīng)授權，擅自轉讓公司的計算機軟件著作權至其個人名下，并再次轉讓至其擔任法定代表人的公司名下，嚴重損害G公司就其知識產(chǎn)權享有的合法權益。本案判決有效厘清了涉案兩次轉讓行為的法律效力，并判定涉案計算機軟件著作權歸屬G公司所有，充分保護了G公司作為計算機軟件著作權人的合法權益。

案例十一

計算機程序的著作權行使應受合同限制

——原告F公司訴被告H公司計算機軟件著作權權屬糾紛案

基本案情

2014年9月，H公司以《戰(zhàn)艦少女手機游戲軟件：簡稱：戰(zhàn)艦少女V1.0》的名稱在中國版權保護中心進行了著作權登記。

2015年2月，H公司（甲方）與第三人（乙方）簽訂《合作合同》，約定，甲方確認乙方擁有《戰(zhàn)艦少女》手機游戲的客戶端源代碼所有權。甲方不得以任何形式干涉乙方對此客戶端代碼的所有權。客戶端代碼為不屬于甲方職務作品，其所有權不歸甲方；甲乙雙方確認將維護此游戲的代碼安全，盡量維持此游戲的生命周期與口碑，未經(jīng)甲方同意，不得將此代碼出售或毀損。之后，第三人與F公司簽署《

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，在沒有證據(jù)證明《合作合同》系違背當事人真實意愿的情況下，涉案游戲客戶端程序的歸屬應當依照《合作合同》的約定確定。根據(jù)《合作合同》的約定，第三人雖然享有客戶端程序的著作權，但該權利受到“不得出售或毀損”的限制，故未經(jīng)H公司許可，將客戶端程序贈與F公司的行為屬于無權處分，在H公司未予追認，且F公司主觀上知道第三人的著作權受到限制的情況下，F(xiàn)公司無法受贈取得客戶端程序的著作權，亦無權要求撤銷H公司就涉案游戲計算機軟件程序進行的著作權登記。因此，判決駁回F公司的訴訟請求。F公司向二審提出上訴，后予以撤回，二審裁定準許。

典型意義

本案明確了在合同對于知識產(chǎn)權權利的行使存在明確限制的情況下，知識產(chǎn)權權利人違反合同約定進行處分權利的行為構成無權處分，第三人明知知識產(chǎn)權存在合同限制仍然受讓權利的，并不發(fā)生權利變動的后果。本案的裁判對于明晰知識產(chǎn)權行使規(guī)則具有較強的指引和借鑒意義。

案例十二

惡意放棄本屬于他人的專利權應當賠償相關損失

——原告Q公司與被告K公司專利權權屬、侵權糾紛案

基本案情

Q公司、K公司之間曾有一起專利權權屬糾紛案件，法院認定涉案專利權歸屬Q(mào)公司。K公司在該權屬案件審理期間向國家知識產(chǎn)權局提出放棄涉案專利權聲明并獲得了審查同意，涉案專利權因“權利人主動放棄”而喪失了權利，Q公司憑借生效的權屬糾紛判決已無法向國家知識產(chǎn)權局申請專利的權利人、發(fā)明人進行著錄事項變更。為此，Q公司再次訴至法院，請求確認K公司系惡意放棄涉案專利權，并且賠償其向國家知識產(chǎn)權局申請恢復涉案專利權所支付的手續(xù)費用、委托專利代理機構代理費用以及本案訴訟代理費。

裁判結果

上海知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，首先，民事訴訟過程中雙方當事人均應當遵循誠實信用原則，在法院最終對涉案專利權權屬做出生效認定之前，任何一方均不應擅自作出影響涉案專利權效力的行為，但K公司卻在涉案專利權權屬糾紛案件審理期間向國家知識產(chǎn)權局提出放棄專利權聲明。其次，K公司對于其放棄涉案專利權的理由在前案中以及本案中的陳述明顯不一致，缺乏可信度。再次，本案并非獨立的個案，雙方之間還有其他系列專利權權屬糾紛、涉及侵害商業(yè)秘密的相關刑事控告、民事商業(yè)秘密糾紛等案件發(fā)生。根據(jù)K公司法定代表人胡某在刑事偵查階段的陳述，可推知K公司對于包括涉案專利在內(nèi)的系列專利技術來源于Q公司及其關聯(lián)公司或者與Q公司及其關聯(lián)公司有關是明知的。在關聯(lián)權屬糾紛案件中的第一件案件一審判決將專利權判歸Q公司所有后，考慮到后續(xù)案件中相同的案由、相同的事實基礎等，K公司更應審慎作出影響后續(xù)案件所涉專利權效力的行為。綜合以上三點因素，法院認定K公司在涉案專利權權屬糾紛案件審理過程中放棄專利權的行為缺乏正當理由，主觀上有惡意，顯屬具有過錯，其放棄涉案專利權的行為構成對Q公司相關合法權益的侵害。Q公司為恢復專利權所支出的手續(xù)費、委托專利代理機構代理恢復專利權的費用以及本案訴訟代理費均是因K公司放棄涉案專利權行為而導致的費用支出，上述費用已實際支付，數(shù)額亦未超出合理范圍。因此，判決對于Q公司請求賠償相關費用的訴訟請求予以支持。二審維持原判。

典型意義

本案涉及惡意放棄專利權行為的認定以及賠償損失范圍的確定。從非真正權利人放棄系爭專利權的時間、理由，關聯(lián)案件的審理情況綜合分析，對專利權非真正權利人放棄行為中較難定性的主觀“惡意”予以了司法認定，在現(xiàn)有法律框架下最大程度保障真正專利權人的合法權益，懲戒非真正專利權人不誠信的惡意行為。同時，法院根據(jù)原告主張的因相關行政程序和訴訟產(chǎn)生的費用，確定了惡意放棄專利權而導致的賠償損失范圍。本案判決對今后同類案件的處理具有較高的借鑒價值。

來源：上海知產(chǎn)法院微信

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：上海知產(chǎn)法院召開新聞發(fā)布會通報技術創(chuàng)新成果權屬案件審判情況暨典型案例（點擊標題查看原文）

上海知產(chǎn)法院召開新聞發(fā)布會通報技術創(chuàng)新成果權屬案件審判情況暨典型案例

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