由“東北大板”品牌糾紛案探討企業(yè)商標戰(zhàn)略的重要性三招搞定

文 / 陸巖? 京東方科技集團股份有限公司 本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導讀】

如今提起“東北大板”雪糕，相信許多人并不陌生。這款來自“東北”的雪糕，在味覺和情感上把人們帶回到七八十年代，充分滿足了人們的懷舊情節(jié)。自其在市場上出現(xiàn)后，幾乎是一夜爆紅，它是冷飲市場上打“復古牌”獲得迅速成功的典型。隨之而來，關于“東北大板”的品牌紛爭的各類報道也不斷進入公眾視野，現(xiàn)梳理案情如下并簡要評述。

摘要：不是每個企業(yè)都有自身的創(chuàng)新技術，但是所有擁有自主產品或者服務的企業(yè)都應該有可被客戶區(qū)分和記住的商標。商標的注冊成本并不高，但是如果由于未做好商標的布局和保護而導致在日后的市場競爭中陷入被動，往往需要巨大的代價來挽回損失。企業(yè)應高度重視自身商標的保護，提前做好規(guī)劃，制定一個適合自身發(fā)展的商標戰(zhàn)略。

正文：“東北大板”雪糕最初是在2013年由黑龍江省的大慶市紅寶石冰淇淋有限公司生產并投入市場的，“紅寶石”是該公司在上世紀九十年代就在雪糕，冰淇淋等商品上獲得注冊的商標，該公司的“東北大板”雪糕在上市時其商品外包裝上即同時標注“紅寶石”注冊商標及“東北大板”字樣，因此后來在眾多品牌的“東北大板”雪糕并存的市場中它被稱為“紅寶石東北大板”。

隨著“紅寶石東北大板”的迅速走紅，市場上隨即出現(xiàn)了“藍寶石”“紅鉆石”以及非某寶石的其它品牌的“東北大板”雪糕，這些雪糕零售價通常都是3元，雪糕本身在形態(tài),顏色,口感上差異不是很大，外包裝主體均是透明的塑料袋，其正面的正中間均是顯著標識大字體的“東北大板”四個字。其它部分的裝潢會有差異，包括包裝袋邊角處標識的商標不同，外包裝整體外觀有差異，不過對于那些對產品包裝和品牌不是很敏感的消費者來說不是很容易分辨。

同時再結合該商品自身的性質，消費者對其來源進行識別的注意力相較其它高價商品可能會偏弱，因此恐怕很多消費者不會注意到自己買的雪糕是出自“紅”家，“藍”家或者是“鉆石”家。也可以說根本不知道自己買的是不同品牌不同廠家的雪糕，誤認為它們均出自“東北大板”這“一家”。雖然筆者沒有查證市場份額的擠占情況，推之各品牌的“東北大板”對“紅寶石東北大板”銷量的影響還是客觀存在的，尤其是網(wǎng)上報道的相關的品牌紛爭，可見紅寶石方的維權及額外的宣傳成本也是筆不小的開支，這些恐怕是最初沒有被列入預算的。

對于目前被報道最多的紅藍之爭，作為知識產權從業(yè)人，從專業(yè)角度進行分析，就是一個同業(yè)競爭者鉆“未注冊商標”的空子的案例，一個讓原創(chuàng)方維權困難、陷入被動的案例。粗略猜測，“東北大板”并不是紅寶石公司的注冊商標，所以眾多跟隨者可以如此隨意地在商品包裝上赫然使用，并且在糾紛中都異口同聲在辯稱“東北大板”是通用名稱，顯然是鉆了未注冊商標的空子。

筆者在商標局官網(wǎng)進行初步查詢，結果顯示大慶市紅寶石冰淇淋有限公司作為申請人申請過如下商標：“紅寶石”、“東北大板”、“東北大版”、“黑寶石”、“白寶石”、“黃寶石”、“藍寶石”、“蘭寶石”、“紅鉆石”、“東北板”。其中，作為其主品牌的“紅寶石”（申請?zhí)?303802）于上世紀90年代即申請并已經(jīng)獲得注冊。另外，該公司于2015年5月集中對“黑寶石”“藍寶石”和“紅鉆石”等商標進行申請注冊，應該是考慮到當前“東北大板”品牌之爭而采取的補救措施。

該公司申請注冊的“東北大板”相關的商標共三件，最早的一件“東北大板”商標（申請?zhí)?2532311）的申請日期是2013年5月6日，時間與其產品的上市時間相符，目前狀態(tài)信息顯示商標已無效。另一件商標字樣為 “東北大版”應該是同日申請注冊的防預性的商標，狀態(tài)信息顯示已經(jīng)進入初審公告，如果能夠順利注冊，或許我們將會看到一個品牌換標。第三件“東北大板”商標（申請?zhí)枮?6263605）的申請日為2015年01月29日，這件商標應該是作為補救措施再次進行的申請。粗略分析，其12532311號商標無效的原因，很大可能是遭遇在先商標的阻擋而被駁回，申請人在考慮商標注冊的可能性以后放棄了復審等程序，最終使商標無效。筆者轉而查詢30類冰淇淋，冰糕相關的商品上的“東北大板”的注冊情況，有一件在先注冊的商標 “大板”（申請?zhí)?175764），猜測紅寶石公司的12532311號商標可能因為這件商標的阻擋而被官方駁回。

實務中的眾多案例告訴我們，商標被駁回并不意味著要簡單放棄該商標注冊，除非申請人要徹底放棄該商標的使用。而事實上紅寶石公司并沒有選擇放棄“東北大板”，從該系列雪糕及冰淇淋的外包裝上很明顯可以看出“東北大板”正被進行標識性使用，而且其標識作用似乎已經(jīng)高于“紅寶石”商標對商品的產源識別作用，這種情況下其實是自己給他人留了一個空子鉆。以目前的商標查詢結果來看，除綠寶石外，其它顏色寶石的商標在該類商品上均未獲注冊，而各種顏色“寶石”的“東北大板”雪糕卻應運而生，并且全部顯著性標識“東北大板”以吸引消費者，各商家的相關商品外包裝上“*寶石”均處于不是很顯著的位置上。

這樣做一舉兩得，一方面可以某些程度上規(guī)避對“紅寶石”注冊商標的侵權風險，另一方面也達到了吸引消費者購買自己的“東北大板”雪糕的目的。而對于紅寶石公司來說，從商標侵權的角度進行維權的困難非常大，網(wǎng)絡公開的信息顯示該公司在一起訴訟中勝訴，是依據(jù)反不正當競爭法的知名商品特有名稱獲得的保護。熟悉知識產權保護實務的同行們應該清楚，相比于用商標權進行維權，獲得知名商品特有名稱的保護對商品本身的知名度及名稱的顯著性的要求是非常高的，同時權利人的舉證負擔也相當重。如果最初紅寶石公司對商標的布局能有更慎重的把握，今日的維權之路可能會是另外一個情形。

與上述維權困境相類似的案件有大家熟知的“飛人”喬丹訴喬丹體育的姓名權糾紛案及商標爭議案。當前的各判決結果均顯示法院未支持原告 “飛人”喬丹，各案件爭議的焦點都集中于“Michael Jordan”與兩個中文字“喬丹”是否具有必然的唯一的對應關系，這對“飛人”來說有沒有一種證明“我是我”的難度與尷尬？試想一下，如果耐克公司當初在商標布局時考慮到不同國家本地化的認讀習慣，提早注冊了相關的中文的商標，恐怕今天不用“飛人”來中國走這條用姓名權維權的路了。再有一則近期公開的新聞顯示，瑞麗市政府擬針對被搶注和使用的“瑞麗”商標進行維權的行動，且不考慮瑞麗雜志目前的知名度，即使是對普通的已注冊商標，在中國目前的商標注冊制的體系下，欲對其進行撤銷，成功率都不會很高。

以上的案例在某種程度上暴露了企業(yè)在商標戰(zhàn)略上的失誤帶來的不利后果。通常，在中國涉及到商標侵權糾紛的案件，權利人首選以注冊商標的權利基礎進行維權，如果這一權利基礎不具備，可能會考慮輔以其它幾種權利進行維權，下表中簡要對比了上述幾種權利應對商標糾紛的情形，可以看出其維權的難度。

未合理進行商標的布局和保護，除了帶來維權難的問題，更嚴重的是會給企業(yè)帶來以下不利后果：首先，未及時注冊的商標被他人注冊后，繼續(xù)使用可能反成被告，或面臨天價轉讓費，或被迫換標重塑品牌投入巨大的營銷開支。如果是由于商標布局不全面導致其他類別被搶注，一方面不利于自身建立統(tǒng)一的品牌形象，另一方面可能會被搶占客戶資源，被他人搭便車，再者如果他人的產品或服務品質差還會造成消費者誤解，變相貶損自己的品牌形象。鑒于商標戰(zhàn)略對企業(yè)的重要性，現(xiàn)結合實務總結以下幾個主要的方向供企業(yè)在制定商標戰(zhàn)略時參考。

一、知識產權盡職調查

在選定商標前一定要做好必要的知識產權盡職調查，其中在先商標的檢索是最重要的一個步驟。擬使用任何商標前都需要進行商標檢索以規(guī)避商標侵權風險，一旦由于未做好在先商標的檢索而陷入商標侵權糾紛，不僅會給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失，更有可能損害企業(yè)形象，對其建立起的聲譽產生不利影響。藍色風暴商標案經(jīng)常在業(yè)內被作為反相仿冒的典型案例，但是，它其實正是典型的侵犯注冊商標的案件，相信百事公司不會知法犯法，其很可能是在商標使用前沒有做好商標檢索。再如ipad商標案也是知識產權盡職調查失誤的案例。另一方面在先商標檢索也可為商標權的獲取做出一個合理的預期，以免造成宣傳及注冊成本的浪費。一些大公司的換標，如當初聯(lián)想換掉legend，京東改用現(xiàn)在的圖文結合的新logo，甚至不存在嚴格意義上的換標的蘋果公司的手表產品，沒有延用蘋果產品的‘i’系列的品牌風格而是選用現(xiàn)在的圖文結合的由“東北大板”品牌糾紛案探討企業(yè)商標戰(zhàn)略的重要性三招搞定

，這些恐怕多與商標注冊受阻有關。因此，知識產權盡職調查是企業(yè)商標戰(zhàn)略中必不可少的環(huán)節(jié)。

二、合理地進行商標權利布局

權利布局是實施商標戰(zhàn)略的基礎，嚴密穩(wěn)固的權利布局是企業(yè)參與市場競爭的保障。權利布局主要考慮以下幾方面：

注冊地：考慮到知識產權的地域性特點，商標權的布局首先要確定布局的地域。主要基于自身生產及營銷地，預期的業(yè)務擴展地以及競爭產品的生產及營銷地等。

商標：首要原則是擬使用的具有標識性功能的客體，包括文字，圖案，聲音等等，均需要考慮注冊為商標；其次，精心選定防御性商標，防御性商標的選取通?？紤]文字、呼叫等的近似商標，包括縮略詞、簡稱等，以及不同地域的識讀習慣衍生出的商標也需要列入防御性商標考慮進行注冊。

商品類別：首選自身商品或服務的類別；其次為了布局防御性的商標而需要選擇擴展的商品類別，此時需要考慮擬擴展的業(yè)務領域。例如自然風景區(qū)可考慮擴展商品類別到綠色食品，如肉、蛋、蔬菜、水果等，另外為建立統(tǒng)一的品牌形象也需要擴展商品類別，可以基于品牌內涵選定擴展的商品類別。

三、做好商標的監(jiān)控和管理

商標監(jiān)控和管理是權力穩(wěn)固的保障，是企業(yè)商標戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。

商標監(jiān)控包括自身狀態(tài)和近似商標的監(jiān)控，監(jiān)控自身商標狀態(tài)可以有效防止過期續(xù)展或撤銷等程序應對不及時導致的商標權利喪失。近似商標監(jiān)控是針對他人注冊的相關商標的實時追蹤，一方面適時發(fā)起異議、撤銷等程序，及時阻止其注冊以保障企業(yè)自身商標權利布局的穩(wěn)固。另一方面，實時監(jiān)控市場使用情況，如賣場以及網(wǎng)絡銷售渠道，以便及時發(fā)現(xiàn)搭便車或侵權等情況進行及時應對。

商標管理是企業(yè)自身需要建立規(guī)范的管理體系，對商標的使用，包括商品包裝裝潢，廣告宣傳，對外合作等經(jīng)營中進行規(guī)范。另一方面，商標管理體系中非常重要的環(huán)節(jié)是規(guī)范商標使用證據(jù)的歸檔，商標權區(qū)別于其他知識產權的重要的一點是“使用”對于權利本身以及侵權認定會有很大的影響，使用證據(jù)在商標授權確權以及維權中都起到至關重要的作用，因此規(guī)范商標使用證據(jù)歸檔留存是企業(yè)商標管理戰(zhàn)略中必要的環(huán)節(jié)。

不是每個企業(yè)都有自身的創(chuàng)新技術，但是所有擁有自主產品或者服務的企業(yè)都應該有可被客戶區(qū)分和記住的商標。商標的注冊成本并不高，但是如果由于未做好商標的布局和保護而導致在日后的市場競爭中陷入被動，往往需要巨大的代價來挽回損失。因此，提醒企業(yè)重視起自身商標的保護，提前做好規(guī)劃，制定一個適合自身發(fā)展的商標戰(zhàn)略。

來源：IPRdaily 作者：陸巖? 京東方科技集團股份有限公司編輯：周海峰 IPRdaily

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