美國外觀設計專利侵權判定的最新進展：徽標的影響及權利要求的限定作用

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作者：孫悅  中國貿(mào)促會專利商標事務所

原標題：美國外觀設計專利侵權判定的最新進展：徽標的影響及權利要求的限定作用

2018年，蘋果與三星兩家公司在美國長達七年的外觀設計專利訴訟爭議以聯(lián)邦巡回上訴法院終審判決三星賠償蘋果高達5億多美元后，雙方就賠償達成和解協(xié)議而告終。這項爭議雖暫時告一段落，但判決背后所涉及的對美國專利法中對外觀設計相關條款的解釋以及越來越高的涉案金額使業(yè)內(nèi)人士增添了對美國外觀設計專利的興趣。本文試圖對近來比較有代表性的美國外觀設計專利的案例兩則進行介紹來嘗試剖析美國外觀設計專利保護的最新動向。

案例I：徽標對圖案外觀設計專利侵權判定的影響—哥倫比亞運動服裝北美公司訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司案

2015年1月，哥倫比亞運動服裝北美公司（下文稱“哥倫比亞公司”）起訴塞瑞斯創(chuàng)新附件公司（下文稱“塞瑞斯公司”）侵犯其一項發(fā)明專利US8,453,270，（下文稱“’270專利”）中的兩項權利要求以及其另一項外觀設計專利 D657,093，（下文稱“’093專利”）的專利權。經(jīng)加州南區(qū)地區(qū)法院一審審理，陪審團認為’270專利的兩項權利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性，因而塞瑞斯公司不侵犯該件發(fā)明專利的專利權。然而，陪審團同時認為塞瑞斯公司侵犯了’093外觀設計專利權，并賦予哥倫比亞公司高達300萬美元的賠償。涉案雙方分別向位于華盛頓的聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。2019年11月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出判決，維持了對一審中’270專利兩項權利要求不具備新穎性和創(chuàng)造性的認定，但推翻了一審中對塞瑞斯公司侵犯’093外觀設計專利權的認定。由于聯(lián)邦巡回上訴法院的此項判決確認了商品標識在外觀設計侵權判定中所起的重要作用，因而本案的判決受到了廣泛的關注。

093外觀設計專利涉及如該專利附圖中所示的裝飾性設計，其中的附圖1（參見下圖1）涉及波浪形設計，其它附圖涉及圖1中的設計應用于睡袋、靴子、服裝等具體產(chǎn)品中的情形。

根據(jù)美國專利法，欲證明外觀設計專利被侵權，外觀設計專利權人須從“普通觀察者”的角度進行證明。根據(jù)美國最高法院一項百余年前的至今仍行之有效的在先判決（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判斷外觀設計侵權與否的標準在于：以“普通觀察者”作為購買者通常具備的注意力來看，如果相似之處足以使該觀察者將一項設計混淆成另一項受專利保護的設計，則認為前項設計侵犯了后項設計的專利。根據(jù)美國最高法院另一項判決（Egyptian Goddess，Inc. v. Swisa，Inc.，543 F.3d 665，678（Fed. Cir. 2008）），“普通觀察者”應熟悉現(xiàn)有設計，并且當基于現(xiàn)有設計來審視專利設計與爭議設計時，假想的普通觀察者會注意到專利設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的方面；如果專利設計與現(xiàn)有設計接近，那么爭議設計與專利設計之間的微小區(qū)別對假想的普通觀察者的眼力來說更重要?！?此外，根據(jù)美國最高法院的又一項判決（Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1303 （Fed. Cir. 2010）），在通過 “普通觀察者”進行侵權判別時，應對專利設計的整體進行判別。

在一審判決中，法院認為“普通觀察者”應是購買或使用塞瑞斯公司相關產(chǎn)品的消費者，并且認為即使是最敏銳的消費者也不能注意到塞瑞斯公司的相關設計與哥倫比亞公司的專利設計的區(qū)別。塞瑞斯公司辯稱，其相關設計的波紋中被其公司徽標間隔，波紋之前的距離不是均勻的，以及波紋的方向與專利設計相差90o。然而陪審團并未認可這些理由，其原因在于哥倫比亞公司的專利中并未要求保護徽標，該專利也未要求特定的波紋取向，而且其它的細微區(qū)別也不足以使普通觀察者將塞瑞斯公司的設計與哥倫比亞公司的設計相區(qū)分。最終，陪審團做出了不利于塞瑞斯公司的決定。

在上訴審理中，塞瑞斯公司認為，一審法院的主要錯誤在于沒有認識到反復出現(xiàn)的塞瑞斯公司徽標是其設計中不可分割的部分，在判斷與專利設計是否相似時排除這樣的裝飾性要素與一審中認定的應從整體上來比較兩種設計的標準是矛盾的。上訴法院認為一審法院的錯誤在于：（1）一審法院在侵權判定中拒絕考慮塞瑞斯公司徽標是不適當?shù)?；?）一審法院在解決一些有爭議的事實時適用了錯誤的標準而沒有讓陪審團來決定。

具體來說，一審法院依賴于一件在先案例（L.A. Gear，988 F.2d）而認為，在外觀設計專利的侵權判定中，應完全忽略徽標。在該在先案例中，涉案各方對專利設計與爭議設計基本相同這一事實沒有爭議。然而，上訴法院認為，該案例并沒有阻止包括陪審團和合議庭在內(nèi)的事實發(fā)現(xiàn)者考慮裝飾性徽標作為專利設計與爭議設計之間的差異之一?；谝陨虾推渌^點，上訴法院推翻了一審法院關于塞瑞斯公司侵犯哥倫比亞公司外觀設計專利權的判決。

此判決一出，立即引起業(yè)內(nèi)人士的普遍關注。該判決所確認的徽標在判斷被比圖案是否相似時所起的作用為美國外觀設計專利的申請和保護策略都提出了新的挑戰(zhàn)。一方面，使用者似乎可以通過在在先設計上增加徽標來規(guī)避專利保護；另一方面，今后的美國外觀設計專利申請者可能需要為其設計、尤其是與圖案相關的設計增加額外的局部外觀設計的申請來強化對其設計的保護。

案例II：權利要求對保護范圍的限定作用—科夫盧森堡有限公司訴霍姆?？怂蛊召嚩鞴景?/span>

科夫盧森堡有限公司（下文稱“科夫公司“）擁有名稱為“用于座椅的圖案”的美國外觀設計專利D677,946（下文稱”’946專利“）?？品蚬居?017年7月在新澤西地區(qū)法院對霍姆?？怂蛊召嚩鞴荆ㄏ挛姆Q“霍姆公司”）提起訴訟，聲稱霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其上述外觀設計專利。2018年1月，新澤西地區(qū)法院做出一審判決，認為科夫公司的外觀設計專利保護范圍僅限于座椅產(chǎn)品，因此駁回了科夫公司的訴訟請求?？品蚬静环⑾蛭挥谌A盛頓特區(qū)的聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴。2019年9月，聯(lián)邦巡回上訴法院做出裁決，維持了新澤西地區(qū)法院的判決。此案因涉及外觀設計專利說明書中權利要求的表述對最終專利保護范圍的限定作用而廣受關注。 

946專利涉及用于座椅的圖案，其權利要求記載了“如所示及所描述的用于座椅的圖案的裝飾性設計?！痹谠搶＠母綀D中，僅給出了設計圖案，沒有給出任何應用該設計圖案的制品，參見下圖3。從下圖3可見，該圖案為“倒Y”形的連續(xù)重疊圖案。

圖3：946專利的附圖1

霍姆公司的產(chǎn)品為塑料籃筐，上有“正Y”形的連續(xù)重疊圖案，參見如下圖4。

圖4：霍姆公司的籃筐產(chǎn)品

科夫公司在一審中訴稱，霍姆公司的籃筐產(chǎn)品侵犯了其外觀設計專利。然而，霍姆公司在答辯時爭辯認為，科夫公司的專利保護范圍應僅限于座椅產(chǎn)品。一審法院認同霍姆公司的觀點并駁回科夫的起訴。

聯(lián)邦巡回上訴法院贊同一審法院的觀點，并且認為，該專利權利要求中所述的“用于座椅的圖案的裝飾性設計”對該專利的保護范圍有限定作用?；仡櫛緦＠趯徟鷷r的審查歷史可知，科夫公司在原始提交的申請文件的標題、權利要求和附圖說明中所使用的表述是“用于家具的圖案”。在審查期間，審查員未對權利要求中這樣的表述提出疑義，但認為標題中這樣的表述過于模糊，并建議將標題修改為“用于座椅的圖案”并對申請文件的其它部分進行相應的修改。科夫公司接受了該建議并做出了相應的修改，但未補交任何體現(xiàn)用于座椅的圖案的實施方式的附圖。

在上訴審理中，科夫公司認為本案不適用禁止反悔原則，因?qū)彶閱T在審批中接受了其權利要求中所用的“用于家具的圖案”的描述，其后來所做出的修改僅僅是為了依照審查員的意見進行修改從而獲得授權，并不意味著對座椅以外的保護范圍的放棄。上訴法院認為，美國專利法從未對抽象的表面裝飾物賦予過專利權從而使專利范圍涵蓋該裝飾物所能應用的所有可能的制品上。雖然通常確定外觀設計的保護范圍要根據(jù)附圖中體現(xiàn)的實施方式來確定，但’946專利僅在其權利要求中描述了其圖案可應用于座椅，而所有附圖中均不涉及圖案所能應用的具體產(chǎn)品。最終，上訴法院沒有接受科夫公司的爭辯理由，認為其在審批期間提交的修改即最終的授權文本構成對授權專利的保護范圍的限制，支持了一審法院做出的判斷，即將’946專利的保護范圍僅限于在座椅這一種產(chǎn)品上的圖案，從而霍姆公司的產(chǎn)品不構成侵權。

由此案可知，在申請美國外觀設計專利時，對標題、權利要求及附圖說明的描述應盡可能使用含義清晰、范圍寬泛的術語。同時，為了擴大外觀設計專利的保護范圍，可以考慮增加可能的應用有外觀設計的不同實施方式的附圖。對于圖案設計，還可以考慮采用局部外觀設計的方式來加以保護。

結(jié)語

近年來，美國國內(nèi)發(fā)生的與外觀設計專利有關的侵權訴訟案件數(shù)量有逐漸增加的趨勢，且涉案金額也越發(fā)龐大。因此，深入了解美國外觀設計專利法規(guī)，跟蹤美國法院的相關最新判決將有助于外觀設計權利人利用好美國專利法來保護自己的權益。

相關案件：

1. COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES：18-1329.Opinion.11-13-2019；

2. CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC.：18-2214.Opinion.9-12-2019。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅  中國貿(mào)促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國外觀設計專利侵權判定的最新進展：徽標的影響及權利要求的限定作用（點擊標題查看原文）

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