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“先用權人不視為侵犯專利權的行為，只限于在原有范圍內繼續(xù)制造和使用，超過原有范圍內制造和使用的，則屬于侵犯專利權的行為。”
專利侵權糾紛中先用權抗辯的審查
——（2020）最高法知民終642號
近日，最高人民法院知識產權法庭審結上訴人上海丁香環(huán)境科技有限公司（以下簡稱丁香公司）與上訴人上海復禹環(huán)境科技有限公司（以下簡稱復禹公司）侵害發(fā)明專利權糾紛一案，改判撤銷一審判決，駁回丁香公司的訴訟請求。
丁香公司和復禹公司均是生產“水處理箱體裝置”的公司。2016年3月11日，丁香公司向國家知識產權局申請了涉案專利，該專利申請公布日為2016年5月18日，授權公告日為2017年12月5日。
2019年2月19日，丁香公司向法院提起訴訟，主張復禹公司生產、銷售、許諾銷售被訴侵權產品。
復禹公司提出不侵權抗辯、現(xiàn)有技術抗辯和先用權抗辯，并提交了如下證據(jù)：復禹公司員工陳某署名并標記為“2015.11.16”的鉛筆繪制水箱結構分裝圖九張，陳某于2016年3月4日向代理商發(fā)送附有相同產品圖片的郵件公證書，涉案專利申請日之前復禹公司出售相關水處理設備的系列證據(jù)，衷晶實業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱衷晶公司）經(jīng)復禹公司委托加工被訴侵權產品相關證據(jù)及證人證言。
原審法院認定被訴侵權產品落入涉案專利保護范圍，判決復禹公司停止侵權并支付臨時保護期使用費10萬元、賠償丁香公司經(jīng)濟損失40萬元及合理費用8萬元。
復禹公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為，公證書證明，2016年3月4日復禹公司員工陳某向代理商發(fā)送了郵件，該郵件顯示所附技術方案書中載有相同產品圖片，原審庭審現(xiàn)場勘驗該郵件確已發(fā)送成功。而涉案專利申請日系2016年3月11日。
另，結合復禹公司產品的技術方案，與衷晶公司的法定代表人鉛筆手繪圖紙、衷晶公司合同發(fā)票及其法定代表人和員工的證人證言，形成完整證據(jù)鏈條，能夠認定復禹公司在2015年底著手準備制造相同產品，且在申請日前已經(jīng)制造出相同產品（樣品），其有權在原有的范圍內制造和使用。
故復禹公司的先用權抗辯成立，改判駁回丁香公司訴訟請求。
本案是一起涉及先用權抗辯的典型案例，明確了專利侵權糾紛中先用權抗辯的審查方式，實現(xiàn)了專利權人和先用權人的利益平衡。
先用權制度的設計初衷是彌補先申請原則的不足。如果對“原有范圍”的解釋過寬，在一定程度上會影響專利申請制度，不利于技術的公開和推廣。
先用權保護可以消除實際生活中存在的已經(jīng)投入人力、物力完成發(fā)明創(chuàng)造的單位或者個人，因沒有先申請專利而帶來不能再實施自己的智力成果的不公平結果。
但先用權人不視為侵犯專利權的行為，只限于在原有范圍內繼續(xù)制造和使用，超過原有范圍內制造和使用的，則屬于侵犯專利權的行為。
附：判決書
中華人民共和國最高人民法院
民 事 判 決 書
（2020）最高法知民終642號
上訴人（原審原告）：上海丁香環(huán)境科技有限公司。
法定代表人：張濱義，該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人：王慧娟，上海大邦律師事務所律師。
委托訴訟代理人：郜少毅，上海大邦律師事務所律師。
上訴人（原審被告）：上海復禹環(huán)境科技有限公司。
法定代表人：李綱華，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：王凌云，上海市錦天城律師事務所律師。
委托訴訟代理人：楊玉萍，上海市錦天城律師事務所律師。
上訴人上海丁香環(huán)境科技有限公司（以下簡稱丁香公司）因與上訴人上海復禹環(huán)境科技有限公司（以下簡稱復禹公司）侵害發(fā)明專利權糾紛一案，不服上海知識產權法院于2020年2月27日作出的（2019）滬73知民初61號民事判決，向本院提起上訴。本院于2020年5月20日立案受理后，依法組成合議庭對本案進行了審理。本案現(xiàn)已審理終結。
丁香公司上訴請求：1.維持原審判決第一項；2.撤銷原審判決第二、三、四項，依法改判支持丁香公司原審全部訴訟請求；3.本案一、二審訴訟費由復禹公司承擔。事實與理由：（一）丁香公司系專利號ZL201610139912.6、名稱為“水處理箱體裝置”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人。丁香公司在原審起訴狀中已經(jīng)給出了復禹公司2017、2018年銷售被訴侵權產品的部分銷售合同列表，提供了復禹公司在其官方網(wǎng)站上自認2017年的合同額突破1500萬元的證據(jù)，完成了證明復禹公司銷量較大的初步舉證義務。此外，在原審證據(jù)保全過程中，復禹公司員工顧建崗承認現(xiàn)場有幾百臺被訴侵權產品，進一步印證了復禹公司生產被訴侵權產品數(shù)量較大的事實。（二）復禹公司侵犯涉案專利權的主觀惡意明顯。復禹公司的實際控制人陳之易作為丁香公司原股東，熟知丁香公司產品技術方案。陳之易在離開丁香公司后以涉案專利為基礎對水處理設備的箱門連接結構進行改進設計，以復禹公司的名義申請了實用新型專利“一種電化學水處理設備的門體連接結構”（專利號：ZL201621254690.4）。該實用新型技術方案與涉案專利技術方案存在較大區(qū)別，但復禹公司沒有實施該實用新型，反而大量實施涉案專利，侵犯涉案專利權的主觀惡意明顯。（三）原審判決未全額支持丁香公司所主張的合理費用于法無據(jù)。綜上，原審法院有能力查明而未查明復禹公司生產、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的實際銷量，判決復禹公司承擔的臨時保護期使用費和賠償經(jīng)濟損失金額過低，且未支持丁香公司請求銷毀被訴侵權產品庫存的訴訟請求，因此，原審判決第二、三、四項應當依法撤銷改判。
復禹公司上訴請求：1.撤銷原審判決，發(fā)回重審，或者查清事實后改判；2.本案一、二審訴訟費用均由丁香公司承擔。事實和理由：（一）復禹公司享有先用權。復禹公司在2015年11月至2016年3月期間即專利申請日之前，已經(jīng)完成了制造、使用被訴侵權產品的必要準備，并實現(xiàn)了被訴侵權產品的制造、使用和銷售，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用，故復禹公司不構成侵犯專利權，依法不承擔損害賠償責任。（二）原審法院認定事實不清。1.原審法院認定復禹公司構成侵權缺乏事實和法律依據(jù)。復禹公司的被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍，原審判決將被訴侵權產品的箱門等同于非標準組件板體結構，認為兩者技術特征一致，缺乏事實、法律依據(jù)。2.原審法院庭審中未出示和播放其證據(jù)保全的照片及視頻，該組證據(jù)未經(jīng)當事人當庭充分質證，事實認定不清。3.原審法院對郵件公證書記載的內容，構成基本事實認定不清，丁香公司沒有相反證據(jù)足以推翻公證證明。該郵件公證書證明，2016年3月4日復禹公司陳之易向代理商戴毅發(fā)送了郵件，該郵件明確顯示所附技術方案書載有被訴侵權產品圖片，該圖片中產品外觀、結構均與東營市齊發(fā)化工有限公司（現(xiàn)名山東齊發(fā)化工有限公司，以下簡稱齊發(fā)公司）、中碳能源（山東）有限公司（以下簡稱中碳公司）至今尚在使用的水箱完全相同，與丁香公司庭審中已提交的公證書復禹公司被訴網(wǎng)頁上的被訴侵權產品也相同，該公證郵件中載有的產品圖片已經(jīng)清晰顯示了U形軌道與活動件及箱體的連接結構關系，本領域普通技術人員看圖即可理解軌道在產品中可實現(xiàn)的功能。本案庭審現(xiàn)場勘驗該郵件確已發(fā)送成功。但原審判決僅依據(jù)丁香公司認為“戴毅電子郵箱現(xiàn)在沒有該郵件”“現(xiàn)有證據(jù)不能證明收件人已收到郵件”為由而否定該郵件公證書的真實性及效力，于法無據(jù)。4.原審法院對2015年11月、2016年6月，復禹公司曾兩次向案外人東營市齊發(fā)化工有限公司銷售包含被訴侵權產品的水處理設備的基本事實認定不清。原審判決確認了2015年11月復禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》與發(fā)票的真實性、2016年6月復禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》的真實性及與被訴侵權產品具有關聯(lián)性，而該二組《銷售合同》項下的設備名稱、型號、單價均相同，所售產品完全相同，故2015年11月復禹公司與齊發(fā)公司簽訂的《銷售合同》與被訴侵權產品同樣具有關聯(lián)性。結合復禹公司提供的證人齊發(fā)公司員工李靖證言公證書、所附設備照片，以及2020年1月15日復禹公司曾向原審法院提交的新證據(jù)《證明》，可以證明上述《銷售合同》銷售的設備均包含被訴侵權水箱，且設備名稱、型號、單價均相同，所售產品完全相同。上述證據(jù)中的產品設備清晰顯示了水箱上方的U形軌道與箱體的組成結構。以上證據(jù)足以證明2015年11月復禹公司已經(jīng)對外銷售了包含被訴侵權水箱的水處理設備，該被訴侵權產品已經(jīng)實際使用，且上述證據(jù)證明被訴侵權產品的制造、銷售日均早于涉案專利申請日。另原審法院未對2020年1月15日復禹公司提交的新證據(jù)依法進行質證，未對上述證據(jù)的關聯(lián)性進行認定。原審法院對被訴侵權產品的真實性、關聯(lián)性、合法性未進行充分質證，屬于認定基本事實不清。5.原審判決對于衷晶實業(yè)（上海）有限公司（以下簡稱衷晶公司）是被訴侵權產品制造商的基本事實認定不清。衷晶公司是復禹公司、丁香公司水箱設備產品的制造商，涉案期間均存在合同關系，衷晶公司是當時復禹公司被訴侵權水箱設備的唯一生產商。原審判決確認了2015年11月16日、12月28日、2016年1月15日復禹公司與衷晶公司《購銷合同》及發(fā)票的真實性，即證明復禹公司與衷晶公司依法存在水箱設備生產的合同關系。該證據(jù)與證人顧建崗的證言可以相互佐證證明衷晶公司為復禹公司生產被訴侵權水箱設備等產品的事實。
二審中，復禹公司明確其僅主張先用權抗辯，其余上訴理由不再堅持。
丁香公司向原審法院提起訴訟，原審法院于2019年2月19日立案受理，丁香公司起訴請求：1.復禹公司立即停止生產、銷售、許諾銷售侵害丁香公司ZL201610139912.6號發(fā)明專利權的產品的行為，銷毀所有庫存的侵權產品；2.復禹公司支付丁香公司專利臨時保護期使用費人民幣100萬元；3.復禹公司賠償丁香公司經(jīng)濟損失200萬元；4.復禹公司承擔丁香公司為制止侵權行為所支付的合理費用102000元。事實與理由：丁香公司自2014年成立以來專注于電化學系列水處理設備及系統(tǒng)業(yè)務。涉案專利申請日為2016年3月11日，申請公布日為2016年5月18日，授權公告日為2017年12月5日。該專利權至今有效。經(jīng)比對，復禹公司生產、銷售、許諾銷售的FEC-B系列水處理箱產品的相關技術特征落入涉案專利權的保護范圍，構成相同侵權。復禹公司在擁有自己相關實用新型的情況下，仍實施涉案專利技術方案，侵權具有惡意。據(jù)丁香公司初步計算，復禹公司被訴侵權產品銷售額已經(jīng)超過5000萬元，銷售量大，復禹公司另有產品庫存，給丁香公司造成了大量經(jīng)濟損失。審理中，丁香公司明確在本案中主張的專利權保護范圍是權利要求1、2，其主張的臨時保護期限為2016年5月18日至2017年12月5日。
復禹公司原審辯稱：1.被訴侵權產品與涉案專利權利要求1記載的全部技術特征不相同亦不等同，未落入涉案專利權保護范圍，不構成侵權。2.涉案專利申請日前，復禹公司已經(jīng)研發(fā)出被訴侵權產品技術方案，并投入生產，構成在先使用。3.被訴侵權產品在涉案專利申請日前已公開銷售，相關技術方案已經(jīng)公開，構成現(xiàn)有技術。4.丁香公司主張的經(jīng)濟損失和專利臨時保護期使用費缺乏事實和法律依據(jù)。
原審法院認定事實：
涉案專利名稱為“水處理箱體裝置”，申請日為2016年3月11日，申請公布日為2016年5月18日，授權公告日為2017年12月5日，專利號為ZL201610139912.6，專利權人是丁香公司。涉案專利權利要求書記載：“1.一種水處理箱體裝置，包括箱本體，其特征在于：還包括板體結構、軌道和活動件，水處理所用的陰極板或陽極板設于所述箱本體內，水處理所用的陽極板和/或陰極板設于所述板體結構，所述板體結構通過所述活動件沿所述軌道移動，所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接；調整狀態(tài)下，所述板體結構通過所述活動件沿所述軌道移動至活動區(qū)域位置，所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置；使用狀態(tài)下，所述板體結構固定連接于所述箱本體的開口側，所述板體結構上的所述陽極板和/或陰極板插入所述箱本體內的所述陽極板和/或陰極板的間隔之中。
2.如權利要求1所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述軌道包括呈直線的第一直線軌部和與之平行的第二直線軌部，以及連接所述第一直線軌部末端和第二直線軌部末端，且呈曲線的曲線軌部，所述第一直線軌部和第二直線軌部固定連接于所述箱本體。
……
6.如權利要求1或5所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結構、第一螺紋結構，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道；所述吊輪支架設有吊裝孔，所述第一螺紋結構穿設于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結構通過所述軸承結構連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結構與所述板體結構螺紋旋轉連接。
7.如權利要求1所述的水處理箱體裝置，其特征在于：所述板體結構包括第二螺紋結構、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結構與所述活動件螺紋旋轉連接，所述第二螺紋結構通過所述門板吊裝件連接所述安裝板，所述陽極板或陰極板安裝于所述安裝板”。
專利說明書第[0027]段記載：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結構、第一螺紋結構，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道，從而實現(xiàn)沿軌道的滾動；所述吊輪支架設有吊裝孔，所述第一螺紋結構穿設于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結構通過所述軸承結構連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結構與所述板梯結構螺紋旋轉連接。第[0028]段記載：在可選的實施例中，所述板體結構包括第二螺紋結構、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結構與所述活動件螺紋旋轉連接，所述第二螺紋結構通過所述門板吊裝件連接所述安裝板，所述陽極板或陰極板安裝于所述安裝板。涉案專利申請公布的權利要求書內容與授權公告的權利要求書內容一致。
經(jīng)丁香公司訴前證據(jù)保全申請，原審法院依法作出（2019）滬73證保1號民事裁定，對復禹公司位于海平路1389號廠房內的一臺帶U型懸架的水處理箱進行了訴前證據(jù)保全。原審法院2019年1月10日證據(jù)保全時的查封、扣押財產筆錄記載，顧建崗自稱其是復禹公司負責機械技術的員工，并稱公司現(xiàn)場有幾百個帶U型懸架的水處理箱，各種規(guī)格都有。
2019年7月25日，原審法院組織雙方至復禹公司進行侵權比對勘驗。現(xiàn)場有多個被訴侵權產品，雙方均同意不拆封法院訴前保全的被訴侵權產品，以在現(xiàn)場的一臺被訴侵權產品進行比對。被訴侵權產品為一種用于水處理的箱體裝置，包括箱本體、板體結構、軌道和活動件，水平面上呈U形的軌道固定于箱本體上方，箱本體內有多層極性板，使用狀態(tài)下板體結構的內側上分布有多層另一極性板的安裝位置。板體結構通過上部的短軸螺紋結構與相應的活動件連接，可隨套于軌道上的活動件沿上方軌道向外移動至打開區(qū)域，并可相對該活動件繞短軸螺紋結構的軸線自轉，以調整板體結構打開后的角度。板體結構在使用狀態(tài)下，與箱本體在箱本體開口的兩邊通過螺栓連接固定，該狀態(tài)下箱本體內的多層極性板與板體結構上分布的另一極性板處于上下間隔排列。被訴侵權產品的U形軌道有兩個平行的直線軌部，兩個直線軌部在箱體靠近板體結構的外端弧形連接。丁香公司認為，被訴侵權產品包含了權利要求1、2記載的全部技術特征。復禹公司認為，1.權利要求1記載技術方案中，“軌道”的技術結構及具體位置表述不清楚；“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”技術特征對于板體結構和活動件的位置關系表述不清楚；“同軸旋轉連接”技術結構公開不充分；“所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”技術特征表述不清楚；“所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”中的“自轉”含義不清。2.說明書第[0029]段記載：本發(fā)明在已有箱門的基礎上，另外引入了板體結構，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎。據(jù)此可見，涉案專利技術方案中既有板體結構，又有箱門。被訴侵權產品僅有箱門，沒有權利要求1中記載的“板體結構”。3.被訴侵權產品包括一個曲線軌道，箱門通過該軌道旋轉可以調整、移動位置，不存在權利要求1記載的“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”技術特征。復禹公司對其余技術特征未提出區(qū)別意見。
2018年9月10日，丁香公司向上海市東方公證處申請保全證據(jù)公證。同日，公證處公證人員按照丁香公司委托代理人的指引，使用公證處的電腦依次瀏覽了復禹公司官網(wǎng)及登載在“安達信永供應鏈”微信號上名稱為“MBA同學會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動：專訪復禹”的網(wǎng)頁。公證處公證人員將上述操作過程中截取的網(wǎng)頁截屏予以保存，且進行了全程監(jiān)督，并出具（2018）滬東證經(jīng)字第16583號公證書。該公證書所附圖片顯示，復禹公司生產場所陳列有一定數(shù)量的被訴侵權產品，復禹公司官網(wǎng)“產品展示”頁面顯示被訴侵權產品圖樣、規(guī)格及產品參數(shù)，“公司新聞”頁面記載“2017年全年合同額突破1500萬”“MBA同學會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動：專訪復禹”網(wǎng)頁亦顯示多處被訴侵權產品照片，該網(wǎng)頁文字記載“3月24日，作為山東MBA同學會創(chuàng)業(yè)俱樂部月度活動的重要活動之一，我們一行10多人參訪了復旦校友陳總的上海復禹環(huán)境科技有限公司”，復禹公司確認網(wǎng)頁照片中有陳之易。陳之易原系丁香公司股東，2015年9月23日退股。
丁香公司為本案支付律師費10萬元、公證費2000元。
復禹公司為證明其先用權、現(xiàn)有技術抗辯主張?zhí)峤涣巳缦伦C據(jù)：
第一組：1.鉛筆繪制的水箱結構分裝圖九張，其中一張署有“陳之易2015.11.16”。2.2015年11月16日復禹公司與衷晶公司簽訂的產品購銷合同2份及相應發(fā)票。3.2015年12月28日復禹公司與衷晶公司簽訂的產品購銷合同2份及相應發(fā)票。4.2016年1月15日復禹公司與衷晶公司簽訂的產品購銷合同及相應發(fā)票。上述合同及發(fā)票上產品名稱分別記載有：大水箱、中水箱、1000水箱、2000水箱。上述證據(jù)用以證明衷晶公司按復禹公司2015年11月16日確認的圖紙簽訂合同并在專利申請日前制造被訴侵權水箱并交付復禹公司，故復禹公司在丁香公司專利申請日前就做好了生產被訴侵權產品的必要準備，完成圖紙設計并制造出被訴侵權產品。丁香公司認為，圖紙是鉛筆制作，無法確認其真實性；衷晶公司的顧建崗在本案證據(jù)保全、技術比對勘驗時均在復禹公司現(xiàn)場，其與復禹公司關系密切，故購銷合同的真實性不予認可，且亦無法證明合同標的是被訴侵權產品；發(fā)票的真實性無異議，但其中記載的產品無法證明是被訴侵權產品。
原審法院經(jīng)審查認為，復禹公司提供的圖紙信息不明，其中一張簽名的陳之易與丁香公司、復禹公司先后存在利害關系，原審法院無法確認其真實形成時間及形成緣由，其真實性不予確認；購銷合同與發(fā)票真實性予以確認，但不能證明所涉及的產品是被訴侵權產品，原審法院對復禹公司提供的第一組證據(jù)不予采納。
第二組：5.2015年10月至2016年4月衷晶公司向丁香公司開具的水箱發(fā)票。6.BM205-00-01水箱總裝圖，丁香公司2015年10月13日申請的201510668695.5號“一種電化學水處理設備”發(fā)明專利文件。7.衷晶公司出具關于復禹公司委托衷晶公司制造被訴侵權產品在先、丁香公司在后的情況說明及其企業(yè)公示信息。上述證據(jù)用以證明丁香公司亦委托衷晶公司生產水箱并提供圖紙，復禹公司制造出被訴侵權產品時，丁香公司委托衷晶公司生產的是與被訴侵權產品技術特征不相同的沒有吊環(huán)的水箱。丁香公司認為，證據(jù)7的情況說明，衷晶公司與復禹公司關系密切，且其中提到2015年11月、2016年1月、2月交貨的情況與事實不符，不予認可；對該組其余證據(jù)的真實性沒有異議，但關聯(lián)性有異議，不能證明復禹公司在先生產被訴侵權產品。
丁香公司為此提供如下反駁證據(jù)：衷晶公司2015年4月16日向丁香公司開具的CEC-B201箱體產品發(fā)票；丁香公司與衷晶公司2015年9月29日簽訂的技術保密協(xié)議。用以證明衷晶公司很早就是丁香公司的供應商，受托加工丁香公司設計的產品，且與丁香公司簽訂保密協(xié)議，復禹公司的先用權抗辯不成立。復禹公司認為，發(fā)票與本案的關聯(lián)性無法核實，保密協(xié)議衷晶公司的公章是丁香公司人員于亮私蓋的，衷晶公司并不知情，故該協(xié)議違反衷晶公司的真實意思，對該份協(xié)議的真實性不予確認。
原審法院經(jīng)審查認為，復禹公司提供的第二組證據(jù)可以證明丁香公司與衷晶公司在專利申請日前存在水箱業(yè)務關系，但是不能證明復禹公司在丁香公司專利申請日之前制造被訴侵權產品。因此，原審法院對復禹公司提供的第二組證據(jù)不予采納。丁香公司的反駁證據(jù)中發(fā)票與本案缺乏關聯(lián)性；技術保密協(xié)議雖然證人顧建崗、顧建仁到庭作證稱協(xié)議上的衷晶公司公章系丁香公司人員于亮未經(jīng)顧建崗同意由顧建仁蓋具，但這不能否定或者影響該保密協(xié)議的效力，原審法院對該份證據(jù)真實性予以確認，但與本案無直接關聯(lián)性，不予采納。
第三組：8.2015年11月11日復禹公司與齊發(fā)公司簽訂的關于電化法水處理系統(tǒng)2套的銷售合同。9.發(fā)票四張，金額25萬元。10.齊發(fā)公司的主體信息。11.關于齊發(fā)公司工作人員李靖出具證人證言并提供設備照片進行公證的（2019）魯東營渤海證民字第462號公證書。上述證據(jù)證明復禹公司于2015年11月制造、銷售被訴侵權產品。丁香公司認為，其去齊發(fā)公司核實，上述合同項下的產品已經(jīng)沒有了，照片亦無法反映產品技術方案，證人證言內容真實性不予確認，故上述證據(jù)不能證明合同涉及的產品是被訴侵權產品。
丁香公司為此提供反駁證據(jù)：齊發(fā)公司現(xiàn)場產品照片，用以證明齊發(fā)公司現(xiàn)有復禹公司產品三臺的銘牌顯示2016年6月生產，均系被訴侵權產品，從而進一步證明復禹公司主張其于丁香公司專利申請日前向齊發(fā)公司銷售被訴侵權產品并非事實。復禹公司對該部分證據(jù)不持異議，并提供了相應證據(jù)，但認為其在之前亦向齊發(fā)公司銷售了被訴侵權產品。
原審法院經(jīng)審查認為，復禹公司第三組證據(jù)中的合同、發(fā)票真實性予以確認，但不能反映產品的技術結構，不能證明涉及的產品是被訴侵權產品；證人李靖的證言及相關照片，因相關產品已不存在，而且齊發(fā)公司于2016年6月又向復禹公司購買被訴侵權產品，因此，該項證據(jù)的證明力弱，且無其他證據(jù)佐證，故而原審法院對第三組證據(jù)不予采納。丁香公司的反駁證據(jù)復禹公司無異議，其真實性予以確認。
第四組：12.復禹公司與上海東方威爾節(jié)能技術有限公司2015年12月28日簽訂的關于FEC-B202水處理設備2套價款12萬元的銷售合同。13.金額為7.2萬元的發(fā)票一份。上述證據(jù)用以證明復禹公司于2015年12月即生產、銷售被訴侵權產品。丁香公司認為，上述證據(jù)的真實性無法確認，且所涉及的產品無法證明是被訴侵權產品。原審法院經(jīng)審查，采納丁香公司的質證意見，對復禹公司第四組證據(jù)不予采納。
第五組：14.公證復禹公司陳之易郵箱中發(fā)送相關郵件的（2019）滬新證字第1022號公證書，證明陳之易于2016年3月4日向戴毅發(fā)送的郵件中所附技術方案書中載有被訴侵權產品圖片的事實，進而證明復禹公司在丁香公司專利申請日前已向山東金海熱電有限公司推銷被訴侵權產品。丁香公司認為，對該郵件的真實性不予確認，丁香公司向戴毅核實亦未得到證實，且圖片未反映丁香公司專利技術方案。
丁香公司為此提供反駁證據(jù)：戴毅與丁香公司微信聊天記錄及發(fā)給丁香公司的郵件截圖，用以證明戴毅確認從未收到復禹公司證據(jù)14郵件。復禹公司認為陳之易發(fā)送的郵件顯示已發(fā)送成功，不能因戴毅的郵箱未顯示復禹公司的郵件而予以否定。
原審法院經(jīng)審查認為，上述郵件附件中的相關圖片，未能披露被訴侵權產品中門板與軌道的連接結構及組成，亦未能披露門板是否能夠360度同軸旋轉，同時，僅向個人發(fā)送郵件尚不能證明被訴侵權技術方案已經(jīng)公開，況且現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明收件人已收到郵件，因此，上述證據(jù)不能證明被訴侵權產品的技術方案已被公開，不予采納。
第六組：復禹公司與中碳公司于2016年5月8日簽訂的關于3套電化法冷卻循環(huán)水處理成套設備共計58萬元的采購合同、2016年4月29日簽訂的技術協(xié)議、發(fā)票、售后服務單及公證銘牌上載有生產日期為2016年3月的產品照片的（2019）魯濰坊坊子證民字第1402號公證書。用以證明復禹公司在丁香公司專利申請日之前已制造、銷售被訴侵權產品。丁香公司認為，產品銘牌很容易更換，且銘牌上載明的生產日期與采購合同、技術協(xié)議的簽訂時間存在矛盾，故對產品銘牌的真實性不予確認，該組其余證據(jù)的真實性無異議。
丁香公司為此提供反駁證據(jù)：1.公證復禹公司前員工劉陽郵箱的（2019）滬東證經(jīng)字第19784號公證書，其中顯示復禹公司陳之易于2016年4月4日向劉陽發(fā)送“濰坊中碳技術協(xié)議”；4月8日中碳公司人員向劉陽發(fā)送主題為“答復：中碳協(xié)議”、附件為“中碳協(xié)議電化學水處理”的郵件，并提出該項目要做充足試驗。2.丁香公司申請證人劉陽到庭作證，劉陽稱：中碳項目是其接洽聯(lián)系的，該項目在其2016年4月離職之前技術協(xié)議尚未簽訂，亦未供貨。一般是簽訂技術協(xié)議、合同之后才生產供貨。上述證據(jù)丁香公司用以證明復禹公司主張其于2016年3月已制造、銷售被訴侵權產品并向中碳公司供貨并非事實。復禹公司認為劉陽目前是丁香公司產品經(jīng)銷商，其與丁香公司有重大利害關系，其證言真實性有疑，不足以采信。
原審法院經(jīng)審查認為，復禹公司提供的合同、技術協(xié)議丁香公司未持異議、丁香公司提供的劉陽與陳之易、中碳公司人員的郵件信息經(jīng)勘驗復禹公司未持異議，其真實性予以確認；復禹公司提供的產品照片上的銘牌所載生產日期“2016年3月”，而技術協(xié)議于2016年4月29日簽訂、合同于2016年5月8日簽訂，故上述證據(jù)之間無法相互印證，亦未能得到劉陽與陳之易、中碳公司郵件內容的印證，證人劉陽的證言亦直接否定該銘牌信息。因此，復禹公司提供銘牌所載生產日期“2016年3月”的產品照片，原審法院不予確認。
此外，復禹公司還申請證人衷晶公司法定代表人顧建崗、衷晶公司員工顧建仁到庭作證，顧建崗稱：2015年陳之易代表丁香公司與其洽談并提供樣品委托其制造水箱。之后丁香公司于亮與其接洽。9月左右陳之易與其洽談另一種水箱的合作，其不知道陳之易和丁香公司不合作了，后來其根據(jù)陳之易的思路制作圖紙并做了樣品，陳之易滿意之后在圖紙上簽字確認。10月，于亮要其簽保密協(xié)議，其不同意，亦未簽保密協(xié)議。至于證據(jù)保全的情況，當時其因借用復禹公司廠房，法院來保全時，就其一個人管事，自稱是復禹公司現(xiàn)場負責人，其實際不是復禹公司員工，是衷晶公司老板。其稱制造幾百臺數(shù)據(jù)，準確數(shù)量以發(fā)票為準。顧建仁稱：前述保密協(xié)議中衷晶公司的章是其蓋的，署名“顧建崗”也是其簽的。丁香公司認為，在法院保全證據(jù)的現(xiàn)場，衷晶公司法定代表人顧建崗自稱是復禹公司員工，代表公司接待法院工作人員，故其證言不具有客觀性。原審法院經(jīng)審查認為，上述證人證言未得到在案其他證據(jù)印證的部分，不予采納。
復禹公司另外還提供：復禹公司自行設計的水箱圖紙和實物照片對比圖；衷晶公司與上海眾誠英桓環(huán)境科技有限公司的采購合同；復禹公司所有員工的《個人月繳費信息情況表》，丁香公司還提供內蒙古美方煤焦化有限公司現(xiàn)場水箱設備拍照錄像的（2019）滬徐證經(jīng)字第7379號公證書，該些證據(jù)與本案缺乏關聯(lián)性，原審法院不予采納。
綜合以上認證，原審法院認定，2016年6月，復禹公司向齊發(fā)公司銷售了采用丁香公司專利技術方案的產品。
原審法院認為，本案的爭議焦點為：（一）被訴侵權產品是否落入涉案專利權的保護范圍；（二）復禹公司提出的先用權、現(xiàn)有技術抗辯是否成立；（三）如果構成侵權，復禹公司應當如何承擔法律責任。
關于爭議焦點一，本案首先應當審查涉案專利權利要求內容是否確定。復禹公司提出涉案專利權利要求1記載的“軌道”“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”“所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”中的“自轉”等技術特征表述不清楚。原審法院經(jīng)審查，結合專利說明書及附圖可以看出，涉案專利權利要求1記載的“軌道”系常識性機械部件，本領域普通技術人員對此亦理解并清楚其含義，至于“軌道”的位置，權利要求1對此并未作限定；“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”意為板體結構圍繞與活動件的同一軸旋轉，“所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”意為板體結構能夠相對于活動件進行自身旋轉，本領域普通技術人員通過權利要求書、說明書及附圖對上述技術特征可以得出常識性理解并清楚其含義，而不會產生歧義。因此上述技術特征內容確定，復禹公司關于上述各項技術特征表述不清楚的抗辯意見，原審法院不予采納。
其次，關于侵權比對。原審法院經(jīng)比對，復禹公司提出被訴侵權產品沒有涉案專利權利要求1記載的“板體結構”“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”之技術特征。原審法院經(jīng)查，首先，權利要求1對記載的“板體結構”未限定具體的結構內容，且該名詞非標準組件名稱，通過閱讀權利要求，本領域普通技術人員無法直接、明確地確定實現(xiàn)板體結構功能的具體實施方式，故該技術特征屬于功能性特征。丁香公司專利說明書第[0028]段記載了板體結構的可選實施例，所述板體結構包括第二螺紋結構、安裝板和門板吊裝件，所述第二螺紋結構與所述活動件螺紋旋轉連接，所述第二螺紋結構通過所述門板吊裝件連接所述安裝板。被訴侵權產品箱門上端安裝有吊裝件，吊裝件連接螺紋結構，同時箱門通過吊裝件連接螺紋結構旋轉。因此，被訴侵權產品具有涉案專利權利要求1記載的“板體結構”之技術特征，復禹公司稱被訴侵權產品只有箱門，無“板體結構”的比對意見，原審法院不予采信。其次，被訴侵權產品板體結構能夠相對于活動件圍繞同一軸旋轉，故其具有“所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”之技術特征。再次，涉案專利權利要求1中記載的“活動件”同前述理由，應屬于功能性特征。專利說明書第[0027]段記載：所述活動件包括吊輪、吊輪支架、軸承結構、第一螺紋結構，所述吊輪支架通過所述吊輪安裝于所述軌道，從而實現(xiàn)沿軌道的滾動；所述吊輪支架設有吊裝孔，所述第一螺紋結構穿設于所述吊裝孔，且所述第一螺紋結構通過所述軸承結構連接所述吊輪支架，所述第一螺紋結構與所述板體結構螺紋旋轉連接。復禹公司確認被訴侵權產品的技術方案與上述實施方式中的相應技術特征相同，原審法院對此亦予以確認。此外，被訴侵權產品具有箱本體、兩端固定于箱本體上方水平面上的U形軌道、箱本體內有多層極性板、箱門內側分布有極性板安裝位置、箱門上方的螺紋結構與活動件連接、箱門通過與其連接的螺紋結構、活動件等沿軌道移動并自轉，箱門兩側可與箱本體通過螺栓固定等技術特征，與涉案專利權利要求1、2記載的其余技術特征相同，因此，原審法院認定被訴侵權產品落入涉案專利權利要求1、2的保護范圍。
關于爭議焦點二，復禹公司提出其在專利申請日前已完成被訴侵權產品的生產準備、并制造、銷售了被訴侵權產品。如原審法院前述審查認證，原審法院認為，復禹公司提供的證據(jù)不能證明被訴侵權產品在專利申請日前已完成生產準備或者已生產、銷售，故復禹公司的先用權、現(xiàn)有技術抗辯不能成立。
關于爭議焦點三，復禹公司未經(jīng)許可，制造、銷售、許諾銷售的產品侵犯了涉案發(fā)明專利權，應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。丁香公司主張復禹公司銷毀庫存侵權產品，故復禹公司應對庫存侵權產品予以銷毀。在案證據(jù)證明復禹公司于2016年6月即向齊發(fā)公司銷售的產品采用了專利技術方案，故其在丁香公司發(fā)明專利申請公布日至授權公告日期間已制造、銷售采用專利技術方案的產品，據(jù)此復禹公司還應向丁香公司支付臨時保護期使用費。關于損害賠償數(shù)額的確定，丁香公司未能舉證證明其因侵權所受到的損失或者復禹公司由此所獲得的利益，且無專利實施許可費可以參照，原審法院綜合考慮丁香公司專利權的類別及其在產品中的貢獻度、復禹公司主觀過錯程度、侵權產品的銷售情況等侵權的性質和情節(jié)，酌情確定復禹公司應當承擔的賠償數(shù)額。至于臨時保護期使用費，原審法院根據(jù)復禹公司使用專利技術方案的時間并參照上述因素予以酌情確定。至于合理費用部分，丁香公司主張的公證費有證據(jù)證明，予以支持。丁香公司主張的律師費，根據(jù)丁香公司提供的證據(jù)以及侵權調查的難度、工作量、合理性、必要性等因素予以酌定。
原審法院判決：（一）復禹公司應于本判決生效之日起立即停止侵害丁香公司享有的“水處理箱體裝置”（專利號ZL201610139912.6 ）發(fā)明專利權；（二）復禹公司應于本判決生效之日起十日內支付丁香公司臨時保護期使用費10萬元，并賠償經(jīng)濟損失40萬元；（三）復禹公司應于本判決生效之日起十日內賠償丁香公司合理費用80000元；（四）駁回丁香公司其余訴訟請求。若被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費31616元，由丁香公司負擔12853元，復禹公司負擔18763元。
本院二審期間，針對損失賠償數(shù)額，丁香公司新提供五組證據(jù)，第一組為原審程序中已提交的證據(jù)，其余證據(jù)如下：
第二組證據(jù)：2.1，為水處理行業(yè)企業(yè)平均利潤表，2.2-2.4，為南京萬德斯環(huán)保科技有限公司、三達膜環(huán)保技術有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司年報節(jié)選，以上證據(jù)，擬證明行業(yè)平均利潤率；
第三組證據(jù)：3.1-3.3，丁香公司與上海神火鋁箔有限公司銷售舊款設備合同、發(fā)票及付款憑證，3.4-3.6，丁香公司分別與金隆銅業(yè)有限公司、河北鑫躍焦化有限公司、中晉太行煉化有限公司新款設備合同、發(fā)票及付款憑證，以上證據(jù)，擬證明專利技術在被訴侵權產品所占比重較大，對專利產品的技術貢獻度不低于50%；
第四組證據(jù)：4.1，無效宣告請求審查決定書，擬證明涉案專利穩(wěn)定；
第五組證據(jù)：上海市2020年度“科技創(chuàng)新行動計劃”科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金擬立項項目（第一批）公示，擬證明陳之易是復禹公司主要負責人，復禹公司具有侵權惡意。
復禹公司的質證意見為：上述證據(jù)與本案無關聯(lián)性，不能證明復禹公司所獲得利潤，其中，第二組證據(jù)，不屬于電化學水處理行業(yè)，復禹公司的水處理設備只是水污染處理的很小一部份；第三組證據(jù)與本案無關，銷售合同未體現(xiàn)內部結構；第四組證據(jù)，與本案無關；第五組證據(jù)，與本案無關，項目不是本案被訴侵權產品。
本院的認證意見為：關于第二組、第三組證據(jù)，系計算侵權損害賠償數(shù)額的參考資料，第四組證據(jù)，涉及本案專利權利要求的解釋，本院予以采納；第五組證據(jù)，與本案無關，本院不予采納。
本院二審期間，針對先用權抗辯，復禹公司提交證據(jù)15份，其中新提交證據(jù)為：
1（證據(jù)2），售后服務單6份，系2016年6月27日齊發(fā)公司第二次采購合同項下的售后服務單，擬證明發(fā)生拆除的事實；
2（證據(jù)8），丁香公司股東決議及關于陳之易退出丁香公司協(xié)議書，2015年9月4日，擬證明陳之易可從事競爭業(yè)務；
3（補充證據(jù)1），專家意見書，華東理工大學機械與動力工程學院郝俊文副教授，解釋了法蘭，法蘭密封與U型吊環(huán)配合，方便打開密封門，避免打開的門歪倒或砸傷人危險。
其余均屬于原審程序中證據(jù)或者針對原審期間已有證據(jù)的意見陳述。
丁香公司的質證意見為：齊發(fā)公司拆除設備在2019年2月，與維修單時間差了兩年，確認陳之易退股協(xié)議真實。
本院的認證意見為：維修單涉及產品售后服務情況，與本案爭議事實有關，丁香公司未否認其真實性，本院予以確認，證明目的待結合相關事實予以評述；關于陳之易退股協(xié)議，丁香公司確認其真實性，本院予以確認。
原審法院關于涉案專利及被訴侵權的相關事實基本屬實，本院予以確認。
二審另查明：
（一）涉案專利說明書記載的內容。說明書第[0002][0003]段記載：“現(xiàn)有技術中使用的電化學處理裝置中，為了實現(xiàn)水處理，需要使用陰極板和陽極板之間的作用吸附垢物，或者利用其氧化作用對水進行作用?！薄霸诂F(xiàn)有技術中，包括箱體和箱體開口處的箱門，陰極板和陽極板分別安裝于箱體和箱門上，通過箱門的開合，實現(xiàn)陰極板與陽極板之間的間隔到位，即通過箱門的關合，將陰極板或陽極板插入到箱體內的陽極板或陰極板的間隔之中，但是由于箱門的開合是旋轉運動，而非直線插入，為了實現(xiàn)板的插入，就不得不將板的尺寸做小，或者擴大板間的間隔，在此情況下，一方面會造成空間的浪費，另一方面，由于板間距離減少，以及板尺寸的減小，都會造成處理能力的減弱。”說明書第[0014]段記載：“本發(fā)明在已有箱門的基礎上，另外引入了板體結構，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎，從而避免了因箱門的旋轉運動限制所帶來的空間浪費和處理能力下降；進一步的，本發(fā)明引入了軌道與活動件，從而利用軌道和活動件將板體結構的運動實施進一步限定，為其具體運作提供了可靠的方案?！?/p>
（二）復禹公司在涉案專利申請日前制造水處理設備的情況。復禹公司主張先用權的被訴侵權產品由衷晶公司加工制造。原審期間，復禹公司提供衷晶公司情況說明2015年11月至2016年1月15日，復禹公司與衷晶公司簽訂20臺水箱購銷合同，具體為2015年11月16日兩份購銷合同大水箱5臺、中水箱3臺，2015年12月25日1000水箱5臺，2015年12月25日2000水箱5臺，2016年1月15日1000水箱2臺。復禹公司提供給中碳公司的3臺水處理設備箱體上銘牌記載生產日期為2016年3月。
本院認為，二審爭議焦點問題是復禹公司提出的先用權抗辯是否成立。
與現(xiàn)有技術抗辯的審查方式類似，先用權抗辯是以專利權利要求為參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征，并判斷被訴侵權產品是否與在申請日已經(jīng)制造相同產品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備的技術方案相同或者實質相同。
第一，參照專利權利要求確定被訴侵權技術方案中被控落入專利權保護范圍的技術特征，涉及原審法院認定“板體結構”“活動件”為功能性特征的問題。雖然復禹公司未對原審法院關于上述特征屬于功能性特征的認定提出異議，但是權利要求的解釋是法律問題，且功能性特征的認定與其他類型的技術特征在侵權比對方法上有明顯差異，可能影響侵權判定結果。在分析復禹公司先用權抗辯是否成立前，應先就涉案專利權利要求1中“板體結構”“活動件”是否為功能性特征作出認定。
首先，關于功能性特征的界定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第八條對功能性特征及其侵權對比方法作了明確規(guī)定。該條第一款規(guī)定：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外?！钡诙钜?guī)定：“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同。”根據(jù)該規(guī)定，功能性特征是指不直接限定發(fā)明技術方案的結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，而是通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果對結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等進行限定的技術特征。如果某個技術特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術方案的特定結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，即使該技術特征還同時限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征，不應作為功能性特征進行侵權比對。
其次，本案中，1.對于“板體結構”，“板體”中“板”指片狀的較硬物體，“板體結構”不是標準專業(yè)名詞，但也并非是其所實現(xiàn)的功能或者效果的描述。權利要求1中“板體結構通過所述活動件沿所述軌道移動，所述板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”，并進一步在調整、使用兩種狀態(tài)下限定了“板體結構”與“軌道”“箱本體”“陰陽極板”等其他技術特征之間的位置、步驟、連接及配合等關系，使用狀態(tài)下“板體結構固定連接于所述箱本體的開口側”“所述板體結構上的所述陽極板和/或陰極板插入所述箱本體內的所述陽極板和/或陰極板的間隔之中”，調整狀態(tài)下“板體結構通過所述活動件沿所述軌道移動至活動區(qū)域位置，所述板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”，因此，“板體結構”不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征。另據(jù)說明書第[0014]段記載：“本發(fā)明在已有箱門的基礎上，另外引入了板體結構，以之作為安裝陰極板或陽極板的基礎，從而避免了因箱門的旋轉運動限制所帶來的空間浪費和處理能力下降”可知，板體結構是箱門的上位概念。2.對于“活動件”，雖然“活動”系一種功能或者效果描述，而“件”也并未給出相關結構等實質性技術信息，但是本領域技術人員根據(jù)權利要求1的整體技術方案還可以獲知該“活動件”與其他技術特征之間的位置、步驟、連接及配合關系。例如，本領域技術人員從“活動件沿所述軌道移動”“板體結構通過所述活動件沿所述軌道移動”“板體結構與所述活動件同軸旋轉連接”，調整狀態(tài)下“板體結構能夠通過相對所述活動件的自轉調整自身的旋轉位置”等權利要求1所記載的其他內容可以獲知，“活動件”在“板體結構”與“軌道”位置之間，“活動件的自轉調整”“活動件沿所述軌道移動”，通過“活動件”與“板體結構”“軌道”之間存在連接關系，實現(xiàn)“板體結構”與“軌道”之間的活動配合。因此，涉案專利權利要求1中的“活動件”不屬于功能性特征。
最后，因涉案專利權利要求1中的“板體結構”“活動件”不屬于功能性特征，不應當將其解釋為說明書所記載的具體實施例及其等同方式。原審判決認定“板體結構”“活動件”為功能性特征有誤，本院予以指出并糾正。由于被訴侵權產品也同樣具有“板體結構”“活動件”技術特征，故本院的上述認定不影響原審法院關于被訴侵權技術方案落入涉案專利權利要求1保護范圍的結論。
第二，復禹公司主張的先用權抗辯是否成立。
首先，關于復禹公司主張先用權抗辯的證據(jù)。原審期間復禹公司的郵件公證書證明，2016年3月4日復禹公司員工陳之易向代理商戴毅發(fā)送了郵件，該郵件明確顯示有水處理設備產品圖片，已經(jīng)清晰顯示了涉案專利說明書明確記載的區(qū)別于現(xiàn)有技術的板體結構、U形軌道和活動件，該郵件發(fā)送時間在涉案專利申請日2016年3月11日之前，符合先用權抗辯的證據(jù)要求。除此之外，復禹公司作為現(xiàn)有技術抗辯的證據(jù)也可以結合作為先用權抗辯的證據(jù)予以審查綜合判定。
其次，關于復禹公司郵件中產品圖片明確表達的內容。產品圖片中清晰顯示設備有箱體本體、板體結構、軌道和活動件，根據(jù)涉案專利說明書的記載，涉案專利需要解決的技術問題是“由于箱門的開合是旋轉運動，而非直線插入，為了實現(xiàn)板的插入，就不得不將板的尺寸做小，或者擴大板間的間隔，在此情況下，一方面會造成空間的浪費，另一方面，由于板間距離減少，以及板尺寸的減小，都會造成處理能力的減弱”，根據(jù)說明書第[0014]段記載，解決技術問題的技術手段是引入了板體結構，引入了軌道與活動件，因而，在現(xiàn)有技術基礎上，涉案專利權利要求中板體結構、軌道和活動件是區(qū)別于現(xiàn)有技術的核心內容。從郵件圖片明確表達的內容可知，活動件連接在箱門頂部中間位置，軌道為呈直線的兩條平行直線軌部，以及連接兩條直線軌部的呈半圓形曲線軌部，本領域技術人員從設備外形圖片示出的活動件連接在箱門頂部中間位置、直線軌部長度距離和半圓形曲線軌部的形態(tài)，可直接地、毫無疑義地確定，圖片中設備具有與被訴侵權產品中軌道固定連接于箱本體，箱門與活動件同軸旋轉連接相同的技術特征。被訴侵權產品中與涉案專利技術方案對應的其他技術特征，雖然從圖片中無法得出，但鑒于陳之易自丁香公司退股協(xié)議明確陳之易可從事競爭業(yè)務，丁香公司亦確認復禹公司生產銷售老款水處理設備的事實，應當認定陳之易郵件附件中的設備包含有圖片無法直接得出的部分，均屬于本領域構成現(xiàn)有技術的必要技術特征。此外，復禹公司的證據(jù)顯示，顧建崗鉛筆手畫圖紙定稿于2015年11月16日，復禹公司的水處理箱體由衷晶公司代工，復禹公司供給中碳公司的具有涉案專利技術特征的水處理設備出廠日期為2016年3月，推定出廠日期為3月最后一天，晚于涉案專利申請日，上述證據(jù)，雖然單獨均不足以證明被訴侵權技術方案是否為在先使用的技術，但與陳之易郵件中設備圖片相互印證，能夠證明其在涉案專利申請日前已經(jīng)制造與被訴侵權產品相同的產品。
再次，關于復禹公司制造被訴侵權產品是否在原有范圍內的問題。復禹公司以委托衷晶公司加工形式制造被訴侵權產品，2015年11月至2016年1月復禹公司與衷晶公司之間合同項下產品雖無法確定為被訴侵權產品，但足以表明衷晶公司具備批量制造能力，復禹公司在涉案專利申請日后的制造行為，并未超出原有范圍。復禹公司只能在原有范圍內繼續(xù)實施其技術方案。
最后，復禹公司在專利申請日前已經(jīng)制造相同產品，并且在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權，亦無須支付涉案專利臨時保護期使用費，復禹公司關于先用權抗辯的上訴理由成立，本院予以支持。
鑒于復禹公司主張的先用權抗辯成立，丁香公司關于增加賠償數(shù)額的上訴主張缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
綜上所述，復禹公司的上訴主張成立，對其上訴請求本院予以支持。原審判決認定部分事實錯誤，適用法律不當，應予撤銷。依照《中華人民共和國專利法》第六十九條第二項，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項規(guī)定，判決如下：
一、撤銷上海知識產權法院（2019）滬73知民初61號民事判決；
二、駁回上海丁香環(huán)境科技有限公司的訴訟請求。
一、二審案件受理費各31616元，均由上海丁香環(huán)境科技有限公司負擔。
本判決為終審判決。
審判長 焦彥
審判員 錢建國
審判員 袁曉貞
二○二○年十二月九日
法官助理 祁帥
書記員 韓豐
裁判要點
（原標題：專利侵權糾紛中先用權抗辯的審查）
來源：最高人民法院知識產權法庭
編輯：IPRdaily趙甄 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：最高法談 | 專利侵權糾紛中先用權抗辯的審查 （點擊標題查看原文）
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