無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改

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“本文通過(guò)幾個(gè)考量因素進(jìn)行分析，如何判斷專利權(quán)人所做的修改是否是針對(duì)明顯錯(cuò)誤進(jìn)行的。”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周爽 北京銘碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

摘要

在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，專利權(quán)人可以對(duì)明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正，但是如何判斷專利權(quán)人所做的修改是否是針對(duì)明顯錯(cuò)誤進(jìn)行的，往往充滿爭(zhēng)議。因此，筆者通過(guò)如下幾個(gè)考量因素進(jìn)行分析，以供讀者進(jìn)行討論指正。

關(guān)鍵詞：明顯錯(cuò)誤；說(shuō)明書(shū)記載；唯一解釋；優(yōu)先權(quán)

01引 言

專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條規(guī)定：“在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書(shū)，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍?！贝送猓凇秾＠麑彶橹改稀分忻鞔_規(guī)定了，在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，可以對(duì)權(quán)利要求中明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正。但是，在《專利審查指南》并沒(méi)有規(guī)定何為“明顯錯(cuò)誤”。因此，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人往往將一些并非是針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改歸類于針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改，導(dǎo)致對(duì)原專利保護(hù)范圍的擴(kuò)大或擴(kuò)大解釋。

那么，對(duì)于發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人而言，如何判斷是否是針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改，會(huì)影響到整個(gè)無(wú)效宣告程序的應(yīng)對(duì)、以及后續(xù)專利權(quán)的維穩(wěn)，差之毫厘失之千里，甚至導(dǎo)致整個(gè)發(fā)明或者實(shí)用新型被無(wú)效。

02“明顯錯(cuò)誤”的判定

所謂明顯錯(cuò)誤，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)的上下文中清楚地判斷出錯(cuò)誤的內(nèi)容，沒(méi)有作其他解釋的可能，即能夠通過(guò)閱讀權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖可以得出唯一理解。

專利法第六十一條一款的規(guī)定：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此，“明顯錯(cuò)誤”不僅可以從權(quán)利要求書(shū)的上下文中判斷出，還可以從說(shuō)明書(shū)的上下文中判斷出來(lái)。也就是說(shuō)，當(dāng)權(quán)利要求的內(nèi)容有爭(zhēng)議無(wú)法對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍進(jìn)行界定時(shí)，可以使用說(shuō)明書(shū)及附圖對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行限定或解釋。

需要注意的是，“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”必須是從說(shuō)明書(shū)的上下文中清楚地判斷出錯(cuò)誤的內(nèi)容，沒(méi)有作其他解釋的可能，即能夠通過(guò)閱讀說(shuō)明書(shū)及附圖可以得出唯一理解，沒(méi)有作其他解釋的可能。

筆者拙見(jiàn)，對(duì)于權(quán)利要求的“明顯錯(cuò)誤”而言，通常是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于本領(lǐng)域通常用語(yǔ)、通常用語(yǔ)的關(guān)系，按照文本解釋的一般原則，無(wú)法理解的情況下，才能認(rèn)定為權(quán)利要求不清楚。需要注意的是，這種不清楚是否構(gòu)成了“明顯錯(cuò)誤”，還需要結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書(shū)和附圖后的通常理解。在結(jié)合說(shuō)明書(shū)進(jìn)行理解時(shí)，需要是本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說(shuō)明書(shū)和附圖后的通常理解，并不能擴(kuò)大解釋。此處所說(shuō)的“擴(kuò)大解釋”是指無(wú)法從說(shuō)明書(shū)及附圖中唯一理解出的，有作其他解釋的可能的解釋。也就是說(shuō)，當(dāng)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)權(quán)利要求相關(guān)表述的含義可以清楚確定，且說(shuō)明書(shū)又未對(duì)權(quán)利要求的含義作特別界定時(shí)，應(yīng)當(dāng)以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對(duì)權(quán)利要求自身內(nèi)容的理解為準(zhǔn)，而不應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容否定權(quán)利要求的記載，從而達(dá)到實(shí)質(zhì)修改權(quán)利要求的結(jié)果。

03案例分析

1、專利權(quán)人

康某公司

2、無(wú)效請(qǐng)求人

田某

3、涉案實(shí)用新型專利

專利號(hào)為20162136****.7，專利申請(qǐng)日為2016年12月12日，優(yōu)先權(quán)日為2015年12月11日，授權(quán)公告日為2018年2月9日，權(quán)利要求1如下：

“1.一種基于玻璃的制品，其特征在于，其包括：第一表面和與所述第一表面相對(duì)的第二表面，其限定了小于約3毫米的厚度(t)；以及沿著所述厚度延伸的應(yīng)力分布，其中，在約為0t至高至0.3t以及大于約0.7t至t的厚度范圍內(nèi)的應(yīng)力分布的所有點(diǎn)包括如下正切，其斜率的絕對(duì)值大于約0.1MPa/微米，其中，所述應(yīng)力分布包括最大CS、DOC和小于約71.5/√(t)(MPa)的最大CT，其中，最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為2，以及其中，所述DOC大于或等于約0.1t，以及其中，當(dāng)所述基于玻璃的制品破裂時(shí)，所述基于玻璃的制品破裂成小于或等于2塊碎片/英寸2，其中，測(cè)試的樣品尺寸為5cm乘5cm，即2英寸乘2英寸平方。”

4、案件基本事實(shí)

2019年7月23日，無(wú)效請(qǐng)求人田某請(qǐng)求國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告專利號(hào)為20162136****.7的實(shí)用新型專利的權(quán)利要求全部無(wú)效。專利權(quán)人康某公司針對(duì)田某的無(wú)效宣告請(qǐng)求提交了意見(jiàn)陳述書(shū)和權(quán)利要求書(shū)的修改替換頁(yè)，其中，將權(quán)利要求1中的“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為2”修改為“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為0.2”。

中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在第43619號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定認(rèn)定，專利權(quán)人于2019年9月23日針對(duì)權(quán)利要求書(shū)的修改不屬于針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改，不符合專利審查指南的相關(guān)規(guī)定，無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定的審查基礎(chǔ)為本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書(shū)，并宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。

對(duì)此，專利權(quán)人康某公司不服，向中華人民共和國(guó)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡(jiǎn)稱一審法院）提起訴訟。專利權(quán)人康某公司提出：根據(jù)說(shuō)明書(shū)[0012]段以及[0236]段記載“最大CT與表面CS的絕對(duì)值之比約為0.01-約0.2的范圍內(nèi)”，且優(yōu)先權(quán)文件中記載的都是0.01至0.2，故可以確定權(quán)利要求1中的比值上限為2系明顯筆誤，該修改屬于針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改，符合相關(guān)規(guī)定。一審法院于2022年8月29日作出（2020）京73行初14981號(hào)行政判決，駁回康某公司的訴訟請(qǐng)求。

在（2020）京73行初14981號(hào)行政判決書(shū)中，一審法院認(rèn)為，本專利權(quán)利要求中最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比只記載了上限為2，并未包括0.2，且說(shuō)明書(shū)中[0351]段、[0355]段、[0360]段對(duì)于上述兩種參數(shù)的比值上限存在“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為2”等多種表述，由此無(wú)法確定本專利中最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比存在明顯錯(cuò)誤，也無(wú)法確定該比值的唯一正確的上限應(yīng)為0.2。優(yōu)先權(quán)文本與進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，根據(jù)其內(nèi)容也無(wú)法認(rèn)定本專利存在明顯錯(cuò)誤，并不能作為本專利的修改依據(jù)。

康某公司不服一審判決，向中華人民共和國(guó)最高人民法院（以下簡(jiǎn)稱最高法院）提起上訴。上訴人康某公司提出：本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀完本專利權(quán)利要求之后可以確定，表面CS大于最大CT，因此權(quán)利要求1中的最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比必然不能大于1，即明確了比值的上限2是一個(gè)明顯的錯(cuò)誤。另外，本專利說(shuō)明書(shū)中多次提到了0.2的比值上限，以及優(yōu)先權(quán)文件中記載的全部都是0.01至0.2，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員必然可以確定0.01至0.2是唯一正確的修改方式。對(duì)此，最高法院于2024年11月14日作出（2023）最高法知行終607號(hào)行政判決，駁回康某公司的上訴請(qǐng)求，維持原判。

在（2023）最高法知行終607號(hào)行政判決書(shū)中，最高法院認(rèn)為，無(wú)論是一審判決提到的本專利說(shuō)明書(shū)[0351][0355][0360]段，還是康某公司提到的[0012][0236]段，均涉及最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值，但是不同段落之間限定的上限值有所差異，例如，根據(jù)[0351]段記載的“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”可推斷最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值約為0.67；而[0360]段又明確記載最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值為2。在此情形下，難以認(rèn)定本專利權(quán)利要求對(duì)最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值為2的記載存在明顯錯(cuò)誤。雖然優(yōu)先權(quán)文本在某些情形下可幫助本領(lǐng)域技術(shù)人員理解權(quán)利要求，但由于其與進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，故不宜僅依據(jù)優(yōu)先權(quán)文本的記載對(duì)中文文本的權(quán)利要求作唯一解釋。

案件焦點(diǎn)

本案焦點(diǎn)在于，在無(wú)效審查階段將權(quán)利要求1中的“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為2”修改為“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為0.2”是否屬于針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改。

從一審法院、最高法院的行政判決可以看出，權(quán)利要求書(shū)本身是否存在“明顯錯(cuò)誤”是可以結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)說(shuō)明書(shū)的通常理解來(lái)解釋的。但是，這種解釋只限于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載，唯一地得出的解釋，沒(méi)有作其他解釋的可能。在本案中，由于說(shuō)明書(shū)中不僅僅記載了“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為0.2”，還在其他實(shí)施方式中記載了“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”、“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值為2”這樣的表述，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載無(wú)法得出“最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比約為0.01至約為0.2”這樣的唯一的解釋，因此，一審法院、最高法院均認(rèn)為難以認(rèn)定本案權(quán)利要求對(duì)最大CT與最大CS的絕對(duì)值之比的上限值為2的記載存在明顯錯(cuò)誤。

同時(shí)，需要注意的是，一審法院、最高法院都指出，優(yōu)先權(quán)文本與進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段時(shí)提交的中文文本并非必然一致，不能僅依據(jù)優(yōu)先權(quán)文本的記載來(lái)判斷專利存在明顯錯(cuò)誤，優(yōu)先權(quán)文本不能作為專利的修改依據(jù)。

04結(jié) 語(yǔ)

綜上可見(jiàn)，雖然在《專利審查指南》中規(guī)定，在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，可以對(duì)權(quán)利要求中的明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正，但是在實(shí)踐的過(guò)程中，還需要依據(jù)專利法第六十一條一款的規(guī)定來(lái)判斷針對(duì)權(quán)利要求的修改是否屬于針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改。而專利法第六十一條一款中規(guī)定的“說(shuō)明書(shū)及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”并不是專利權(quán)人的尚方寶劍，專利權(quán)人不可以以說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容否定權(quán)利要求的記載，從而達(dá)到實(shí)質(zhì)修改權(quán)利要求的結(jié)果。想要達(dá)到修改權(quán)利要求中的“明顯錯(cuò)誤”的目的，必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載唯一地推定得出的，其與“說(shuō)明書(shū)顯而易見(jiàn)”有著明顯的區(qū)別。另外，由于優(yōu)先權(quán)文本不能作為權(quán)利要求的唯一解釋，因此也就不能作為專利權(quán)利要求的修改依據(jù)。

參考文獻(xiàn)：

1、《專利審查指南2023》國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指定，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社、2024年1月第1版
2、無(wú)效審查決定第43619號(hào)
3、（2020）京73行初14981號(hào)行政判決
4、（2023）最高法知行終607號(hào)行政判決

（原標(biāo)題：無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：周爽 北京銘碩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：無(wú)效宣告請(qǐng)求程序中針對(duì)“明顯錯(cuò)誤”的修改（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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