“援引加入”在中國

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“本文按照專利申請(qǐng)的提交及審查流程，從代理的角度對(duì)上述分散的規(guī)定進(jìn)行解讀和適用分析，以期能夠幫助專利代理師更系統(tǒng)地理解‘援引加入’制度，進(jìn)而向申請(qǐng)人提供更完善的服務(wù)。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王雪 成都超凡明遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

為了與加入的相關(guān)國際條約做好銜接，積極落實(shí)國際條約義務(wù)，進(jìn)一步融入國際規(guī)則并順應(yīng)國際規(guī)則發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)更好地服務(wù)創(chuàng)新主體，中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局自2024年1月20日起在中國將所謂的“援引加入”制度納入中國專利法的制度框架內(nèi)。

具體而言，在2024年1月20日施行的《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則（2023修訂）》（以下稱“修改后的實(shí)施細(xì)則”）中新增了第四十五條，即，“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)缺少或者錯(cuò)誤提交權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容，但申請(qǐng)人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自遞交日起2個(gè)月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交。補(bǔ)交的文件符合有關(guān)規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請(qǐng)日?！睋?jù)此，如果在提交新申請(qǐng)時(shí)存在申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書、說明書或者其部分內(nèi)容遺漏或者錯(cuò)誤提交的情況，那么申請(qǐng)人可以在特定條件下通過援引在先申請(qǐng)文件的方式將遺漏的或者正確的內(nèi)容補(bǔ)入申請(qǐng)文件，而保留原申請(qǐng)日。

筆者注意到，上述實(shí)施細(xì)則中新增的第四十五條之外的有關(guān)“援引加入”的其他規(guī)定散布于與修改后的實(shí)施細(xì)則同日施行的《專利審查指南（2023）》（下稱“2023版指南”）的多個(gè)章節(jié)中，例如，分別在2023版指南的第五部分第三章第2.3.3節(jié)、第一部分第一章第4節(jié)、第二部分第八章第3節(jié)中，對(duì) “援引加入”在受理階段、初步審查階段和實(shí)質(zhì)審查階段的相關(guān)審查程序做出了具體規(guī)定；而對(duì)于在國際階段存在援引加入項(xiàng)目或部分的PCT國際申請(qǐng)，在辦理進(jìn)入中國國家階段手續(xù)時(shí)對(duì)援引加入項(xiàng)目或部分的處理程序則在2023版指南的第三部分第一章第5.3節(jié)中予以規(guī)定。“援引加入”作為一個(gè)全新制度，有關(guān)其實(shí)踐的規(guī)定如此眾多且分散，顯然非常不利于專利代理師在代理工作中對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確應(yīng)用。

有鑒于此，筆者在本文中按照專利申請(qǐng)的提交及審查流程，從代理的角度對(duì)上述分散的規(guī)定進(jìn)行解讀和適用分析，以期能夠幫助專利代理師更系統(tǒng)地理解“援引加入”制度，進(jìn)而向申請(qǐng)人提供更完善的服務(wù)。

一、施行“援引加入”制度之前的相關(guān)實(shí)踐

需要了解的是，“援引加入”制度最初出現(xiàn)在《專利合作條約》（下稱“PCT”）中，具體地，根據(jù)2007年4月1日生效的修改后的《專利合作條約實(shí)施細(xì)則》（下稱“PCT細(xì)則”）的規(guī)定，申請(qǐng)人在遞交國際申請(qǐng)時(shí)遺漏了某些項(xiàng)目或部分，可以通過援引在先申請(qǐng)中相應(yīng)部分的方式加入遺漏項(xiàng)目或部分，而保留原國際申請(qǐng)日。其中，“項(xiàng)目”是指全部說明書或者全部權(quán)利要求，“部分”是指部分說明書、部分權(quán)利要求或者全部或部分附圖。

在施行“援引加入”制度之前，中國對(duì)PCT細(xì)則中有關(guān)“援引加入”的上述規(guī)定作出了保留，也就是說，國際申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)入中國國家階段時(shí)，對(duì)于通過援引在先申請(qǐng)的方式加入遺漏項(xiàng)目或部分而保留原國際申請(qǐng)日的，中國專利局是不予認(rèn)可的。

在中國對(duì)PCT細(xì)則中有關(guān)“援引加入”的規(guī)定作出保留的情況下，對(duì)于申請(qǐng)文件中含有援引加入項(xiàng)目或部分的，只有申請(qǐng)人在辦理進(jìn)入國家階段手續(xù)時(shí)在進(jìn)入聲明中予以指明并請(qǐng)求修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日的，才允許申請(qǐng)文件中保留援引加入項(xiàng)目或部分。而如果申請(qǐng)人在辦理進(jìn)入國家階段手續(xù)時(shí)未對(duì)于申請(qǐng)文件中含有的援引加入項(xiàng)目或部分予以指明或者未請(qǐng)求修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日，則不允許申請(qǐng)文件中保留援引加入項(xiàng)目或部分。為此，申請(qǐng)人需要通過補(bǔ)正的方式刪除援引加入項(xiàng)目或部分。另外，申請(qǐng)人在后續(xù)程序中不能通過請(qǐng)求修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日的方式保留援引加入項(xiàng)目或部分。顯然，在這種情況下，由于無法兼顧申請(qǐng)日和申請(qǐng)文件完整性，申請(qǐng)人可能將為專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)的遺漏某些項(xiàng)目或部分而遭受損失。

除了針對(duì)PCT國際申請(qǐng)中的援引加入項(xiàng)目或部分不予認(rèn)可之外，在施行“援引加入”制度之前，對(duì)于在中國首次提交的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)，如果發(fā)明專利申請(qǐng)存在缺少說明書或者權(quán)利要求書的情形，以及實(shí)用新型專利申請(qǐng)存在缺少說明書、說明書附圖或者權(quán)利要求書的情形，那么該發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)將因不符合受理?xiàng)l件而不被受理。

另外，在施行“援引加入”制度之前，對(duì)于在中國提交發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)時(shí)錯(cuò)誤提交權(quán)利要求書、說明書或者缺少或錯(cuò)誤提交權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容的情形，則由于錯(cuò)誤提交的說明書或權(quán)利要求書與原始提交的申請(qǐng)文件中的權(quán)利要求書或說明書之間缺乏對(duì)應(yīng)性，而可能在審查階段收到審查員基于專利法第二十六條第三款或者第四款針對(duì)說明書是否充分公開了發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀⒒蛘邫?quán)利要求是否能夠得到說明書的支持而發(fā)出的審查意見。針對(duì)這種情況，對(duì)于相應(yīng)文件的修改和補(bǔ)充，極大可能又會(huì)面對(duì)審查員基于專利法第三十三條而提出的“修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的審查意見，甚至最終導(dǎo)致專利申請(qǐng)被駁回。

顯然，上述無論何種情況，在專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)遺漏或者錯(cuò)誤提交某些項(xiàng)目或部分都必將給申請(qǐng)人帶來無可挽回的損失。

所幸，這種對(duì)于申請(qǐng)人而言非常不利的狀況隨著我國施行“援引加入”制度得以徹底改變。根據(jù)修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定，對(duì)于申請(qǐng)人遞交專利申請(qǐng)的首次遞交日是在2024年1月20日以后的，申請(qǐng)人能夠通過援引作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交缺少或錯(cuò)誤提交的相關(guān)文件，從而對(duì)在專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)的遺漏或者錯(cuò)誤提交行為進(jìn)行補(bǔ)救并同時(shí)保留原申請(qǐng)日。

二、“援引加入”的適用條件

然而，需要注意的是，正確適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條必須滿足一定條件。

再次回顧修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)缺少或者錯(cuò)誤提交權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容，但申請(qǐng)人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自遞交日起2個(gè)月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交。補(bǔ)交的文件符合有關(guān)規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請(qǐng)日?！?br/>

根據(jù)該規(guī)定可以看出，如果在提交發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)時(shí)遺漏或者錯(cuò)誤提交了權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容，則適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條以補(bǔ)交相關(guān)申請(qǐng)文件，而保留原申請(qǐng)日需要滿足的前提條件是在首次遞交該專利申請(qǐng)時(shí)要求了優(yōu)先權(quán)；補(bǔ)交相關(guān)文件的時(shí)機(jī)是自遞交日起2個(gè)月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)；補(bǔ)交相關(guān)文件的方式是以援引在先申請(qǐng)文件的方式進(jìn)行補(bǔ)交；并且只有在補(bǔ)交的文件符合相關(guān)實(shí)質(zhì)要件的規(guī)定的情況下，才能實(shí)現(xiàn)以首次提交專利申請(qǐng)的遞交日為申請(qǐng)日的目的。

三、審查程序中的“援引加入”

接下來，結(jié)合專利申請(qǐng)的審查程序來對(duì)適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條所需滿足的條件進(jìn)行探討?；诎屠韫s在中國提交的專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱為“常規(guī)申請(qǐng)”）與基于國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段的專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)入國家階段的國際申請(qǐng)”）在審查制度和實(shí)踐存在諸多不同，因此，下面就“援引加入”制度在常規(guī)申請(qǐng)和進(jìn)入國家階段的國際申請(qǐng)的審查中的適用分別進(jìn)行探討和解析。

1. “援引加入”在常規(guī)申請(qǐng)審查的適用

以下將針對(duì)直接在中國提交的常規(guī)申請(qǐng)結(jié)合受理階段、初步審查階段以及實(shí)質(zhì)審查階段的審查程序來對(duì)適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條所需滿足的條件進(jìn)行探討。

（1）受理階段

如果申請(qǐng)人欲根據(jù)修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交權(quán)利要求書、說明書或者（實(shí)用新型的）說明書附圖，則應(yīng)當(dāng)在首次遞交專利申請(qǐng)時(shí)要求了優(yōu)先權(quán)并且提出“援引加入聲明”。

目前，在專利局制定的專利請(qǐng)求書標(biāo)準(zhǔn)表格中包含有援引加入聲明（參見下面的圖1、圖2所示），申請(qǐng)人使用該專利請(qǐng)求書標(biāo)準(zhǔn)表格即視為提出援引加入聲明。

圖1 發(fā)明專利請(qǐng)求書中的“援引加入聲明”

圖2 實(shí)用新型專利請(qǐng)求書中的“援引加入聲明”

專利局受理部門在受理程序中，如果發(fā)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)缺少說明書或者（實(shí)用新型的）附圖或者權(quán)利要求書，則會(huì)進(jìn)一步核實(shí)該申請(qǐng)是否要求了優(yōu)先權(quán)。如果未要求優(yōu)先權(quán)，則專利局將以專利申請(qǐng)不符合受理?xiàng)l件為由下發(fā)文件不受理通知書。如果要求了優(yōu)先權(quán)，則申請(qǐng)人會(huì)收到專利局下發(fā)的補(bǔ)交遺漏文件通知書。申請(qǐng)人需要在補(bǔ)交遺漏文件通知書發(fā)文之日起兩個(gè)月內(nèi)提交“確認(rèn)援引加入聲明”并且補(bǔ)交遺漏文件。專利申請(qǐng)因而滿足受理?xiàng)l件的，才能收到專利局發(fā)出的專利申請(qǐng)受理通知書。

需要注意的是，如果申請(qǐng)人在首次遞交專利申請(qǐng)之后發(fā)現(xiàn)發(fā)明專利申請(qǐng)缺少說明書或者權(quán)利要求書、或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)缺少說明書、說明書附圖或者權(quán)利要求書，發(fā)現(xiàn)之日處在首次遞交專利申請(qǐng)之日起兩個(gè)月內(nèi)且未收到專利局發(fā)出的補(bǔ)交遺漏文件通知書的，則申請(qǐng)人可以選擇在首次遞交專利申請(qǐng)之日起兩個(gè)月期限屆滿前主動(dòng)提交確認(rèn)援引加入聲明并且補(bǔ)交遺漏文件。

另外需要注意的是，分案申請(qǐng)不屬于對(duì)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的首次申請(qǐng)，因而申請(qǐng)人不能基于修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條而要求以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交遺漏的相關(guān)文件。

（2）初審階段

發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書、權(quán)利要求書、或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書附圖被整體漏交的情況在受理階段是比較容易被發(fā)現(xiàn)的。然而，發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的申請(qǐng)文件中的權(quán)利要求書、說明書是否存在由于“張冠李戴”而導(dǎo)致的錯(cuò)誤提交，或者發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)是否缺少或者錯(cuò)誤提交了權(quán)利要求書的部分內(nèi)容、說明書的部分內(nèi)容，或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)是否缺少或者錯(cuò)誤提交了部分說明書附圖，由于不屬于受理部門的審查范疇而不易在受理階段被發(fā)現(xiàn)，因而依賴于后續(xù)的審查來發(fā)現(xiàn)和確定。此外，申請(qǐng)人以援引在先申請(qǐng)的方式補(bǔ)交的相關(guān)申請(qǐng)文件是否符合援引加入的具體實(shí)質(zhì)要求等，也依賴于后續(xù)的初步審查和實(shí)質(zhì)審查來認(rèn)定。

對(duì)此，根據(jù)2023版指南第一部分的相關(guān)規(guī)定，專利局將在初步審查階段對(duì)受理的發(fā)明專利申請(qǐng)或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的申請(qǐng)文件是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第四十五條進(jìn)行審查。此外，根據(jù)2023版指南第二部分的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)而言，專利局還將在實(shí)質(zhì)審查階段對(duì)以援引在先申請(qǐng)的方式補(bǔ)交的相關(guān)文件是否滿足援引加入的實(shí)質(zhì)條件進(jìn)行審查。

換言之，如果申請(qǐng)人在提交發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)時(shí)存在以下缺陷，即使所述缺陷未在該專利申請(qǐng)的受理階段被發(fā)現(xiàn)和指出，在專利申請(qǐng)的初審階段，專利局的初審部門也將通過對(duì)申請(qǐng)文件的形式審查而發(fā)現(xiàn)并指出所述缺陷：（1）錯(cuò)誤提交了發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的權(quán)利要求書或說明書；（2）錯(cuò)誤提交了實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書附圖；（3）缺少或錯(cuò)誤提交了發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的權(quán)利要求書和/或說明書的部分內(nèi)容；或者（4）缺少或錯(cuò)誤提交了實(shí)用新型專利申請(qǐng)的部分說明書附圖。申請(qǐng)人在收到專利局針對(duì)該專利申請(qǐng)的上述缺陷發(fā)出的補(bǔ)正通知書后，在遞交中國專利申請(qǐng)時(shí)要求了優(yōu)先權(quán)的前提下，可以在專利局指定的期限內(nèi)提交“確認(rèn)援引加入聲明”，以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交正確的文件，從而克服上述缺陷，進(jìn)而得以保留首次提交該中國專利申請(qǐng)的遞交日為申請(qǐng)日。

當(dāng)然，同樣需要注意的是，如果申請(qǐng)人在首次遞交專利申請(qǐng)之后發(fā)現(xiàn)：錯(cuò)誤提交了發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的說明書或者權(quán)利要求書、或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書附圖，或者提交的申請(qǐng)文件中缺少或錯(cuò)誤提交了說明書、權(quán)利要求書的部分內(nèi)容或者部分說明書附圖，則申請(qǐng)人也可以在首次遞交專利申請(qǐng)之日起兩個(gè)月期限屆滿前主動(dòng)提交確認(rèn)援引加入聲明并且補(bǔ)交正確的申請(qǐng)文件內(nèi)容。

從前述內(nèi)容可以看出，申請(qǐng)人意欲以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交相關(guān)文件的，無論補(bǔ)交的是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)?zhí)峤粫r(shí)遺漏的權(quán)利要求書、說明書、（實(shí)用新型的）說明書附圖，還是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)?zhí)峤粫r(shí)錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書、（實(shí)用新型的）說明書附圖、或者發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)?zhí)峤粫r(shí)缺少的或錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容、（實(shí)用新型的）部分說明書附圖，都需要在規(guī)定的期限內(nèi)提交“確認(rèn)援引加入聲明”。

為了使補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容能夠?yàn)閷＠炙邮埽谛问缴?，申?qǐng)人應(yīng)當(dāng)確保在“確認(rèn)援引加入聲明”中填寫的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)柵c請(qǐng)求書中填寫的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)栆恢?，并且需要在“確認(rèn)援引加入聲明”中說明補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容在在先申請(qǐng)文件副本（副本是外文的，指其中文譯文）中對(duì)應(yīng)的具體位置。此外，為滿足“援引加入”對(duì)于實(shí)質(zhì)內(nèi)容的要求，申請(qǐng)人需要確保補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中。

為此，申請(qǐng)人除了在形式上滿足前面提及的適用“援引加入”所必需的相關(guān)文件填報(bào)及提交的條件之外，還應(yīng)當(dāng)確保能夠有效享有在專利請(qǐng)求書中所要求的優(yōu)先權(quán)。因?yàn)橹挥性谏暾?qǐng)人能夠享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的前提下，允許其適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交相關(guān)文件，將在先申請(qǐng)已經(jīng)明確記載的內(nèi)容補(bǔ)充到中國在后申請(qǐng)的申請(qǐng)文件中，從而對(duì)提交中國在后申請(qǐng)時(shí)的申請(qǐng)文件缺失予以補(bǔ)救并保留申請(qǐng)日，對(duì)于公眾而言才是公平的。

就此而言，對(duì)于在請(qǐng)求書中要求了優(yōu)先權(quán)（外國優(yōu)先權(quán)和/或中國優(yōu)先權(quán)）的，在中國提交的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)的遞交日應(yīng)當(dāng)是在其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)。對(duì)于在請(qǐng)求書中要求了外國優(yōu)先權(quán)的，作為要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約、或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則而在該外國提出的申請(qǐng)；申請(qǐng)人還應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)提交了原受理機(jī)構(gòu)出具的在先申請(qǐng)文件副本及其中文譯文；在后的中國申請(qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)與在先申請(qǐng)文件副本中記載的申請(qǐng)人一致或是在先申請(qǐng)文件副本中記載的申請(qǐng)人之一、或者已經(jīng)在規(guī)定期限內(nèi)提交了由在先申請(qǐng)的全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。對(duì)于在請(qǐng)求書中要求本國優(yōu)先權(quán)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求書中寫明作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)柡蜕暾?qǐng)日（如此即視為提交了在先申請(qǐng)文件副本），并且確保該在先申請(qǐng)的主題尚未被授予專利權(quán)；在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)與其在先申請(qǐng)中記載的申請(qǐng)人一致、或者已經(jīng)在規(guī)定期限內(nèi)提交了由在先申請(qǐng)的全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。此外，無論在請(qǐng)求書中要求了外國優(yōu)先權(quán)還是中國優(yōu)先權(quán)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)確保已按規(guī)定在繳納申請(qǐng)費(fèi)的同時(shí)足額繳納了優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。

如果經(jīng)初審部門的審查發(fā)現(xiàn)“援引加入”所涉及的優(yōu)先權(quán)不符合上述規(guī)定從而被視為未要求優(yōu)先權(quán)的，則將由于缺乏作為援引基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)而導(dǎo)致援引加入聲明被視為未提出。因此，對(duì)于以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交遺漏的權(quán)利要求書、說明書、或者（實(shí)用新型的）說明書附圖的情形而言，將導(dǎo)致專利申請(qǐng)的申請(qǐng)文件因?yàn)椴荒軐⒀a(bǔ)交的遺漏文件結(jié)合其中而不再滿足專利申請(qǐng)受理?xiàng)l件，申請(qǐng)人將收到專利局發(fā)出的“撤銷專利申請(qǐng)受理通知書”；而對(duì)于以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書、（實(shí)用新型的）說明書附圖），或者以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交缺少的或錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書部分內(nèi)容、（實(shí)用新型的）部分說明書附圖的情形而言，申請(qǐng)人將收到專利局針對(duì)援引加入聲明發(fā)出的視為未提出通知書，相關(guān)專利申請(qǐng)則會(huì)因?yàn)闊o法將正確的申請(qǐng)文件內(nèi)容結(jié)合其中而在后續(xù)審查中面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

如果申請(qǐng)人能夠有效享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)并且提交了先申請(qǐng)文件副本（副本是外文的，包括其中文譯文），則專利局初審部門將參照“確認(rèn)援引加入聲明”中對(duì)于補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容在該在先申請(qǐng)文件副本（副本是外文的指其中文譯文）中的位置的說明，來審查補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容是否包含在該在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中。

如果補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容沒有包含在該在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，則專利局會(huì)發(fā)出辦理手續(xù)補(bǔ)正通知書。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)答復(fù)該補(bǔ)正通知書。如果申請(qǐng)人進(jìn)行補(bǔ)正后補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容仍未包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，在滿足其他條件的情況下，專利局將發(fā)出重新確定申請(qǐng)日通知書，以補(bǔ)交權(quán)利要求書、說明書或者其部分內(nèi)容之日為申請(qǐng)日。另一方面，如果申請(qǐng)人期滿未答復(fù)該補(bǔ)正通知書，則專利局將針對(duì)援引加入聲明發(fā)出視為未提出通知書，之前以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交的文件內(nèi)容因而無法被結(jié)合到申請(qǐng)文件中，而使得專利申請(qǐng)?jiān)诤罄m(xù)審查中面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

如果以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容已包含在該在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，則補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容將被接受作為專利申請(qǐng)的原始申請(qǐng)文件的一部分。

（3）實(shí)審階段

需要注意的是，對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)而言，在其實(shí)質(zhì)審查階段，以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容將作為原始申請(qǐng)文件的一部分而在首次審查中接受進(jìn)一步審查，以核實(shí)補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容是否完全包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中。

如果經(jīng)實(shí)質(zhì)審查發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容未完全包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，專利局會(huì)給予申請(qǐng)人至少一次陳述意見的機(jī)會(huì)。申請(qǐng)人只有及時(shí)在指定的期限內(nèi)針對(duì)專利局實(shí)審審查員指出的問題做出意見陳述并且在必要的時(shí)候進(jìn)行修改，以使得以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容完全包含在其在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，才能保留該中國專利申請(qǐng)的首次遞交日為申請(qǐng)日。如果申請(qǐng)人經(jīng)陳述意見后仍無法說明補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容已包含在其在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文中，則專利局將重新確定申請(qǐng)日，以補(bǔ)交文件的日期為申請(qǐng)日。

盡管2023版指南中沒有對(duì)以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容是否“包含/完全包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中”的具體判定方式做出詳細(xì)規(guī)定，筆者根據(jù)2023版指南中對(duì)“援引加入”的相關(guān)審查的設(shè)置架構(gòu)而初步推測(cè)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)確保能夠根據(jù)“確認(rèn)援引加入聲明”中寫明的位置，在作為援引基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件副本及其中文譯文中，找到與補(bǔ)交的權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容相同或?qū)嵸|(zhì)相同的文字記載，或者與補(bǔ)交的說明書附圖或者部分說明書附圖相同的說明書附圖。

需要注意的是，對(duì)于以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書、（實(shí)用新型的）說明書附圖的，或者以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交缺少的或錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書部分內(nèi)容、（實(shí)用新型的）部分說明書附圖的，需要在補(bǔ)交相關(guān)申請(qǐng)文件內(nèi)容的同時(shí)提交申請(qǐng)文件的修改替換頁。

筆者認(rèn)為，在這種情況下，尤其是對(duì)于以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交缺少的或錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書部分內(nèi)容或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的部分說明書附圖的情形，為了確保補(bǔ)交的申請(qǐng)文件內(nèi)容包含/完全包含在在先申請(qǐng)文件副本和其中文譯文之中，申請(qǐng)人在補(bǔ)交正確的申請(qǐng)文件內(nèi)容時(shí)，除了要確保補(bǔ)交的權(quán)利要求書、說明書部分內(nèi)容與作為援引基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件副本及其中文譯文中的在“確認(rèn)援引加入聲明”中寫明的位置處的對(duì)應(yīng)文字記載相同或者實(shí)質(zhì)相同、補(bǔ)交的實(shí)用新型專利申請(qǐng)的部分說明書附圖與在先申請(qǐng)的申請(qǐng)文件副本及其中文譯文中的于“確認(rèn)援引加入聲明”中寫明的位置處的說明書附圖相同之外，還要確保在將提交專利申請(qǐng)時(shí)缺少的或錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書部分內(nèi)容插入到申請(qǐng)文件中從而對(duì)申請(qǐng)文件的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或者替換時(shí)，不會(huì)因?yàn)樵摬糠謨?nèi)容的插入而在原申請(qǐng)文件中引入新的技術(shù)內(nèi)容。

綜上，對(duì)于在中國直接提交的發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)而言，申請(qǐng)人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)并且能夠有效享有該優(yōu)先權(quán)的情況下，可以自遞交日起2個(gè)月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)，通過與專利請(qǐng)求書中提出的“援引加入聲明”相對(duì)應(yīng)地提交符合規(guī)定的“確認(rèn)援引加入聲明”，并且補(bǔ)交正確的申請(qǐng)文件內(nèi)容且確保補(bǔ)交的內(nèi)容包含/完全包含在在先申請(qǐng)文件副本及其中文譯文中，從而以援引在先申請(qǐng)文件的方式將在提交專利申請(qǐng)時(shí)缺少或者錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容結(jié)合到申請(qǐng)文件中，并以首次提交文件的遞交日為申請(qǐng)日。

2. “援引加入”在進(jìn)入國家階段的國際申請(qǐng)審查中的適用

對(duì)于進(jìn)入中國國家階段的國際申請(qǐng)而言，由于修改后的實(shí)施細(xì)則以及2023版指南的施行，我國接受并認(rèn)可PCT細(xì)則中有關(guān)“援引加入”的規(guī)定。為此，對(duì)于在國際階段存在援引加入項(xiàng)目或部分的國際申請(qǐng)，申請(qǐng)人在辦理進(jìn)入中國國家階段手續(xù)時(shí)可以提交與援引加入相關(guān)的在先申請(qǐng)文件副本的中文譯文,并在進(jìn)入聲明中正確指明援引加入的項(xiàng)目或部分在原始申請(qǐng)文件譯文（或以中文提出的原始申請(qǐng)文件）和在先申請(qǐng)文件副本譯文（或以中文提出的在先申請(qǐng)文件副本）中的位置。

需要注意的是，如果申請(qǐng)人在國際階段要求了援引加入項(xiàng)目或部分涉及的優(yōu)先權(quán)，但在中國國家階段經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)該國際申請(qǐng)的申請(qǐng)人存在如下情形：例如，在在先申請(qǐng)是在外國提出的情況下，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人不是同一人；在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人不是在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人之一；在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人并未基于在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人的轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或者其他方式形成的權(quán)利轉(zhuǎn)移而享有優(yōu)先權(quán)；或者在在先申請(qǐng)是在中國提出的情況下，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人不完全一致或者未由在先申請(qǐng)的全體申請(qǐng)人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人，因而該國際申請(qǐng)的申請(qǐng)人無權(quán)要求該優(yōu)先權(quán)，從而被視為未要求優(yōu)先權(quán)的，或者在國家階段經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)受理局關(guān)于援引加入的項(xiàng)目或部分的審批明顯存在錯(cuò)誤的，例如申請(qǐng)人在國際階段未按照規(guī)定提交在先申請(qǐng)文件副本的，專利局將發(fā)出補(bǔ)正通知書，通知申請(qǐng)人請(qǐng)求修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日以保留援引加入項(xiàng)目或部分，或者請(qǐng)求不修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日但刪除援引加入項(xiàng)目或部分。

也就是說，在國際申請(qǐng)進(jìn)入中國國家階段后，若專利局審查員發(fā)現(xiàn)優(yōu)先權(quán)不符合相關(guān)規(guī)定或者受理局關(guān)于援引加入的項(xiàng)目或部分的審批明顯存在錯(cuò)誤的，申請(qǐng)人可以選擇修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日以保留援引加入項(xiàng)目或部分，或者請(qǐng)求不修改相對(duì)于中國的申請(qǐng)日但刪除援引加入項(xiàng)目或部分。

四、其他

特別需要注意的是，由于“援引加入”制度屬于為申請(qǐng)人提供的救濟(jì)程序，為了避免疊加救濟(jì)的情形，2023版審查指南還規(guī)定了，如果申請(qǐng)人因?yàn)檠诱`了修改后的專利法實(shí)施細(xì)則第四十五條規(guī)定的期限而喪失以援引在先申請(qǐng)文件的方式補(bǔ)交缺少或者錯(cuò)誤提交的權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容的權(quán)利，將不能適用專利法實(shí)施細(xì)則第六條第二款規(guī)定來請(qǐng)求恢復(fù)權(quán)利。此外，由于“援引加入”制度的適用是以在專利申請(qǐng)遞交日要求合法有效的優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)的，因此，根據(jù)修改后的實(shí)施細(xì)則第三十六條而請(qǐng)求恢復(fù)的優(yōu)先權(quán)、以及根據(jù)修改后的實(shí)施細(xì)則第三十七條規(guī)定在請(qǐng)求書中增加或者改正的優(yōu)先權(quán)要求，都不能作為能夠有效適用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條的規(guī)定的“援引加入”的援引基礎(chǔ)。

以上，筆者針對(duì)“援引加入”制度，結(jié)合專利申請(qǐng)的審查程序?qū)m用修改后的實(shí)施細(xì)則第四十五條所需滿足的條件進(jìn)行了初步探討。由于“援引加入”制度目前在我國尚處初步實(shí)施階段，有關(guān)的操作實(shí)例有限，因而本文中難免存在疏漏之處，還望業(yè)內(nèi)同行批評(píng)指正。

（原標(biāo)題： “援引加入”在中國）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王雪 成都超凡明遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：“援引加入”在中國（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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