追假溯源，實現(xiàn)全鏈條保護(hù)！格力訴遙控器制造商、銷售商侵害商標(biāo)權(quán)案件評析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：吳丹燕

原標(biāo)題：追假溯源，實現(xiàn)全鏈條保護(hù)——格力訴遙控器制造商、銷售商侵害商標(biāo)權(quán)案件評析

日前，江蘇省無錫市中級人民法院就被告江蘇群達(dá)智能科技有限公司（以下稱“江蘇群達(dá)”）、江蘇錦東暖通設(shè)備有限公司（以下稱“江蘇錦東”）生產(chǎn)、銷售的空調(diào)遙控器涉嫌侵害原告珠海格力電器股份有限公司（以下稱“格力”）“格力”、“GREE”注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，作出了一審判決，認(rèn)定兩被告侵權(quán)成立，并判令其立即停止侵權(quán)行為，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失合計642000元。筆者通過對該判決進(jìn)行分析梳理，總結(jié)出相關(guān)知識點，供商標(biāo)權(quán)利人打擊侵權(quán)行為提供參考。

案件來源

案號：（2017）蘇02民初476號

審理法院：江蘇省無錫市中級人民法院

裁判日期：2018年2月5日

案由：侵害商標(biāo)權(quán)糾紛

原告：珠海格力電器股份有限公司

被告：江蘇群達(dá)智能科技有限公司、江蘇錦東暖通設(shè)備有限公司

案件簡介

格力持有6369134號“格力”、6369116號“GREE”注冊商標(biāo)專用權(quán)，核定使用商品為第9類遙控儀器等。

江蘇錦東在其經(jīng)營的商鋪銷售由江蘇群達(dá)生產(chǎn)的標(biāo)注有“新格力通”及“GREE”字樣的空調(diào)遙控器。

因“新格力通”包含“格力”兩字，而“格力”為該標(biāo)識中的最顯著部分，“新”、“通”兩字均是用以修飾“格力”文字的，故該標(biāo)識與6369134號商標(biāo)構(gòu)成近似，遙控器上的“GREE”標(biāo)識與6369116號商標(biāo)構(gòu)成相同，因此，兩被告的上述行為侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

案件評析

一、本案的爭議焦點之一：江蘇群達(dá)在被控侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注“新格力通” 、“GREE”文字是否為正當(dāng)使用行為。

江蘇群達(dá)辯稱，其自主研發(fā)生產(chǎn)的萬能遙控器產(chǎn)品標(biāo)注有自己的“QUNDA”、“群達(dá)”注冊商標(biāo)，及“適用于格力空調(diào)機(jī)”的文字，被控的“新格力通”和“GREE”文字系用于指引、說明商品的功能，并非商標(biāo)性使用，格力無權(quán)阻止他人對其注冊商標(biāo)的善意合理使用。并提交了生產(chǎn)跟蹤單、經(jīng)銷商協(xié)議、發(fā)貨單及庫存照片，用于證明被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售情況。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，《商標(biāo)法》第五十九條關(guān)于正當(dāng)使用抗辯的規(guī)定，系針對注冊商標(biāo)本身可能含有其核定使用商品的通用名稱、圖形、型號及可以表示商品質(zhì)量、原料、功能等的情形，即只有在注冊商標(biāo)的文字或其他構(gòu)成內(nèi)容系描述性文字或通用詞匯時，他人方可基于非商標(biāo)性目的進(jìn)行正當(dāng)使用。首先，涉案商標(biāo)“格力”、“GREE”為非描述性的臆造文字，具備先天的顯著性，不存在他人可以對其進(jìn)行商標(biāo)法意義上的正當(dāng)使用的事實基礎(chǔ)。其次，在被控侵權(quán)產(chǎn)品上已經(jīng)有適用于格力空調(diào)的相關(guān)文字說明的情況下，根本沒必要再行使用“新格力通”和“GREE”文字。第三，江蘇群達(dá)雖然在被控侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注有“QUNDA”、“群達(dá)”注冊商標(biāo)，但并未突出、顯著使用，使得實際起到區(qū)分商品來源作用的是“新格力通”和“GREE”。因此，江蘇群達(dá)在被控侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注“新格力通” 、“GREE”文字不是正當(dāng)使用行為，而是商標(biāo)侵權(quán)行為。

二、本案的另一個爭議焦點：江蘇錦東的合法來源抗辯是否成立。

江蘇錦東辯稱，其并未生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品，該產(chǎn)品系從江蘇群達(dá)采購后銷售的，產(chǎn)品上標(biāo)注了“QUNDA”、“群達(dá)”商標(biāo)，其也向江蘇群達(dá)核實過相關(guān)商標(biāo)注冊文件，故其采購及銷售過程均公開合法，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。并提交了與江蘇群達(dá)簽訂的經(jīng)銷商協(xié)議、發(fā)貨清單，用于證明雙方的代理銷售關(guān)系，及供貨涉案商品的數(shù)量、單價。

法院經(jīng)審理后認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》第六十四條關(guān)于合法來源抗辯的規(guī)定，銷售者要同時滿足證明商品來源和主觀無過錯的兩個條件，方能行使合法來源抗辯。本案中，江蘇錦東銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品系由江蘇群達(dá)生產(chǎn)，且直接來源于江蘇群達(dá)，滿足商品來源合法的條件。但是，江蘇錦東專業(yè)從事空調(diào)及配件的銷售、安裝、維修服務(wù)，其在經(jīng)營中會接觸到格力空調(diào)及遙控器產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)注意到被控侵權(quán)產(chǎn)品存在侵犯格力涉案商標(biāo)的可能性，故未能滿足主觀上無過錯的條件。因此，江蘇錦東的合法來源抗辯不成立，除承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任外，還需承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

三、本案賠償數(shù)額的確定。

本案中，原告請求法院判令兩被告停止生產(chǎn)、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失合計120萬元。并提交了在無錫及常州兩地商鋪購買被控侵權(quán)產(chǎn)品的公證書，用于證明被控侵權(quán)產(chǎn)品線下銷售區(qū)域廣；以及在各大電商平臺（一號店、京東、淘寶等）購買被控侵權(quán)產(chǎn)品過程錄像及訂單截屏?xí)r間戳證據(jù)保全打印件，用于證明被控侵權(quán)產(chǎn)品線上銷售時間長、范圍廣、銷售量大。

結(jié)合原被告提供的證據(jù)及質(zhì)證意見，法院依據(jù)如下因素酌情確定賠償數(shù)額：1、涉案商標(biāo)具有很高的知名度和市場美譽(yù)度；2、江蘇群達(dá)惡意攀附原告涉案商標(biāo)的聲譽(yù)，主觀過錯明顯；3、被控侵權(quán)產(chǎn)品在線上線下均有銷售，銷售渠道遍及各大網(wǎng)絡(luò)電商平臺；4、江蘇群達(dá)提供的涉及生產(chǎn)、銷售、庫存的證據(jù)不能涵蓋被控侵權(quán)產(chǎn)品全部的生產(chǎn)和銷售情況等。

綜上，法院一審判決江蘇群達(dá)、江蘇錦東立即停止生產(chǎn)、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，賠償格力經(jīng)濟(jì)損失合計642000元，其中江蘇群達(dá)作為制造商承擔(dān)60萬元，江蘇錦東作為銷售商承擔(dān)42000元。

知識點匯總

1、追加制造商為被告

本案原告最初僅單獨起訴銷售商，并未發(fā)現(xiàn)制造商，因銷售商提供了被控侵權(quán)產(chǎn)品合法來源，供出上游制造商，故原告申請追加了制造商為被告。通過打擊假冒產(chǎn)品銷售商，追溯制假售假源頭，追加生產(chǎn)制造商為被告，加大打擊力度，更快肅清市場。

2、正當(dāng)使用抗辯

《商標(biāo)法》第五十九條 注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

即只有在注冊商標(biāo)本身可能含有其核定使用商品的通用名稱、圖形、型號及可以表示商品質(zhì)量、原料、功能等描述性文字或通用詞匯時，他人方可基于非商標(biāo)性目的進(jìn)行正當(dāng)使用。

本案中，原告商標(biāo)為非描述性的臆造文字商標(biāo)，而非實際不存在的通用詞匯，故并不存在他人可以對其進(jìn)行商標(biāo)法意義上的正當(dāng)使用的事實基礎(chǔ)。

3、商標(biāo)性使用

《商標(biāo)法》第四十八條 本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

本案中，制造商雖然在被控侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注了其持有的注冊商標(biāo)，但在字體上明顯小于涉嫌侵權(quán)標(biāo)識，使得相關(guān)公眾在接觸到被控侵權(quán)產(chǎn)品時首先注意到的是涉嫌侵權(quán)標(biāo)識，而非制造商自有的注冊商標(biāo)，故實際起到區(qū)分商品來源作用的是涉嫌侵權(quán)標(biāo)識，因此，該使用方式依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商標(biāo)性使用。

作為制造商，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品上突出、顯著使用其自有的注冊商標(biāo)，讓相關(guān)公眾可以識別到該產(chǎn)品為其生產(chǎn)、銷售，強(qiáng)化其注冊商標(biāo)區(qū)分商品來源的作用。

4、正當(dāng)使用與商標(biāo)性使用的區(qū)別

本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品確系適用于格力品牌的空調(diào)設(shè)備，如制造商僅在被控侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注“適用于格力空調(diào)機(jī)”，則屬于正當(dāng)使用行為，而非商標(biāo)性使用。但制造商在被控侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)有適用于格力空調(diào)相關(guān)文字，可以能起到指引、說明商品功能和特點的情況下，仍再行使用涉嫌侵權(quán)標(biāo)識，有意攀附原告涉案商標(biāo)聲譽(yù)，則是基于商標(biāo)性目的的使用，而非正當(dāng)使用行為。

5、合法來源抗辯

《商標(biāo)法》第六十四條第二款 銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。

銷售者要同時滿足證明商品來源和主觀無過錯的兩個條件，方能行使合法來源抗辯，如僅提供合法來源，但主觀上存在過錯，則仍需承擔(dān)賠償責(zé)任。

6、侵權(quán)證據(jù)保全

打擊假冒產(chǎn)品，應(yīng)通過多個銷售渠道進(jìn)行聯(lián)合打擊，本案中，原告采取了多種方式保全被告在線上線下的侵權(quán)證據(jù)。

針對線下實體經(jīng)營商鋪，主要通過公證購買的方式取得被控侵權(quán)產(chǎn)品，證明被告侵權(quán)事實；針對線上網(wǎng)絡(luò)電商平臺，可以通過第三方電子數(shù)據(jù)平臺固定電子證據(jù)（含各平臺被控侵權(quán)產(chǎn)品銷售情況、購買被控侵權(quán)產(chǎn)品過程錄像及訂單截屏等），形成可信時間戳認(rèn)證，補(bǔ)強(qiáng)被告侵權(quán)證據(jù)；同時，為了證明被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售時間、銷售范圍及銷售量，可在多地進(jìn)行公證購買，在多個電商平臺進(jìn)行時間戳認(rèn)證，形成完整的線上線下侵權(quán)證據(jù)鏈，為賠償數(shù)額的確定提供依據(jù)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：吳丹燕

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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