商標標識的使用不能改變商標本身的顯著特征

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 “一起涉‘撤三’制度的商標撤銷行政案。”

撤三案件中商標使用的認定問題涉及兩個方面：一是商標權利人是否具有真實的使用意圖，并且在對使用進行判斷時要充分結合相關公眾的普遍認知。二是商標標識的使用不能改變商標本身的顯著特征。北京知識產權法院審理了這樣一起涉“撤三”制度的商標撤銷行政案，跟小知一起看看吧！

案情簡介

湖南某公司系第27293140號“北窗NORTH WINDOW”商標（以下簡稱訴爭商標）的商標權利人。訴爭商標核定使用在第6類鋁; 金屬片和金屬板; 普通金屬合金; 金屬柵欄; 金屬門板; 建筑用金屬附件; 金屬門; 鋁塑板; 金屬門框; 金屬制窗擋等商品上，專用權期限至2028年10月27日。國家知識產權局經復審認定湖南某公司提交的在案證據不足以證明其于指定期間在復審商品上對訴爭商標進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用，訴爭商標在全部復審商品上予以撤銷。

湖南某公司不服被訴決定，向北京知識產權法院提起訴訟，請求法院判決撤銷被訴裁定，并要求國家知識產權局重新作出裁定。

法律分析

北京知識產權法院經審理認為：結合各方當事人的訴辯主張，本案的爭議焦點在于，現有證據能否證明訴爭商標于指定期間內在核定使用的商品上進行了公開、真實、合法的商業(yè)使用。

首先，湖南某公司提交了授權給佛山市某公司及佛山某鋁業(yè)有限公司使用訴爭商標的商標授權書，佛山市某公司通過“北窗門窗”“奧合北窗門窗”等賬號在某平臺對訴爭商標進行廣告宣傳。其中，湖南某公司提交的對金屬框橫截內部系統介紹視頻中，三角形金屬框橫截面旁顯示了“北窗NORTH WINDOW”等文字標志，屬于將標志直接刻印在商品上,通過展示小面積橫截面的實物用以說明材料的密封、防水、隔音、隔熱等效果，符合該行業(yè)商品展示慣例。并且，根據目前市場的需求及技術水平，金屬門和金屬窗的制作工藝、用料材質存在較大交叉，可通過用戶具體需求、放置位置以及功能要求調節(jié)尺寸進行金屬門與金屬窗的制作轉換，此種宣傳和制作模式屬于該行業(yè)慣常做法，對此同行業(yè)從業(yè)者以及相關消費者理應知曉。

湖南某公司在訴訟階段提交了實物證據，即黑色“L”型配件，材質為鋅合金，配件上標注了“北窗”字樣，結合湖南某公司在訴訟階段提交的在某平臺發(fā)布的視頻顯示該零件用于放置在金屬部件四角處，此種將商標標志刻印或刻制于相關商品上，并通過展示商品局部或等比例縮小版實物的方式，對商品進行展示屬于該行業(yè)慣常做法。湖南某公司在訴訟階段提交了在某平臺發(fā)布的多個視頻，視頻中在金屬窗、金屬門等商品展示樣品上均出現“北窗NORTH WINDOW”文字標志，證明湖南某公司對于“北窗NORTH WINDOW”文字標志存在實際使用行為。

其次，本案訴爭商標為文字商標，由“北窗”與“NORTH WINDOW”上下排列，“北窗”在上，“NORTH WINDOW”在下，其中英文部分為“北”與“窗”的英文直譯。盡管湖南某公司提供的視頻證據中顯示的文字標志為“北窗”在下，“NORTH WINDOW”在上，但本院認為，在實際使用的過程中此種位置的變化不會使相關公眾對訴爭商標的識別以及訴爭商標的作用發(fā)揮產生實質影響。因此，湖南某公司提交的在案證據相互印證，證明訴爭商標于指定期間內在相關商品上進行了真實有效合法的商業(yè)使用，訴爭商標在上述商品上的注冊應當予以維持，一審法院作出判決，支持湖南某公司訴訟請求。

第三人劉某不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院。二審法院判決駁回上訴，維持北京知識產權法院原判。

法官提示

本案涉及撤三案件中商標使用的認定問題。一是商標權利人是否具有真實的使用意圖，并且在對使用進行判斷時要充分結合相關公眾的普遍認知。二是商標標識的使用不能改變商標本身的顯著特征。

01、具有真實的商標使用意圖

撤三制度中的“使用”應為“真實使用”。商標權人負有誠實使用商標的義務，而不能通過象征性使用占有商標，注冊商標專用權人僅作象征性使用的，可能面臨被撤銷的風險[1]。2019年北京市高級人民法院發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》的第19條19.4款“為了維持訴爭商標注冊進行象征性使用的，當事人主張維持商標注冊的，不予支持。”從字面意義解讀，該“象征”對應的應當是“真實”，即權利人以維持注冊商標為目的，僅存在零星的、偶發(fā)性的、名義上的商標使用行為。此種使用行為并非基于真實的、堅定的使用意圖，往往規(guī)模極小，未對市場產生實質影響。為促進、鼓勵商標的實際使用，只要在指定期間將訴爭商標用于商品或服務的標識，發(fā)揮了其識別商品或服務來源的作用，在商標權人的控制之下對商標進行了公開、合法、真實的使用，即可認定該商標已經使用。反之，若無直接證據顯示訴爭商標于指定期間內已經實際進入了商品流通領域，從而實際發(fā)揮了區(qū)分商品或服務來源的作用，則不宜認定該商標實際進行了使用。本案中，湖南某公司通過舉證多個在指定期間內某平臺中發(fā)布的宣傳視頻顯示其對于商標進行了真實合法有效的使用。同時考慮到門窗行業(yè)的產品特點、制作工藝以及銷售樣品展示的慣常做法等因素，結合相關公眾的普遍認知，認定湖南某公司對訴爭商標具有真實的使用意圖。

02、商標的使用不能改變商標本身的顯著特征

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第26條第2款中指出，實際使用的商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。對于注冊商標的使用，通常理解為按照商標注冊證上的樣式進行使用，而《規(guī)定》中可以看出撤三案件中對于商標的實際使用態(tài)度更是側重實質使用?！拔锤淖冿@著特征”即實際使用的商標標志應當與注冊商標具有相同的來源識別效果，實際使用的標志與注冊商標標志具有相同的顯著特征。在認定構成基本相同標識的實踐方面，僅僅改變注冊文字商標的書寫方法的（包括字體間的轉換、繁體字與簡體字的轉換、橫寫與豎寫的轉換、羅馬字大小寫的轉換等）；商標構成要素之間排列的改變與位置的互換等[2]。如權利人確實具有真實使用意圖，并且也對商標進行了商標性使用的前提下，即使實際使用過程存在與訴爭商標有細微差別的情形，在未改變商標本身顯著特征的前提下，也不應輕易撤銷該商標。從實際使用的標識角度看，如果使用的并不是與注冊商標相同或基本相同的商標，而是與注冊商標相近似的商標，改變了顯著特征，那么無法免除因不使用而被撤銷的命運。本案中，盡管在實際使用過程中，在部分場景呈現的商標與訴爭商標在文字位置上略有不同，但未改變其顯著特征的，不會使相關公眾對訴爭商標的識別以及訴爭商標的作用發(fā)揮產生實質影響，可以視為注冊商標的使用。

注：

[1]王蓮峰,胡丹陽.論注冊商標使用義務規(guī)范的體系化構建——兼評商標法修訂草案征求意見稿相關條款[J].知識產權,2024,(02):44-66.

[2]張鵬.《商標法》第49條2款“注冊商標三年不使用撤銷制度”評注[J]. 知識產權,2019,(02):3-27.

（原標題：“北窗”：我太“南”了 | 以案釋法）

來源：知產北京

作者：王秋湜 立案庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標標識的使用不能改變商標本身的顯著特征（點擊標題查看原文）

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