以“pipedream”商標侵權案探析未使用商標的追溯性司法保護困境

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“本案重審一審判決在認可權利商標有效性的前提下認定被告不構成商標侵權且不予賠償，體現(xiàn)了尊重我國實行的商標注冊制度的同時兼顧實踐商標權利本質以利于市場交易的公平性?！?/p>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：郭苑芳謝有林廣東哲誠律師事務所

摘要

鑒于我國采取商標注冊制的保護制度，導致大量職業(yè)注冊人囤積或不正當手段搶注商標、進而通過高價轉讓或商業(yè)維權牟取利益，架空了商標法的立法目的。據(jù)此，2019年《商標法》第4條增加了“不以使用為目的惡意商標注冊申請予以駁回”限制性條款，本案恰好是司法機關在商標民事侵權案件中積極探索“未實際使用”的形式注冊商標不應當給予實體保護的典型案例。

本案經一審、二審及重審三次的司法審查，最終認定：對于未投入“實際使用”而被撤銷的商標，其注冊人在商標撤銷公告之前提起商標侵權訴訟的，應適用《商標法》第64條第一款駁回原告的指控請求。本案是人民法院對“未投入實際使用”的形式注冊商標不給予追溯性司法保護的新型判例，同時創(chuàng)造性適用《商標法》第64條第1款認定被告不構成商標侵權。該判決實際上是將“形式商標”的學術理論應用到司法實踐，擴張解釋其不產生實體保護的商標權利，故而排除適用《商標法》五十七條（一）、（二）進行侵權審查。

關鍵詞：商標侵權撤銷未實際使用形式商標追溯性司法保護

案情簡介

原告洪某（以下簡稱：原告）以被告廣州某公司銷售帶有“ 以“pipedream”商標侵權案探析未使用商標的追溯性司法保護困境 ”情趣用品（下稱涉案商品）侵害其第9154341號“”注冊商標（下稱：權利商標）為由向廣州市天河區(qū)人民法院提起訴訟，并主張35萬元賠償。

本案原告2017年6月19日公證購買涉案商品，權利商標撤銷復審行政訴訟仍在二審程序中（該注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷申請是案外人美國PD有限公司提出）。北京市高市級人民法院于2018年11月28日做出二審判決（2018京行終5285號）認定權利商標因2012年10月19日至2015年10月18日期間連續(xù)三年未投入商業(yè)使用被撤銷，隨后國家知識產權局于2018年12月20日對權利商標做出撤銷公告。本案重審法院認可了權利商標在2018年12月20日前為有效商標。

本案一審認定權利商標因已經被撤銷，依據(jù)《商標法》64條判定被告不承擔賠償責任。但未對權利商標撤銷公告前的有效性以及是否構成侵權進行評價。因此，本案二審法院以裁決事實不清、適用法律部分不當為由發(fā)回重審。本案重審一審判決再次依據(jù)《商標法》第64條，判定權利商標在撤銷公告前具有商標效力，但被告不構成侵犯原告注冊商標專用權，且已經撤銷的形式商標不具有保護的實質利益，無需再給予追溯性的司法保護。

爭議焦點

爭議焦點一：權利商標在起訴前三年是否投入真實、合法、有效的商業(yè)使用。

原告提交了權利商標撤銷公告前所簽訂的合同、發(fā)票、報刊、宣傳圖片等。被告從超出核定范圍的使用、關聯(lián)企業(yè)間的交易使用、以及非中國大陸的使用不屬于我國商標法意義上的使用等進行抗辯，最終重審法院認定原告提交的證據(jù)無法證明權利商標在核定商品范圍內進行了實際使用。

爭議焦點二：未投入實際使用的商標使用是否給予追溯性的司法保護。

連續(xù)三年不使用而被撤銷的注冊商標，其專用權自撤銷公告之日起消亡。因此原告主張其在撤銷公告前仍然是受《商標法》保護的有效注冊商標，有權依據(jù)《商標法》57條主張被告停止侵權并獲得賠償。被告則從商標法的立法目的、形式商標喪失注冊商標的基本功能、不產生權利保護的正當性等理論，抗辯認為原告商標從未投入商業(yè)使用，未產生任何商譽，未發(fā)揮區(qū)分產源的本質作用不應給予已撤銷的權利商標追溯性的司法保護。本案重審一審法院采納被告意見確定權利商標為形式商標不予追溯性司法保護。

爭議焦點三：被告銷售涉案商品是否構成侵犯原告注冊商標專用權。

原告主張涉案商品標識近似、商品類似而落入權利商標保護范圍。被告則以權利商標未被實際使用則不具有混淆性前提進行抗辯確認不存在商標侵權的前提基礎。重審一審法院基于形式商標不再給予追溯性司法保護的理論，排除《商標法》第57條（二）、（三）項的適用，直接適用《商標法》第64條1款認為原告指控被告侵犯其注冊商標專用權沒有事實和法律依據(jù)，確認被告銷售不構成商標侵權行為，最終駁回原告的所有訴訟請求。

核心意見

第一、從權利商標的不正當性，被告產品來源的正當性入手影響法官心證，確定不侵權的抗辯立場。

筆者認為，本案原告與被告屬于同業(yè)經營者，兩者均相互熟悉。原告起訴目的在于抗衡案外人PD產品有限公司（PD公司2006年即在美國注冊“pipedream”商標，系全球的情趣用品巨頭）提出的撤銷商標行政案件，而起訴被告銷售來源于PD產品有限公司的涉案商品構成商標侵權?；诖?，被告著手收集美國在先的pipedream注冊商標信息、PD公司存續(xù)證明、PD公司產品聲明、以及被告與原告的通話錄音等以證明原告熟知PD公司的在先pipedream品牌產品知名度，原告注冊商標不具有正當性。本案一審、二審、重審一審裁決雖未對原告的惡意注冊商標行為進行評價，但在很大程度上影響法官心證，維持公平而認定被告不構成商標侵權。

第二、從權利商標撤銷公告前的使用證據(jù)細節(jié)入手，逐個擊破，對其形式商標進行定性。

本案原告提起本案侵權之訴時，北京知識產權法院已經對權利商標予以撤銷，但原告為維持其形式商標的有效性而向北京市高級人民法院提起二審。鑒于權利商標存在不正當注冊及不以使用為目的之嫌，其提供的使用證據(jù)必然存在為應付訴訟而制造的痕跡。被告從證據(jù)細節(jié)逐個入手，即發(fā)現(xiàn)其存在關聯(lián)企業(yè)即股東均為原告的企業(yè)互相開具銷售發(fā)票、產品項目超出核準范疇、未體現(xiàn)商品項目等使用證據(jù)瑕疵。由此，被告抗辯得出原告沒有對注冊商標進行商標法意義上的使用，并未累積任何商譽；更何況原告注冊商標已經喪失實體權利，不存在任何可保護價值與利益，無需再給予追溯性的司法保護。

第三、從混淆性概念入手，主張其未使用，不具有混淆性前提，進而也不存在商標侵權的情形。

被告引入商標近似侵權判斷的其中一要件 “混淆性”進行評價。鑒于權利商標屬于“未實際使用”的形式商標，其并未投入消費者市場，未使消費者產生從形式符號到產品來源之間的聯(lián)結，及時被告銷售帶有“pipedream”的情趣用品也不會造成消費者的混淆，因此也不存在商標侵權的行為。本案重審一審判決雖排除原告適用《商標法》57條的侵權請求權，但在適用64條第1款基礎上同時認定被告不具有侵權的法律和事實依據(jù)的評價與被告所主張的“不具有混淆前提因此不構成侵權”具有相同的效果。

判決結果

一審判決未對權利商標撤銷公告前的權利進行評價，依據(jù)《商標法》64條第1款判令被告構成侵權，但駁回原告的賠償請求。

二審裁決認定一審法院審查事實錯誤，法律適用部分不當發(fā)回重審。

重審一審法院依據(jù)《商標法》64條第1款判定原告指控的商標侵權行為無事實和法律依據(jù)，并駁回原告的全部訴訟請求。

裁判文書

一、廣州市天河區(qū)人民法院一審：（2017）粵0106號民初21465號民事判決書；

二、廣州知識產權法院二審：2020粵73民終47號民事裁定書；

三、廣州市天河區(qū)人民法院發(fā)回重審一審：2020粵0106民初36066號民事判決書。

案例評析

第一、本案是將“形式商標”的學術理論應用到司法實踐的典范，人民法院從商標法的立法目的認為“商標受保護的原因不在于標識形式本身，而在于它所代表商品或服務及由商品或服務所體現(xiàn)的商譽。涉案商標在有效期內并未在核定使用的商品上實際使用，且因連續(xù)三年未使用已經撤銷，該權利在有效期內未能體現(xiàn)出其商業(yè)價值，亦沒有可保護的實質利益存在，故對于涉案商標專用權無需再給予追溯性的司法保護【重審判決書P10段2】?！痹撜J定對于注冊商標撤銷前不享有商標的實體權利進行合理的擴張解釋，是人民法院對“未投入實際使用”的形式注冊商標不給予追溯性司法保護的新型判例，為當下打擊非正常申請和惡意囤積商標提供了明確的司法引導，具有積極的法律意義。

第二、本案在認定商標保護的實體權利是基于法定注冊還是基于實際使用產生商標區(qū)分產源的功能時，重審一審法院兼顧了商標注冊制度的權威性、商標使用的價值和基本功能，認為形式商標不再給予追溯性司法保護，喪失適用《商標法》第57條（一）、（二）、（三）項禁用權請求權利的基礎，創(chuàng)造性地適用《商標法》第64條第1款認為原告指控被告侵犯其注冊商標專用權沒有事實和法律依據(jù)，駁回原告的全部訴訟請求，該認定亦是對現(xiàn)有《商標法》關于該條款是“認定商標侵權但不賠或少賠”情形的突破，屬于對商標法適用的新型案例。

結語和建議

我國實行商標注冊取得制度，商標權利的取得無需以使用為前提；但商標權利的行使有賴于“商標法意義上的使用”，即通過真實、有效、合法地在商業(yè)流通領域使用，使得消費者將具體的商標注冊形式與商品、服務的來源建立起聯(lián)系，以達到商標區(qū)分產源的本質功能。本案原告以未投入實際使用的形式商標欲行使其禁用權，違背商標的本質屬性，不應賦予其《商標法》第57條（一）、（二）、（三）款注冊商標禁用權的請求權。本案重審一審判決在認可權利商標有效性的前提下認定被告不構成商標侵權且不予賠償，體現(xiàn)了尊重我國實行的商標注冊制度的同時兼顧實踐商標權利本質以利于市場交易的公平性。

（原標題：以“pipedream”商標侵權案探析未使用商標的追溯性司法保護困境）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：郭苑芳謝有林廣東哲誠律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以“pipedream”商標侵權案探析未使用商標的追溯性司法保護困境（點擊標題查看原文）

以“pipedream”商標侵權案探析未使用商標的追溯性司法保護困境

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