從一起商標侵權案看新舊《商標法》的適用

案情 　　2014年4月8日，江蘇無錫工商局北塘分局接黑龍江綏化市稻香村米業(yè)有限公司（以下簡稱稻香村米業(yè)）投訴稱：自己為天賜康商標在第30類商品（含米；谷物制品；生糯粉；湯元粉；食用面粉；人食用的去殼谷物；玉米粉）上的商標注冊人，商標注冊證號為第5089296號，無錫市北塘區(qū)某糧油經營部有銷售侵犯其天賜康注冊商標專用權大米的行為。

　　次日，工商執(zhí)法人員至當事人經營場所檢查，發(fā)現該經營部存放有待售的16.9噸標注黑龍江綏化市天賜康米業(yè)有限公司（以下簡稱天賜康米業(yè)）生產的袋裝大米，該批大米包裝袋正面印有顯著的“天賜康”字樣（未使用注冊標記）。

　　經查，當事人從2010年起在無錫地區(qū)代理經銷天賜康米業(yè)生產的“天賜康”大米。2014年3月中旬，稻香村米業(yè)在無錫地區(qū)拓展業(yè)務時，發(fā)現當事人經銷的“天賜康”大米屬侵犯該公司注冊商標專用權商品，當即告知當事人并要求其停止銷售侵權商品。當事人得知該情況后與天賜康米業(yè)取得聯系并詢問情況，天賜康米業(yè)表示會與稻香村米業(yè)溝通，當事人可以繼續(xù)銷售。當事人遂于2014年4月2日和4月6日分兩批（每批26噸）從天賜康米業(yè)以每公斤5.4元的價格購進該公司生產的“天賜康”純天然長粒香米52噸，在無錫市場上以每公斤5.6元的價格出售，至案發(fā)已售出35.1噸。

　　在調查取證過程中，當事人向工商機關提供了進銷貨憑證、運輸單據、賬冊以及天賜康米業(yè)的營業(yè)執(zhí)照復印件、工業(yè)產品生產許可證復印件。天賜康米業(yè)也提供了一份情況說明，表示以前不知道“天賜康”在米這一商品類別上已被他人注冊，以后的產品不會再突出使用“天賜康”字樣。

　　爭議

　　由于當事人的違法行為發(fā)生在新《商標法》施行前，而對該案的調查取證及作出處罰決定時間延續(xù)到新《商標法》施行后，辦案人員對該案如何處理有兩種不同意見。

　　第一種意見認為：《工商總局關于執(zhí)行修改后的〈中華人民共和國商標法〉有關問題的通知》（工商標字〔2014〕81號）規(guī)定：“商標違法行為發(fā)生在2014年5月1日以前的，適用修改前的商標法處理；商標違法行為發(fā)生在2014年5月1日以前且持續(xù)到2014年5月1日以后的，適用修改后的商標法處理。”根據此規(guī)定，本案中當事人的商標侵權行為發(fā)生在2014年5月1日前，應當直接適用舊《商標法》處理，認定當事人2010年起經銷涉案“天賜康”大米構成商標侵權行為，沒收、銷毀侵權商品，并可處非法經營額三倍以下的罰款。

　　第二種意見認為：舊《商標法》與新《商標法》對銷售侵犯注冊商標專用權商品行為的定性規(guī)定是一致的，但處罰上出現了新變化。新《商標法》第六十條第二款規(guī)定：“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售?！备鶕皬呐f兼從輕”原則，對于當事人的行為應區(qū)分主觀故意，不知道銷售的是侵犯注冊商標專用權商品的，應當適用新《商標法》，認定其侵權行為成立，但只能責令停止銷售；對于當事人明知的侵權行為，則應適用舊《商標法》，認定其侵權行為成立，沒收侵權商品，并可處非法經營額三倍以下的罰款。

　　分　析

　　本案的爭議焦點集中在新舊《商標法》的適用以及當事人主觀故意的認定上。

　?。ㄒ唬┬屡f《商標法》的適用

　　1.最高人民法院《關于審理行政案件適用法律規(guī)范問題的座談會紀要》第三點“關于新舊法律規(guī)范的適用規(guī)則”明確規(guī)定：“根據行政審判中的普遍認識和做法，行政相對人的行為發(fā)生在新法施行以前，具體行政行為作出在新法施行以后，人民法院審查具體行政行為的合法性時，實體問題適用舊法規(guī)定，程序問題適用新法規(guī)定，但下列情形除外：（一）法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的；（二）適用新法對保護行政相對人的合法權益更為有利的；（三）按照具體行政行為的性質應當適用新法的實體規(guī)定的?！笨梢?，“從舊兼從輕”原則在行政法領域是適用的。

　　2.根據舊《商標法》及《實施條例》的規(guī)定，對于侵犯商標專用權的行為，沒收侵權商品，并可處非法經營額三倍以下的罰款。新《商標法》規(guī)定，對于侵犯商標專用權的行為沒收侵權商品，違法經營額五萬元以上的，可以處違法經營額五倍以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的，可以處二十五萬元以下的罰款。對五年內實施兩次以上商標侵權行為或者有其他嚴重情節(jié)的，應當從重處罰。銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售。

　　從新舊《商標法》對侵犯商標專用權行為設定的罰則來看，新《商標法》更重，但有一種特殊情況除外。對于行政相對人不知情，能證明該商品是合法取得并說明提供者的情形，新《商標法》明確規(guī)定“責令停止銷售”，不再給予行政處罰。在此情形下，適用新《商標法》顯然更有利于行政相對人。

　　根據上述分析可知，本案當事人能夠說明其經銷的涉案產品的合法來源及提供者，因此主觀故意的判斷成為關鍵，如果其銷售侵權大米存在主觀故意，應適用舊《商標法》處理；如果確實不知情，則適用新《商標法》。

　?。ǘ┬袨槿酥饔^故意的認定

　　1.《商標法》歷次修改在行為人主觀故意方面的變化。

　　《商標法》自1982年制訂以來，已歷經3次修改。值得注意的是，每次修改都涉及銷售商標侵權商品行為歸責原則，對這種行為的定性及處罰一直處于變化中。

　　1982版《商標法》采用無過錯原則，1993版《商標法》及《實施細則》采用過錯原則，以明知或應知為構成要件。2001版《商標法》又恢復為無過錯原則，刪除了“明知”，不論侵權人主觀上是否知道其銷售的是侵權商品，只要客觀上實施了銷售侵權商品的行為，就認定為侵權，要承擔民事責任和行政責任甚至刑事責任。

　　新《商標法》將兩種原則有機結合，在銷售侵權商品行為定性上采用無過錯原則，而在責任承擔上采用過錯原則，即不論侵權人主觀上是否知道其銷售的是侵權商品，只要客觀上實施了銷售侵權商品的行為，就認定為侵權，但如果沒有過錯，則不承擔賠償責任，也不予行政處罰。

　　2.新《商標法》第六十條第二款“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售”的理解和操作。

　　從該款的規(guī)定來看，認定侵權人無過錯有兩個判斷標準：一是主觀上不知道，二是能證明商品為合法取得并說明提供者。同時符合這兩個標準，才能認定為無過錯。

　　對于第二個標準中的“合法取得”，新《商標法實施條例》第七十九條已作出明確規(guī)定，包括：有供貨單位合法簽章的供貨清單和貨款收據且經查證屬實或者供貨單位認可的；有供銷雙方簽訂的進貨合同且經查證已真實履行的；有合法進貨發(fā)票且發(fā)票記載事項與涉案商品對應的；其他能夠證明合法取得涉案商品的情形。關于“說明提供者”，2013年9月出版的《中華人民共和國商標法釋義》指出：“說明提供者，是指銷售者能夠說明該商品的出賣方的姓名、名稱、住所或者提供其他線索，并且能夠被查實?！?

　　應該說，這個標準的可操作性還是比較強的。

　　相對于“合法取得”，“不知道”的認定比較復雜。筆者認為，在侵權人能夠提供合法取得的證據并說明提供者的前提下，舉證責任轉移到商標權利人和行政機關。如果商標權利人或行政機關不能證明當事人為明知或應知，則侵權人不承擔民事賠償責任和行政處罰。

　　明知是一種故意的過錯，是銷售者明知其銷售行為會造成對權利人的侵害而有意的行為；應知是一種過失的過錯，是指銷售者應該注意到自己所售的商品為侵權商品，但由于疏忽大意而沒有注意，導致侵權行為的發(fā)生。對于明知應知的判斷，國家工商局1994年印發(fā)的《關于執(zhí)行〈商標法〉及其〈實施細則〉若干問題的通知》第六條有關于對“明知”和“應知”如何理解和操作的問題的規(guī)定：工商行政管理機關在查處這種行為時，對以下情況，應判定經銷者為《商標法》第三十八條第二項和《細則》第四十一條第一項所指的“明知”或“應知”： 1.更改、掉換經銷商品上的商標而被當場查獲的； 2.同一違法事實受到處罰后重犯的；3.事先已被警告，而不改正的； 4.有意采取不正當進貨渠道，且價格大大低于已知正品的；5.在發(fā)票、賬目等會計憑證上弄虛作假的；6.專業(yè)公司大規(guī)模經銷假冒注冊商標商品或者商標侵權商品的；7.案發(fā)后轉移、銷毀物證，提供虛假證明、虛假情況的；8.其他可以認定當事人明知或應知的。該通知已隨著2001版《商標法》刪除“明知”要件而失效，但筆者認為在認定當事人“不知道”時可作適當借鑒。

　　3.關于本案當事人主觀故意的認定。

　　本案當事人在無錫市場經銷天賜康米業(yè)生產的“天賜康”大米多年，“天賜康”是天賜康米業(yè)的字號，其商品外包裝袋雖突出使用“天賜康”字樣，但并未標注注冊標記。因此，在2014年3月中旬稻香村米業(yè)明確告知其銷售的天賜康米業(yè)生產的“天賜康”大米為商標侵權商品之前，當事人的銷售行為可認定為“不知道”。但是，當事人在收到稻香村米業(yè)的告知后，已知天賜康是注冊商標，仍繼續(xù)其違法銷售行為，應當認定為“明知”。

　　結　論

　　當事人銷售侵犯注冊商標專用權大米的行為均發(fā)生在新《商標法》施行前，而對該案的調查取證及作出處罰決定時間延續(xù)到新《商標法》施行后。對當事人處罰依據的法律適用應根據當事人的主觀情況，分別對待。

　　當事人2014年3月中旬被告知前銷售涉案天賜康大米的行為，由于其不知道是侵權商品，同時能證明合法來源、說明提供者，適用新《商標法》的規(guī)定對當事人更為有利。筆者認為，應依據新《商標法》第六十條第二款“銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售”的規(guī)定，責令當事人停止銷售，不予行政處罰。

　　針對當事人2014年3月中旬被告知后，明知天賜康大米為侵權商品仍繼續(xù)銷售的行為，應根據舊《商標法》第五十三條“有本法第五十二條所列侵犯注冊商標專用權行為之一……工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具，并可處以罰款”的規(guī)定處罰。

來源：中國工商報作者：單　煒　段金豐　朱品昌整理：iprdaily 網站：http://m.islanderfriend.com/

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