實(shí)用新型申請(qǐng)新穎性審查意見的答復(fù)

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作者：風(fēng)清  北京華仲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于實(shí)用新型申請(qǐng)新穎性審查意見的答復(fù)

實(shí)用新型是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。由于實(shí)用新型不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，其授權(quán)率一度達(dá)到90%以上。然而自2016年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利質(zhì)量提升工程實(shí)施以來(lái)，實(shí)用新型申請(qǐng)的授權(quán)率降低到了60%左右。

目前來(lái)看，實(shí)用新型的駁回主要涉及兩個(gè)法條：技術(shù)方案比較簡(jiǎn)單的專利申請(qǐng)多以不符合專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性被駁回；而技術(shù)方案比較復(fù)雜的專利申請(qǐng)則多以不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的說(shuō)明書應(yīng)充分公開被駁回。

本文著重探討一下新穎性審查意見的答復(fù)思路。

新穎性，是指該實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向?qū)＠痔岢鲞^(guò)申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后（含申請(qǐng)日）公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中（下文中簡(jiǎn)稱為抵觸申請(qǐng)）。

《專利審查指南》對(duì)有關(guān)發(fā)明是否具備新穎性的審查原則規(guī)定如下：（1）同樣的實(shí)用新型；（2）單獨(dú)對(duì)比。同樣的實(shí)用新型是指被審查的實(shí)用新型專利申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng)相比其技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實(shí)質(zhì)上相同，即“四相同”。單獨(dú)對(duì)比是指判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將實(shí)用新型專利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請(qǐng)的每一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行比較。

在答復(fù)審查員發(fā)出不具有新穎性的審查意見前，代理人或者申請(qǐng)人可按照如下步驟來(lái)核實(shí)審查員是否給出了正確的審查意見并總結(jié)出答復(fù)思路：

（1）核實(shí)對(duì)比文件的申請(qǐng)日、公開日，核實(shí)對(duì)比文件從時(shí)間上是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請(qǐng)；

（2）核實(shí)審查員評(píng)述新穎性提及的全部技術(shù)特征是否記載在對(duì)比文件的一個(gè)技術(shù)方案里；

（3）核實(shí)對(duì)比文件是否公開了本申請(qǐng)權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，或者如果對(duì)比文件沒(méi)有公開全部技術(shù)特征，那么區(qū)別技術(shù)特征是否屬于本領(lǐng)域慣用手段的直接置換；核實(shí)對(duì)比文件與本申請(qǐng)的技術(shù)方案是否屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，能夠解決的相同的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同或相似的技術(shù)效果。

“四相同”中，方案相同是根本，而技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的相同并不需要對(duì)比文件文字公開，只需要所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領(lǐng)域，解決相同的技術(shù)問(wèn)題，并具有相同的預(yù)期效果即可。因此，在審查過(guò)程中，審查員往往對(duì)技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的關(guān)注有限。特別是在實(shí)用新型的審查過(guò)程中，由于花費(fèi)在每一件申請(qǐng)上的時(shí)間有限，審查員一般不主動(dòng)進(jìn)行新穎性檢索，主要利用機(jī)器檢索系統(tǒng)推送的報(bào)告進(jìn)行新穎性審查，在將推送報(bào)告中的文件與本申請(qǐng)權(quán)利要求進(jìn)行對(duì)比時(shí)，由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢索，審查員對(duì)技術(shù)方案的理解很容易停留在技術(shù)特征層面，更容易出現(xiàn)僅進(jìn)行簡(jiǎn)單的技術(shù)特征對(duì)比、而忽略了技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的對(duì)比的現(xiàn)象。因此，申請(qǐng)人或代理人在答復(fù)審查意見時(shí)應(yīng)該更多的關(guān)注上述步驟（3）的核實(shí)。

以下舉例說(shuō)明實(shí)用新型新穎性審查意見答復(fù)：

實(shí)用新型申請(qǐng)（申請(qǐng)日2017年）權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)一種種植裝置，其特征在于：包括植物部分、外部容器和內(nèi)部容器；所述的植物部分包括觀賞植物和栽培基質(zhì)，所述的栽培基質(zhì)為植物海綿；所述的內(nèi)部容器置于所述的外部容器內(nèi)，內(nèi)部容器的底部和外部容器的底部具有一定的空間，內(nèi)部容器用于栽植植物部分，所述的內(nèi)部容器的底部或相對(duì)的兩側(cè)面設(shè)置有通孔；所述的外部容器用于儲(chǔ)存水。

對(duì)比文件1（公開日期2014年）公開了一種種植裝置，由上至下依次設(shè)置有育苗杯、培養(yǎng)土、發(fā)芽杯、發(fā)芽墊、植物種子，育苗杯上部設(shè)有開口部，其內(nèi)部為中空結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)土、發(fā)芽杯和發(fā)芽墊放置于育苗杯內(nèi)部，發(fā)芽杯的體積小于育苗杯的體積，發(fā)芽杯底面中心位置設(shè)置有一生根孔；發(fā)芽墊覆蓋在發(fā)芽杯的底面上，發(fā)芽墊由具有吸水性的纖維材料制成。

通知書中認(rèn)為對(duì)比文件1公開了除“內(nèi)部容器相對(duì)的兩側(cè)面設(shè)置有通孔”之外的全部技術(shù)特征，而兩側(cè)面設(shè)置通孔屬于本領(lǐng)域慣用手段等效替換。

收到通知書后如果直接按照審查意見的評(píng)述思路對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行簡(jiǎn)單比較，育苗杯相當(dāng)于外部容器，發(fā)芽杯相當(dāng)于內(nèi)部容器、發(fā)芽墊相當(dāng)于植物海綿似乎成立，并且各部件的形狀和位置關(guān)系似乎也都可以算作公開。

但是如果采用本文中的步驟逐項(xiàng)核實(shí)后就會(huì)得到截然不同的結(jié)論：

首先，按照通知書提供的文獻(xiàn)號(hào)找到對(duì)比文件，經(jīng)核實(shí)對(duì)比文件公開日期沒(méi)有問(wèn)題，可以作為現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述本申請(qǐng)的新穎性。

接著，在對(duì)比文件中找到相關(guān)段落，經(jīng)核實(shí)確定審查意見中的技術(shù)特征來(lái)自一個(gè)具體技術(shù)方案，符合單獨(dú)對(duì)比原則。

最后， 詳細(xì)閱讀對(duì)比文件，與本申請(qǐng)的技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果進(jìn)行對(duì)比：

（1）技術(shù)領(lǐng)域不同。本申請(qǐng)說(shuō)明書有益效果部分記載了本申請(qǐng)屬于無(wú)土栽培領(lǐng)域。所謂無(wú)土栽培是指不用天然土壤，而采用含有植物生長(zhǎng)發(fā)育必需元素的營(yíng)養(yǎng)液提供營(yíng)養(yǎng)，使植物正常完成整個(gè)生命周期的栽培技術(shù)。然而對(duì)比文件1中明確指出育苗杯中設(shè)置有培養(yǎng)土，可見對(duì)比文件1屬于傳統(tǒng)的土壤栽培。

（2）技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果不同。本申請(qǐng)說(shuō)明書背景技術(shù)部分提出傳統(tǒng)土壤栽培方法存在“受常規(guī)基質(zhì)物理性質(zhì)的限制，難以實(shí)現(xiàn)環(huán)保、清潔化種植。而且經(jīng)常會(huì)因?yàn)闈菜豢茖W(xué)而出現(xiàn)盆栽過(guò)于干旱或澇漬，使得植物無(wú)法正常生長(zhǎng)”這個(gè)技術(shù)問(wèn)題。因此，本申請(qǐng)采用了權(quán)利要求1的種植裝置，以解決上述技術(shù)問(wèn)題。而對(duì)比文件1由于采用了傳統(tǒng)土壤栽培，因此無(wú)法解決本申請(qǐng)中的技術(shù)問(wèn)題。對(duì)比文件1僅是解決長(zhǎng)途運(yùn)輸過(guò)程中種子的保水問(wèn)題。由于解決的技術(shù)問(wèn)題不同，本申請(qǐng)與對(duì)比文件1也必然具有不同的技術(shù)效果。

（3）技術(shù)方案不同。本申請(qǐng)的栽培基質(zhì)植物海綿承載于內(nèi)部容器內(nèi)，對(duì)植物起固定支撐作用；而對(duì)比文件1中的發(fā)芽墊無(wú)法對(duì)植物提供固定作用，因此對(duì)比文件1的發(fā)芽墊不能相當(dāng)于本申請(qǐng)的植物海綿。本申請(qǐng)內(nèi)部容器底面或兩側(cè)設(shè)置的通孔是為了將外部容器內(nèi)的水分引入基質(zhì)。而對(duì)比文件1中植物的根系需要穿過(guò)發(fā)芽杯底部的通孔扎根到外部容器的基質(zhì)中才能實(shí)現(xiàn)對(duì)植物的固定，因此對(duì)比文件1帶底部通孔的發(fā)芽杯也不能相當(dāng)于本申請(qǐng)的內(nèi)部容器，在內(nèi)部容器兩側(cè)設(shè)置通孔也不是本領(lǐng)域慣用手段的直接替換，因?yàn)槿绻麑?duì)比文件1發(fā)芽杯的通孔設(shè)置于兩側(cè)壁上，則植物根系無(wú)法通過(guò)通孔扎根于育苗杯土壤中。

通過(guò)上述案例分析可以看出，采用本文的三步核實(shí)法，在核實(shí)審查意見的同時(shí)也總結(jié)出了答復(fù)審查意見的具體思路，從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果和技術(shù)方案四個(gè)方面來(lái)說(shuō)明實(shí)用新型申請(qǐng)與對(duì)比文件的差異，其說(shuō)理更有說(shuō)服力，更有利于提高實(shí)用新型申請(qǐng)的授權(quán)率。

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作者：風(fēng)清  北京華仲知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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