5000萬專利案的「專利撰寫」尺寸把握！

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：丁明遠 北京品源專利代理有限公司

原標題：由握奇恒寶5000萬專利之爭的“無效”結果，淺談專利撰寫中關于公開充分的尺寸把握

備受關注的“握奇數據訴恒寶股份U盾專利侵權案”，在一審判處賠償5000萬元后，二審開庭前，國家知識產權局專利復審委員會宣布握奇數據涉案專利無效。

無效請求人請求宣告專利號為200510105502.1，名稱為“一種物理認證方法及一種電子裝置”的發(fā)明專利無效。根據《專利法》第45條規(guī)定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。

在一份長達77頁的無效宣告請求書中，詳細陳述了涉案專利應該被無效的理由?！罢埱笕苏J為本專利不符合《專利法》第33條、第26條第3、4款、《專利法實施細則》第20條第2款、《專利法》第22條第3款的規(guī)定，應當被宣告全部無效，”該申請書從技術角度詳細闡述了涉案專利應該被無效的六大理由。無效宣告的申請人認為，一、涉案專利修改超范圍，不符合《專利法》第33條的規(guī)定；二、該專利說明書公開不充分，不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定；三、涉案專利保護范圍不清楚，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定；四、該專利得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定；五、權利要求1-24缺乏必要技術特征，不符合《專利法實施細則》第21條第2款的規(guī)定；六、涉案專利不具有創(chuàng)造性，不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定。

針對上述的六大理由，對于被申請無效的專利不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定、不符合《專利法實施細則》第21條第2款的規(guī)定、不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定以及不符合《專利法》第33條等幾種理由，已經非常常見。但是對于被申請無效的專利不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定，公開充分，直接涉及到發(fā)明創(chuàng)造的實質有沒有被公開的問題，牽扯到專利申請、授權、使用以及無效等一系列過程，在這里我們也來探討一下在專利撰寫過程中如何規(guī)避公開不充分的問題。

《專利法》第26條第3款規(guī)定：說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。在現行的《審查指南》中規(guī)定：說明書對發(fā)明或者實用新型作出的清楚、完整的說明，應當達到所屬技術領域的技術人員能夠實現的程度。也就是說，說明書應當滿足充分公開發(fā)明創(chuàng)造的實質的要求?？梢?，在《專利法》和《審查指南》都規(guī)定了是以所屬技術領域的技術人員能夠實現作為公開是否充分的標準，那么公開到什么程度才能讓所屬技術領域的技術人員能夠實現呢？

首先，我們要先了解一下所述領域的技術人員擁有的能力，即知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識；能夠獲知該領域中所有的現有技術；并且具有應用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力；但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其它技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其它技術領域中獲知該申請日或優(yōu)先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段的能力?？梢妼τ诒绢I域技術人員來說，他不具備創(chuàng)造力，但是具備獲取本領域和其他領域現有技術的能力。這就是說，如果在撰寫申請文件中，如果沒有把發(fā)明點直接披露的話，也就是前文所說的發(fā)明創(chuàng)造的實質，本領域技術人員是沒辦法實現的。

綜上所述，所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發(fā)明或者實用新型的技術方案，解決其指出的技術問題，并且產生預期的技術效果。具體要求是，說明書應當清楚地記載發(fā)明或者實用新型的技術方案，詳細地描述實現發(fā)明或者實用新型的具體實施方式，完整地公開理解和實現發(fā)明或者實用新型必不可少的技術內容，達到所屬技術領域的技術人員能夠將該發(fā)明或者實用新型再現的程度。

下面就幾種公開不充分的情況進行分析：

第一種情況：說明書中只給出任務和/或設想，或者只表明一種愿望和/或結果，而未給出任何使所屬技術領域的技術人員能夠實施的技術手段。例如，發(fā)明人聲稱創(chuàng)造一種低功耗高亮度的燈泡，其可以實現功耗低、亮度高的效果，而未在說明書中詳細記載該效果的實現方式，這是本領域技術人員無法直接從該說明書中獲得實現該技術方案的實現方式的情況之一。

第二種情況：說明書中給出了技術手段，但對所屬技術領域的技術人員來說，該手段是含糊不清的，根據說明書記載的內容無法具體實施。例如利用放大器，使燈泡實現功耗低、亮度高的效果。其中，說明書并沒有記載如何利用放大器，放大器如何連接，怎么實現功耗低、亮度高的效果。

第三種情況：說明書中給出了技術手段，但所屬技術領域的技術人員采用該手段并不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題。如說明書中公開了將燈泡連接至220V交流電這一技術手段，而本領域采用這一技術手段根本不能夠實現功耗低、亮度高的效果，解決不了現有的燈泡功耗高、亮度低的問題。

第四種情況：申請的主題為由多個技術手段構成的技術方案，對于其中一個技術手段，所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容并不能實現。例如在某一個技術手段中涉及到類似于永動機這種不能實現的技術手段，則整個技術方案也就不能夠實現。除了上述幾種情況還，還包括：說明書中給出了具體的技術方案，但未給出實驗證據，而該方案又必須依賴實驗結果加以證實才能成立。例如，對于已知化合物的新用途發(fā)明，通常情況下，需要在說明書中給出實驗證據來證實其所述的用途以及效果，否則將無法達到能夠實現的要求。

從上面提到的內容中看，對于發(fā)明或者實用新型專利的申請，在說明書撰寫過程中，一定要把握住本領域技術人員能夠實現這一準繩。代理人需要克服在專利撰寫過程中，發(fā)明人主觀不想把發(fā)明點公開，以及對發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點理解不透徹兩大問題。其中，當發(fā)明人認為某發(fā)明點是該技術的核心或者公司的核心競爭力，不想把這一發(fā)明點公開的情況下，作為代理人，可以為發(fā)明人樹立一種“公開換取保護”的意識，并可以在專利撰寫過程中采用逐層上位的方式進行保護，并且上位的邏輯應該嚴謹，應該在上位之后的技術方案能夠解決背景技術中指出的技術問題，并且能夠為發(fā)明點架構合理的保護范圍，以達到對于這一發(fā)明點的最大、最安全的保護力度。

同時，作為代理人，還可以從自身的業(yè)務能力出發(fā)，多了解當前技術領域的發(fā)展狀況，并為發(fā)明人以專利布局的形式提供保護，這樣就能夠得到更加全面的保護范圍，使得有意圖使用發(fā)明或者實用新型專利技術的其他人無法繞過布局好的專利集合。另外一個大問題是針對發(fā)明點理解不夠透徹的情況，往往在描述中，可能覺得描述起來含糊不清，這就很容易導致公開不充分的問題。所以在代理人撰寫說明書的過程中，要時刻提醒自己，務必要把專利的發(fā)明點理解清楚、透徹，這樣，無論是在權項的上位，還是在說明書具體實施方式的撰寫上都會覺得游刃有余。

另外，除了對于發(fā)明點的撰寫要公開充分之外，對于與發(fā)明點相關的其他特征也建議給出至少一種具體實現方式，如通過調用何種函數，或者讀取到某一參數是什么值，才能夠確定移動終端的屏幕處于熄屏狀態(tài)等。這樣，專利權利要求所提供的技術方案提供更加有力的支撐，使專利在授權之后使用過程中更加穩(wěn)定。

總之，每一個發(fā)明創(chuàng)造都是發(fā)明人的勞動成果，而每一篇專利文獻都是經過“九九八十一難”才能夠被授權的，所以所申請的專利能夠被授權、為了授權專利能夠更加穩(wěn)定，所有的代理人們就請帶著這種使命感，認真撰寫每一篇專利申請吧！

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作者：丁明遠 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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