大量搶注商標的規(guī)制路徑

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標題：大量搶注商標的規(guī)制路徑

“欺騙手段和其他不正當手段”在具體適用時，應(yīng)嚴格把握適用的標準和尺度，持審慎的態(tài)度。對于所注冊的商標數(shù)量，一般要求達到數(shù)量較大的程度。對于符合《商標法》實體條款的規(guī)定，不侵害特定民事主體的在先商標權(quán)及其他權(quán)益的情況下，根據(jù)舉重以明輕的法律原則，通常不能再適用絕對條款，認定構(gòu)成其他不正當手段。

[引文]

2017年3月8日，北京市高級人民法院對第7520055號“維多利亞的秘密VICTORIA’S SECRET”商標異議復(fù)審案作出終審判決[1]。2017年9月7日，北京市高級人民法院對第7520054號“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標[2]、7520061號“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標[3]、 7520062號“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標[4]異議復(fù)審行政訴訟作出終審判決。

四個案件除了商標所涉及的商品類別不同，其他案件事實相同。四份判決書的結(jié)果和理由相同。商標局、商評委、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院均認定訴爭商標與引證商標不構(gòu)成近似商標，引證商標不構(gòu)成馳名商標，訴爭商標的注冊不違反2001年《商標法》第二十八條、第十三條；訴爭商標也不屬于具有不良影響的標志，未違反2001年《商標法》第十條第一款第（八）項。案件的爭議點在于訴爭商標是否屬于2001年《商標法》第四十一條第一款“欺騙手段或者其他不正當手段”取得注冊的情形。

對此問題，北京市高級人民法院認為：姜惠娟申請注冊的“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標，不僅數(shù)量較少，且對于姜惠娟而言均具有使用的可能性，且在案證據(jù)不足以證明訴爭商標申請注冊時引證商標在中國大陸已經(jīng)具備較高的知名度。綜上，原審判決認定姜惠娟具有囤積商標的意圖依據(jù)不足，訴爭商標的申請注冊未構(gòu)成2001年商標法第四十一條第一款規(guī)定的“以欺騙或者其他不正當手段”取得注冊的情形。

筆者贊同北京市高級人民法院的判決結(jié)果，但對于“欺騙手段或者其他不正當手段”的適用條件，表示擔憂。本文結(jié)合多個相關(guān)案例，對于“欺騙手段或者其他不正當手段”的理解、適用進行探討。

一、2001年《商標法》第四十一條（現(xiàn)《商標法》第四十四條）屬于程序性條款

1、2001年《商標法》第四十一條安排在第五章“注冊商標爭議的裁定”，該章是對已經(jīng)獲準注冊的商標提出爭議申請的程序性規(guī)定。該條總計四款，其中第一款是對違反“絕對禁止使用”（第十條）、“絕對禁止注冊”（第十二條）、“相對禁止注冊”（第十一條）或者“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形進行的規(guī)制。對于該款所規(guī)制的行為，可以稱為絕對條款。由于屬于絕對條款，提出爭議的主體、期限不受限制。第二款是對侵害特定民事主體權(quán)益的情形進行的規(guī)制，可以稱為相對條款，提出爭議的主體、期限有一定限制。

2、從立法技術(shù)上來看，程序性條款本身不應(yīng)包含實體性內(nèi)容，而應(yīng)當是對實體條款的適用程序。但第四十一條第一款使用的連接詞是“或者”，因此，“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”必然也會與絕對條款等同對待，作為實體條款適用。另外，比較遺憾的是，2014年《商標法》沿用了這種立法技術(shù)，具體體現(xiàn)在第五章“注冊商標的無效宣告”第四十四條。對此，筆者認為，如果有必要對“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形進行規(guī)制，則最好單獨列為一條，作為實體性條款，條文順序上可以安排在第十條之后。

二、“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的含義

1、《商標審理標準》對“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的適用要件有兩種情況：一是以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關(guān)取得商標注冊的行為，主要包括偽造申請書件簽章、偽造、涂改申請人的主體資格證明文件等。二是基于進行不正當競爭、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊的行為。此種情形是指在《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明系爭商標注冊人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標而申請注冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競爭的市場秩序，系爭商標應(yīng)當不予核準注冊或者予以撤銷。

筆者認為，針對第二種情況，嚴格來說依然屬于搶注他人在先使用并有一定影響的商標、代理人搶注條款的規(guī)制范圍，如果不能滿足這些具體條款的構(gòu)成要件，再退而求其次假借誠實信用原則，則與《商標法》具體條款相沖突。

2、最高人民法院2010年4月20日發(fā)布的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第19條規(guī)定：人民法院在審理涉及撤銷注冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬于以其他不正當手段取得注冊，要考慮其是否屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。對于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則要適用商標法第四十一條第二款、第三款及商標法的其他相應(yīng)規(guī)定進行審查判斷。

在第1009341號“愛馬仕”商標爭議案件中，最高人民法院再審裁定書[5]即是持此觀點。

3、2017年3月1日實施的最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條規(guī)定：以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益的，人民法院可以認定其屬于商標法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當手段”。

最高人民法院對“其他不正當手段”解釋進行修正的最大變化在于，取消了“對于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則要適用商標法第四十一條第二款、第三款及商標法的其他相應(yīng)規(guī)定進行審查判斷?！边@一內(nèi)容，這就意味著擴大了“其他不正當手段”的適用范圍，同時也釋放出了從寬解釋“其他不正當手段”的意圖。

三、司法實務(wù)中如何規(guī)制大量搶注行為

對于大量搶注他人具有一定知名度商標的行為如何進行規(guī)制，目前司法裁判主要是適用2001年《商標法》第四十一條第一款，也有個案適用第十條第一款第（八）項。

（一）適用“不良影響”的案例

1、第4797938號“DOOSAN”商標異議復(fù)審行政訴訟案中[6]，商標評審委員會、北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院觀點基本一致：除被異議商標外，日產(chǎn)嘉禾公司還在第4類潤滑油等商品上申請注冊了“本田”、“豐田”、“東風(fēng)雪鐵龍”、“蒙迪歐”、“愛麗舍”、“君威”、“凱美瑞”、“斯柯達”等知名汽車品牌及旗下各系列品牌的商標，上述事實難謂巧合，日產(chǎn)嘉禾公司申請注冊被異議商標的行為具有明顯的復(fù)制、抄襲及摹仿他人高知名度商標的故意。日產(chǎn)嘉禾公司注冊被異議商標的行為不僅會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認，更擾亂了正常的商標注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場秩序，違反了誠實信用原則，易造成不良社會影響，構(gòu)成2001年《商標法》第十條第一款第（八）項所指情形，被異議商標依法應(yīng)不予核準注冊。

2、第1780900號“Wyeth”商標爭議行政訴訟中，北京市第一中級人民法院認為[7]：惠氏有限公司主張爭議商標核定原注冊人盧國基具有惡意，違反誠實信用原則，并大量搶注的行為不屬于《商標法》第十條第一款第(八）項規(guī)定所指的不良影響，故爭議商標的注冊并未違反《商標法》第十條第一款第（八）項的規(guī)定。

3、第6861049號“云銅”商標異議復(fù)審行政訴訟中，北京市第一中級人民法院認為[8]：，即使被異議商標的申請注冊存在惡意，但是由于被異議商標“云銅”本身及其構(gòu)成要素并未對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負面的影響。云南銅業(yè)公司主張云瑞之祥公司具有惡意并大量搶注的行為不屬于《商標法》第十條第一款第（八）項規(guī)定所指的不良影響，故被異議商標的申請注冊并未違反《商標法》第十條第一款第（八）項的規(guī)定。

（二）適用“其他不正當手段”的案例

1、第9114564號“高偉紳AngelKiss”商標異議復(fù)審行政訴訟案中，商標評審委員會、北京知識產(chǎn)法院、北京市高級人民法院觀點基本一致，北京市高級人民法院認為[9]：本案中，萬網(wǎng)公司在多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了“中超”、“西門子”、“優(yōu)樂美”、“爽歪歪”、“京客隆”、“世紀佳緣”、“寶芝林”等與眾多知名商標相同或者近似的商標三百余件，萬網(wǎng)公司的前述系列商標注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則。同時，中國采取商標注冊制度，按照先申請原則對商標是否準予注冊予以審查，但是商標本身的價值應(yīng)當是區(qū)分商品及服務(wù)來源的標志，商標的注冊應(yīng)當是以具有使用的意圖為前提，從而才能發(fā)揮商標的本身價值。若申請人以囤積商標進而通過轉(zhuǎn)讓等方式牟取商業(yè)利益為目的，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標，顯然違背了商標的內(nèi)在價值，亦將影響商標的正常注冊秩序，甚至有礙于商品經(jīng)濟中誠實守信的經(jīng)營者進行正常經(jīng)營，故該種旨在大量搶注、擾亂正常的商標注冊管理秩序的行為應(yīng)當予以制止。參照2014年商標法第四十四條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的立法精神，本案訴爭商標的申請注冊不應(yīng)予以核準。

該案中，也涉及到了《商標法》第十條第一款第（八）項，商標評審委員會、一、二審法院認為不符合適用條件。

2、在蠟筆小新系列商標案中[10]，商標評審委員會、北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院觀點基本一致：《蠟筆小新》系列漫畫及動畫片早于爭議商標申請日之前已在日本、中國香港、中國臺灣地區(qū)廣泛發(fā)行和播放，具有較高知名度。爭議商標的原申請人誠益公司地處廣州，毗鄰香港，理應(yīng)知曉“蠟筆小新”的知名度。誠益公司將“蠟筆小新”文字或卡通形象申請注冊商標，主觀惡意明顯。同時，考慮到誠益公司具有大批量、規(guī)模性搶注他人商標并轉(zhuǎn)賣牟利的行為，情節(jié)惡劣，因此商標評審委員會認定誠益公司申請注冊爭議商標，已經(jīng)違反了誠實信用原則，擾亂了商標注冊管理秩序及公共秩序，損害了公共利益，構(gòu)成《商標法》第四十一條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”的情形，結(jié)論正確，本院予以確認。

3、在第6407672號“YOUTUBE”商標異議復(fù)審行政訴訟案中，北京市高級人民法院認為[11]：在審查是否構(gòu)成以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的情況時，要考慮是否擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源，對于只損害特定民事權(quán)益的情形不應(yīng)適用該條款。本案中，谷歌公司主張被異議商標違反商標法第四十一條第一款的規(guī)定，但其僅指出義烏雙峰公司申請注冊“GOOGLE”、“FLICR”、“RAPIDSHARED”商標的行為構(gòu)成搶注，考慮上述商標的數(shù)量、近似程度以及知名度，本院認為谷歌公司提交的證據(jù)尚不足以證明義烏雙峰公司大量搶注他人的知名商標，被異議商標違反商標法第四十條第一款的相關(guān)規(guī)定不應(yīng)予以核準注冊的上訴理由不能成立，本院不予支持。

4、在第5584273號“ChilliBeans及圖”商標異議復(fù)審行政訴訟案中，北京市高級人民法院認為[12]：商標法第四十一條第一款規(guī)制的是商標申請人以欺騙、隱瞞商標行政機關(guān)等不正當手段注冊商標、進而損害我國的商標注冊秩序和社會公共利益的行為。對于在其他類別上大量搶注他人有一定影響的商標的行為，應(yīng)當屬于損害我國的商標注冊秩序的行為。本案中，巴爾格羅金融公司僅舉證證明了被異議商標的申請人徐望蓮曾向商標局申請注冊了多個商標的事實，并未證明徐望蓮申請注冊上述商標的過程中采取了欺騙或其他不正當?shù)氖侄危湫袨橐参催_到大量搶注他人商標損害我國商標注冊秩序的程度。因此巴爾格羅金融公司關(guān)于被異議商標的注冊違反商標法第四十一條規(guī)定的上訴主張不能成立，本院不予支持。

四、“其他不正當手段”的適用要與《商標法》其他條款協(xié)調(diào)考量

通過本文第三部分的案例可知，就當前而言，規(guī)制大量搶注商標的行為，主要通過“以欺騙手段或者其他不正當手段”，對于不良影響的適用則持比較慎重的態(tài)度。對此，筆者認為：對于“其他不良影響”規(guī)定的適用，經(jīng)歷了從嚴格適用到濫用再回歸到規(guī)范適用的過程，就當前而言，對于該項規(guī)定的理解和適用已經(jīng)比較成熟?！癉OOSAN”商標異議復(fù)審行政訴訟案之所以適用“其他不良影響”，與當事人沒有提出適用“以欺騙手段或者其他不正當手段”有關(guān)，但主要還是結(jié)果導(dǎo)向裁判方法下的無奈之舉。

對于何種情況才構(gòu)成“其他不正當手段”，目前缺乏明確的適用標準?！熬S多利亞的秘密VICTORIA’S SECRET”商標異議復(fù)審案中，北京市高級人民法院認為[1]：“欺騙手段和其他不正當手段”包括規(guī)模性搶注他人在先具有一定知名度的商標并轉(zhuǎn)讓牟利的行為，該規(guī)模性搶注應(yīng)該具備一定的條件，即或者搶注是同樣的商標，且數(shù)量較大，構(gòu)成沒有實際使用可能的商標囤積行為；或者搶注多個不同的在先知名商標，涉及多個主體或多個不同的商標標志。

該判決是就目前而言，第一份針對“其他不正當手段”構(gòu)成要件進行的探索。具體包括兩種類型：一是規(guī)模性搶注同樣的商標，數(shù)量大，構(gòu)成沒有實際使用可能的商標囤積行為；二是搶注多個不同的在先知名商標，涉及多個主體或多個不同的標志。對于這兩種情形，只是個案的認定，但就兩種情形本身而言，依然存在很多問題。比如：多個商標的標準是多少？十個？二十個？一百個？并不確定，主觀性極強。對于多個主體的認定，也存在相同的問題。

筆者認為：對于“其他不正當手段”的認定，司法實務(wù)應(yīng)保持相對嚴格的適用標準，具體理由包括以下幾個方面：

1、就“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標異議復(fù)審案而言，被異議商標與引證商標不構(gòu)成近似商標，引證商標也不構(gòu)成馳名商標，那么，在此基礎(chǔ)上，任何人均可以將“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標申請注冊在其他類別上，這是《商標法》所允許的合法行為。無論是在中國還是在世界上其他國家，一件商標可以在45個商品和服務(wù)類別獲得保護的情形非常少見。因此，在不相同、不類似商品上注冊與他人相同的商標，是世界上任何一個國家都允許的商標注冊行為。即便馳名商標，也并非獲得全類保護，其所受到的保護范圍與其商標的知名度范圍、顯著性正相關(guān)。因此，如果訴爭商標本身并不違反商標法實體條款，就應(yīng)當被認定為合法注冊。

2、現(xiàn)在有一種流行的說法，如果他人的商標屬于獨創(chuàng)性商標并且具有一定知名度，尤其是國外的一些具有獨創(chuàng)性的商標進入到中國，中國的民事主體在不同類別上注冊相同或近似的商標，往往會被貼上惡意搶注的標簽。對此，筆者認為：不可否認，獨創(chuàng)性強的商標一般意味著顯著性強，而顯著性強的商標對于商標近似、商品類似的判斷具有一定的影響，但是，《商標法》并不保護獨創(chuàng)性，不能將《專利法》中的獨創(chuàng)性引入到《商標法》之中，更不能想當然的認為獨創(chuàng)性商標可以獲得全類保護。VICTORIA’SSECRET”商標即便是維多利亞的秘密商店品牌管理公司獨創(chuàng)、在先使用，那么，在其他類別上，該符號本質(zhì)上依然會被納入公共資源的范疇，允許他人注冊。

3、商標注冊之后如果連續(xù)三年沒有使用，任何人可以申請撤銷，因為注而不用本身是對商標資源的一種浪費。在中國，比較有實力的企業(yè)，為了更好的保護商標，防止他人使用，有時候會采取全類注冊的保護方式，但這種方式的后果就是，每年會有大量的商標因為連續(xù)三年不使用而被撤銷?；貧w到“維多利亞的秘密VICTORIA’SSECRET”商標，如果維多利亞的秘密商店品牌管理公司在多個類別上申請注冊了VICTORIA’SSECRET”商標，而其只是在25類服裝上進行了使用，那么任何人如果想在其他類別上使用VICTORIA’SSECRET”商標，均可以申請撤銷維多利亞的秘密商店品牌管理公司在其他類別上申請注冊的商標。因此，對于“其他不正當手段”的適用要與連續(xù)三年停止使用制度相協(xié)調(diào)。

4、商標獲準注冊之后，既可以自己使用，也可以許可他人使用，而商標轉(zhuǎn)讓不但不被《商標法》禁止，也是商標權(quán)人當然享有的民事權(quán)利。因此，在判斷是否構(gòu)成“其他不正當手段”時，應(yīng)當與商標許可使用制度、商標轉(zhuǎn)讓制度協(xié)調(diào)考量，不能僅僅因為存在商標轉(zhuǎn)讓行為或者注冊量比較大而當然的認定構(gòu)成“其他不正當手段”。

5、就“DOOSAN”商標異議復(fù)審行政訴訟案而言，雖然通過商標異議手段不予核準注冊被異議商標，但并不能從根本上解決問題。商標被不予核準注冊，實際上只解決了商標權(quán)利狀態(tài)的問題，對于商標使用問題沒有任何影響。行政案件的解決并非依據(jù)斗山英維高株式會社的引證商標，因此，在實際使用環(huán)節(jié)，斗山英維高株式會社的引證商標依然無法對抗北京嘉禾興產(chǎn)潤滑油有限公司對“DOOSAN”商標的使用。因此，如果不通過絕對條款而是放寬相對條款的適用，可能會取得更好的效果。

6、如果認為規(guī)模性搶注其他人商標屬于“其他不正當手段”，那么，此類案件本質(zhì)上是借助于案外其他的商標來保護訴爭當事人自己的商標。那么，根據(jù)一般的證據(jù)規(guī)則，對于案外其他人商標的知名度，就是案件必須要查證的內(nèi)容。但此類案件通常案外人不會參加，因此，在舉證、證據(jù)認定方面，應(yīng)當持謹慎態(tài)度。

五、總結(jié)

“欺騙手段和其他不正當手段”在具體適用時，應(yīng)嚴格把握適用的標準和尺度，持審慎的態(tài)度。對于所注冊的商標數(shù)量，一般要求達到數(shù)量較大的程度。對于符合《商標法》實體條款的規(guī)定，不侵害特定民事主體的在先商標權(quán)及其他權(quán)益的情況下，根據(jù)舉重以明輕的法律原則，通常不能再適用絕對條款，認定構(gòu)成其他不正當手段。

注釋：

[1]北京市高級人民法院（2017）京行終601號行政判決書

[2]北京市高級人民法院（2016）京行終3559號行政判決書

[3]北京市高級人民法院（2016）京行終3549號行政判決書

[4]北京市高級人民法院（2016）京行終3556號行政判決書

[5]最高人民法院（2016）最高法行申2089號行政裁定書

[6]北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第917號行政判決書

[7]北京市第一中級人民法院（2014）—中知行初字第312號行政判決書

[8]北京市第一中級人民法院（2014）一中知行初字第6790號行政判決書

[9] 北京市高級人民法院（2016）京行終4850號行政判決書

[10]北京市高級人民法院（2011）高行終字第1432號、（2011）高行終字第1427號、（2011）高行終字第1428號行政判決書

[11]北京市高級人民法院（2016）京行終3724號行政判決書

[12]北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1683號行政判決書

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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