專利視角 | 淺談分案申請(qǐng)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：胡英慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析師吹IP 微信公眾號(hào)

吹IP原標(biāo)題：專利視角 | 淺談分案申請(qǐng)

一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則（2010修訂）》”第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)。

在做項(xiàng)目的過程中，筆者驚奇地發(fā)現(xiàn)某件中國專利從申請(qǐng)到公開歷經(jīng)近9年，在自身淺顯的認(rèn)知中，中國專利的公開時(shí)間是18個(gè)月，與9年相比，僅為其1/6，這到底是為什么呢？

帶著這一疑問，筆者詳細(xì)研究了該專利的法律信息和其同族專利的法律信息，這其中的原因是：分案申請(qǐng)享有原申請(qǐng)的申請(qǐng)日，采用優(yōu)先權(quán)和分案申請(qǐng)相結(jié)合的方式，利用了各個(gè)階段的法律限定時(shí)間，從而使該專利顯示的申請(qǐng)日至公開日長(zhǎng)達(dá)近9年。

分案申請(qǐng)可分為主動(dòng)分案申請(qǐng)和被動(dòng)分案申請(qǐng)，被動(dòng)分案申請(qǐng)主要是審查員以不符合《專利法》規(guī)定的單一性而被迫進(jìn)行分案申請(qǐng)，主動(dòng)分案申請(qǐng)則是申請(qǐng)人在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出授權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)。

由此可見，主動(dòng)分案申請(qǐng)可能并不存在單一性的問題。如此，從專利審查的角度來看，一部分主動(dòng)分案申請(qǐng)勢(shì)必有浪費(fèi)審查資源之嫌，但對(duì)于申請(qǐng)人來說，分案申請(qǐng)也許會(huì)為其帶來一定的好處。

1、公開不充分的救濟(jì)途徑

引用文獻(xiàn)[1]《一件利用分案申請(qǐng)合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考》中的案例來說明此問題。申請(qǐng)人上海電氣液壓氣動(dòng)有限公司于2008年12月18日申請(qǐng)了名稱為“一種平衡閥”，申請(qǐng)?zhí)枮镃N200810207288.4的發(fā)明專利（稱為前申請(qǐng)）。

由于申請(qǐng)人又對(duì)第一件申請(qǐng)涉及的平衡閥進(jìn)行了改進(jìn)，在2009年5月5日申請(qǐng)了名稱為“平衡閥”的，申請(qǐng)?zhí)枮镃N200910057173.6的發(fā)明專利（稱為后申請(qǐng)）。后申請(qǐng)的平衡閥是在前申請(qǐng)基礎(chǔ)上的改進(jìn)，在背景技術(shù)中對(duì)前申請(qǐng)進(jìn)行了引證，根據(jù)審查指南的規(guī)定：所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日。

正常情況下，后申請(qǐng)比前申請(qǐng)晚了近5個(gè)月，公開日也會(huì)比前申請(qǐng)晚，但申請(qǐng)人出于市場(chǎng)策略和技術(shù)上的考量，先提出了后申請(qǐng)的提前公開，隨后提出了前申請(qǐng)的提前公開，導(dǎo)致后申請(qǐng)的公開日（2009年10月7日）早于前申請(qǐng)（公開日2009年11月11日）。同時(shí)，由于申請(qǐng)人認(rèn)為后申請(qǐng)可以引證前申請(qǐng)，因此在后申請(qǐng)的文本中并未對(duì)必要技術(shù)特征“兩個(gè)抗衡閥”進(jìn)行詳細(xì)的描述。

在實(shí)審過程中，審查員認(rèn)為“兩個(gè)抗衡閥”是實(shí)現(xiàn)后申請(qǐng)的必要組成部分，但后申請(qǐng)中缺少其具體結(jié)構(gòu)及其與其他部件之間連接關(guān)系的描述，同時(shí)“抗衡閥”非本領(lǐng)域通用的技術(shù)術(shù)語，因而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的機(jī)載，不能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，以“公開不充分”為由駁回后申請(qǐng)。

在該案件中，提示申請(qǐng)人在撰寫自有技術(shù)改進(jìn)型專利時(shí)在引用的基礎(chǔ)上盡量將所有技術(shù)特征均在說明書中體現(xiàn)，提出提前公開的請(qǐng)求是注意考慮專利之間的引用關(guān)系。

說回本文的主題——分案申請(qǐng)，當(dāng)后申請(qǐng)因“公開不充分”被駁回后，分案申請(qǐng)可作為救濟(jì)途徑使申請(qǐng)人的專利權(quán)得到保護(hù)，本案的申請(qǐng)人也是在分案期限內(nèi)提交了分案申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺篊N201010279543.3），并最終得到了授權(quán)。

2、延長(zhǎng)審批時(shí)間，混淆公眾視聽

申請(qǐng)人腫瘤療法?科學(xué)股份有限公司采用要求優(yōu)先權(quán)與分案的方式使該專利技術(shù)方案從申請(qǐng)到公開歷時(shí)近9年。在整個(gè)申請(qǐng)的過程中每次的進(jìn)展時(shí)間均在法定時(shí)間的最后期限，如要求優(yōu)先權(quán)的時(shí)間為12個(gè)月；進(jìn)入國家階段的時(shí)間為30個(gè)月；提出實(shí)審的時(shí)間為自優(yōu)先權(quán)日期3年。

如此一來，最初保護(hù)的技術(shù)方案在長(zhǎng)達(dá)3年后首次在中國境內(nèi)公開，公開的內(nèi)容涉及三個(gè)不同的肽序列（專利CN200780022547.X）。在該專利授權(quán)前后提出分案申請(qǐng)，保護(hù)其中的兩個(gè)不同的肽序列（專利CN201310236439.X），且在專利CN201310236439.X授權(quán)前后提出專利CN200780022547.X的另一分案，即此次分析的對(duì)象——專利CN201610034435.7。專利CN201610034435.7于2016年3月23日公開，由于分案專利享有原案的申請(qǐng)日，即2007年6月15日，如此，該專利自申請(qǐng)至公開歷經(jīng)近9年。

在這樣一個(gè)申請(qǐng)和審批時(shí)間中，由于申請(qǐng)人最初申請(qǐng)的是三個(gè)肽序列，使得公眾難以判斷哪個(gè)或哪些具有最好的活性、授權(quán)的前景如何，無從判斷該申請(qǐng)的法律狀態(tài)，如果公眾貿(mào)然實(shí)施其技術(shù)方案，就存在侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，從而阻止公眾實(shí)施其技術(shù)方案，從而使公眾開展相關(guān)研究時(shí)必須持有謹(jǐn)慎的態(tài)度，可能導(dǎo)致在一段時(shí)間內(nèi)技術(shù)水平達(dá)不到申請(qǐng)人的標(biāo)準(zhǔn)，搶占不到有力的市場(chǎng)或地位。

3、利用審查差異，促使利益最大

不同審查員對(duì)法條尺度掌握和技術(shù)方案的理解可能存在差異，分案申請(qǐng)的申請(qǐng)人利用此差異，通過不斷分案使同一發(fā)明創(chuàng)造得到不同的審查結(jié)果，有些授權(quán)，有些不授權(quán)，使得自己的利益最大化。

4、修改技術(shù)方案，擴(kuò)大保護(hù)范圍

通過不斷提出分案，使得未在原申請(qǐng)中要求保護(hù)的技術(shù)方案獲得保護(hù)，或者通過對(duì)技術(shù)方案的不斷修改，使多個(gè)分案申請(qǐng)保護(hù)范圍的總和大于原申請(qǐng)的保護(hù)范圍，擴(kuò)大保護(hù)范圍。

5、增加專利數(shù)量，提高資助水平

申請(qǐng)人還可能通過不斷分案，獲得多項(xiàng)專利權(quán)，進(jìn)而獲得地方政府給予專利授權(quán)的高額資助和獎(jiǎng)勵(lì)等。

由此可見，分案申請(qǐng)盡管會(huì)浪費(fèi)審查資源，影響大眾利益，但是對(duì)于申請(qǐng)人來說，合理應(yīng)用分案申請(qǐng)能夠幫助其保護(hù)和維護(hù)其專利權(quán)。

注釋：

[1]周成. 一件利用分案申請(qǐng)合法規(guī)避公開不充分的案例而引起的公開日的思考. 法制與經(jīng)濟(jì). 2013,9:31-33

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作者：胡英慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析師吹IP微信公眾號(hào)

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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