“鄂爾多斯1980”獲得馳名商標(biāo)保護(hù)：品牌傳承與創(chuàng)新的司法見證

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“內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司訴某商貿(mào)公司和某農(nóng)牧業(yè)公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

在商標(biāo)維權(quán)領(lǐng)域中，馳名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)一直是備受關(guān)注的焦點(diǎn)。近期，內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄂爾多斯公司”）訴某商貿(mào)公司和某農(nóng)牧業(yè)公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，原告權(quán)利基礎(chǔ)“鄂爾多斯 1980”在具有商標(biāo)及地名雙重屬性下，以數(shù)十年品牌匠心傳承下不斷鑄就的高知名度、強(qiáng)顯著性成功克服地名正當(dāng)使用等重重抗辯，生動(dòng)呈現(xiàn)了含地名馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的典范，于理論研究及司法實(shí)踐具有重要意義。

Part.1
案件背景

鄂爾多斯公司創(chuàng)立于1979年，經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，其“鄂爾多斯”品牌在羊絨服裝領(lǐng)域積累了極高的知名度和美譽(yù)度。1999年，“鄂爾多斯”商標(biāo)被原國(guó)家工商總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。2017年2月，鄂爾多斯公司又注冊(cè)了第19001360號(hào)“鄂爾多斯1980”商標(biāo)，該商標(biāo)定位于傳承羊絨匠心經(jīng)典，突出在服裝領(lǐng)域的專業(yè)性。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的宣傳和使用，該商標(biāo)已承繼了原馳名商標(biāo)的商譽(yù)，為公眾廣為知曉，并在服裝等商品上具有較高的知名度和品牌影響力。然而，某商貿(mào)公司和某農(nóng)牧業(yè)公司卻在其銷售的牛肉干產(chǎn)品以及公司院內(nèi)廣告牌、宣傳欄中使用了與鄂爾多斯公司注冊(cè)商標(biāo)相同字體的“鄂爾多斯”文字。鄂爾多斯公司認(rèn)為，二被告的行為構(gòu)成對(duì)其馳名商標(biāo)的侵害，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為，遂向法院提起訴訟。

Part.2
爭(zhēng)議焦點(diǎn)

1.在已經(jīng)認(rèn)定“鄂爾多斯”商標(biāo)為馳名商標(biāo)情況下，涉案第19001360號(hào)“鄂爾多斯1980”注冊(cè)商標(biāo)再次跨類進(jìn)行馳名商標(biāo)保護(hù)的必要性；

2.“鄂爾多斯1980”商標(biāo)是否承繼了原馳名商標(biāo)“鄂爾多斯”的商譽(yù)；

3.在“鄂爾多斯”具有商標(biāo)和地名雙重屬性下，地名正當(dāng)使用抗辯的認(rèn)定條件。

Part.3

法院審理亮點(diǎn)

（一）“鄂爾多斯1980”馳名認(rèn)定必要性及商譽(yù)承繼合理性

“鄂爾多斯1980”商標(biāo)馳名認(rèn)定必要性。原告權(quán)利商標(biāo)“鄂爾多斯ERDOS”在先認(rèn)馳基礎(chǔ)上，本案選擇“鄂爾多斯1980”進(jìn)行馳名商標(biāo)保護(hù)。一方面，馳名商標(biāo)以按需認(rèn)定、個(gè)案認(rèn)定為原則，本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生于牛肉干食品類別，與原告主張案涉商標(biāo)25類商品不類似，商標(biāo)跨類保護(hù)需進(jìn)行認(rèn)馳。另隨著企業(yè)的發(fā)展，其經(jīng)營(yíng)范圍和品牌戰(zhàn)略往往會(huì)不斷調(diào)整與優(yōu)化。原告鄂爾多斯公司在數(shù)十年發(fā)展過(guò)程中，基于企業(yè)戰(zhàn)略需要，將原有“鄂爾多斯ERDOS”商標(biāo)拆分、升級(jí)、重塑為包含“鄂爾多斯1980”和“ERDOS”在內(nèi)的五大子品牌。其中“鄂爾多斯”核心顯著標(biāo)識(shí)得以保留，并通過(guò)不同品牌定位滿足不同消費(fèi)群體需求，進(jìn)一步提升了品牌市場(chǎng)影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)現(xiàn)有商標(biāo)使用頻率及品牌部署側(cè)重，選擇承繼商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)馳具有合理性及必要性。

《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.2規(guī)定：“訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的在先商標(biāo)注冊(cè)后、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)前，他人在相同或者類似商品上注冊(cè)與訴爭(zhēng)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人不能證明該在先商標(biāo)已經(jīng)使用或者經(jīng)使用產(chǎn)生知名度、相關(guān)公眾不易發(fā)生混淆的情況下，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人據(jù)此主張?jiān)撋虡?biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)的，可以不予支持”。根據(jù)商標(biāo)商譽(yù)延續(xù)性規(guī)定，“鄂爾多斯1980”商標(biāo)于2017年核準(zhǔn)注冊(cè)，其傳承了“鄂爾多斯”品牌四十年積累的信任與聲譽(yù)。結(jié)合“鄂爾多斯”品牌在早期長(zhǎng)期使用“鄂爾多斯ERDOS”商標(biāo)的事實(shí)，可以認(rèn)定“鄂爾多斯1980”商標(biāo)所承載的商譽(yù)是原告多年來(lái)對(duì)“鄂爾多斯”馳名商標(biāo)持續(xù)使用、不斷積累和沉淀的結(jié)果。這種商譽(yù)的承繼并非簡(jiǎn)單的品牌延伸，而是基于企業(yè)長(zhǎng)期的品牌建設(shè)、市場(chǎng)推廣和消費(fèi)者認(rèn)可所形成的深厚商業(yè)價(jià)值，故涉案注冊(cè)商標(biāo)承載有“鄂爾多斯ERDOS”商標(biāo)于1999年1月5日被原國(guó)家工商行政管理總局授予馳名商標(biāo)的榮譽(yù)。

最終，法院根據(jù)《商標(biāo)法》第十四條及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，從鄂爾多斯公司提交的使用該商標(biāo)的市場(chǎng)份額、銷售區(qū)域、利稅；該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；該商標(biāo)宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度、資金投入及地理范圍；該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；該商標(biāo)享有的市場(chǎng)聲譽(yù)等綜合以上因素，法院認(rèn)定涉案第 19001360 號(hào)“鄂爾多斯1980”注冊(cè)商標(biāo)在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)已構(gòu)成馳名商標(biāo)。

（二）地名正當(dāng)性使用抗辯不成立

本案法院就被告地名正當(dāng)性使用抗辯的裁判對(duì)司法實(shí)踐具有重要意義及參考作用?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。根據(jù)上述法律規(guī)定，本案應(yīng)審查二被告使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)是否屬于正當(dāng)使用，若使用正當(dāng)，則原告無(wú)權(quán)禁止二被告使用，若使用不正當(dāng)，則其使用行為可能侵害原告享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。但目前相關(guān)法律對(duì)“何為正當(dāng)”并無(wú)明確規(guī)定，法院在確定被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與案涉注冊(cè)商標(biāo)近似基礎(chǔ)上從二被告的使用方式、使用目的等方面對(duì)地名正當(dāng)性使用抗辯進(jìn)行了綜合判斷。

1.被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)屬于商標(biāo)性使用、惡意使用

被告抗辯其在產(chǎn)品包裝上使用了自己的注冊(cè)商標(biāo)，其使用“鄂爾多斯情”等文字并非商標(biāo)性使用，且與原告的“”注冊(cè)商標(biāo)在文字結(jié)構(gòu)、顏色、排列方式等方面存在明顯差異。法院認(rèn)為二被告在其銷售的牛肉干產(chǎn)品以及公司院內(nèi)廣告牌、宣傳欄中突出使用“鄂爾多斯”文字、惡意縮小“情”字，且與鄂爾多斯公司的注冊(cè)商標(biāo)在文字字形、字體設(shè)計(jì)等方面一致，二者的主要識(shí)別部分也是“鄂爾多斯”，因此被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)屬于商標(biāo)性使用且與涉案注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)構(gòu)成近似。

2.標(biāo)識(shí)近似性使用構(gòu)成混淆，地名正當(dāng)性使用抗辯不成立

二被告近似爭(zhēng)辯基礎(chǔ)上再次抗辯認(rèn)為被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)使用在牛肉干等食品類別與涉案注冊(cè)商標(biāo)商品不相同或類似，不足以使相關(guān)公眾對(duì)來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，且其使用的標(biāo)識(shí)中“鄂爾多斯”是屬于公共資源的地名，其使用僅表明牛肉干產(chǎn)自鄂爾多斯，屬于正當(dāng)合理的善意使用，不構(gòu)成侵權(quán)。對(duì)此，法院明確在“鄂爾多斯”具有地名和商標(biāo)雙重屬性的情況下，鄂爾多斯公司已提交充分證據(jù)證明涉案注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期持續(xù)使用，該商標(biāo)標(biāo)識(shí)中的呼叫部分“鄂爾多斯”已經(jīng)脫離了地名的固有含義，而與原告及其產(chǎn)品建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，具有識(shí)別商品來(lái)源的含義。

使用方式上，按照正常經(jīng)營(yíng)慣例，生產(chǎn)者表明產(chǎn)品產(chǎn)地時(shí)，一般只需在生產(chǎn)企業(yè)下方標(biāo)注生產(chǎn)地址或者在產(chǎn)品說(shuō)明、產(chǎn)品參數(shù)等產(chǎn)品信息中描述性說(shuō)明產(chǎn)品產(chǎn)地即可。本案中，被告的包裝禮盒側(cè)面在合理位置已標(biāo)注“生產(chǎn)商”和“地址”情況下，在包裝禮盒正面及小包裝中間位置突出放大使用“鄂爾多斯”文字，使用方式非基于描述商品產(chǎn)地意義上的正當(dāng)使用。

使用目的上，原、被告作為同一地區(qū)的經(jīng)營(yíng)主體，被告應(yīng)明知原告及其注冊(cè)商標(biāo)的知名度和市場(chǎng)影響力，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，其未突出使用其自行注冊(cè)的商標(biāo)而將被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)“鄂爾多斯情”變換字體大小方式置于顯著位置，明顯具有不正當(dāng)利用“鄂爾多斯1980”商標(biāo)所承載的市場(chǎng)聲譽(yù)的主觀故意，客觀上亦會(huì)割裂“鄂爾多斯1980”商標(biāo)與權(quán)利人鄂爾多斯資源公司之間所建立的唯一指向性聯(lián)系。

Part.4
判決結(jié)果

最終，法院判決二被告賠償鄂爾多斯公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支20萬(wàn)元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)。

Part.5
從鄂爾多斯侵權(quán)案件看地名馳名商標(biāo)保護(hù)

本案中，先有“鄂爾多斯”馳名商標(biāo)，后設(shè)立鄂爾多斯市，即私權(quán)先于城市名稱確立，與先有城市名稱后有注冊(cè)商標(biāo)不同?！岸鯛柖嗨?980”延續(xù)了原“鄂爾多斯”馳名商標(biāo)的商譽(yù)，“鄂爾多斯1980”馳名認(rèn)定不僅是對(duì)原告品牌建設(shè)成果的肯定，更是對(duì)商標(biāo)商譽(yù)承繼的法律認(rèn)可。商譽(yù)作為企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的重要組成部分，其承繼性體現(xiàn)了企業(yè)品牌價(jià)值的延續(xù)性和穩(wěn)定性。通過(guò)認(rèn)定“鄂爾多斯1980”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，法院不僅保護(hù)了原告在服裝領(lǐng)域的核心品牌價(jià)值，還為該商標(biāo)在其他非類似商品類別上提供了更廣泛的保護(hù)，有效防止了他人惡意攀附和侵權(quán)行為，維護(hù)了市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。同時(shí)，這一認(rèn)定也為其他企業(yè)在品牌戰(zhàn)略調(diào)整和商標(biāo)管理方面提供了重要參考。企業(yè)在進(jìn)行品牌拆分、升級(jí)或重塑時(shí)，應(yīng)注重保留核心品牌元素，確保商譽(yù)的延續(xù)性，并通過(guò)持續(xù)的品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，進(jìn)一步鞏固和提升品牌的市場(chǎng)地位。

另馳名商標(biāo)本身具有較高門檻與標(biāo)準(zhǔn)，而含地名的馳名商標(biāo)更值得保護(hù)與珍惜，商標(biāo)法規(guī)制下，馳名商標(biāo)認(rèn)定不僅要求商標(biāo)在相關(guān)公眾中具有極高的知名度，還需考量商標(biāo)的持續(xù)使用時(shí)間、宣傳推廣的廣度與深度、市場(chǎng)占有率以及作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄等諸多因素。而當(dāng)含地名的商標(biāo)進(jìn)行馳名認(rèn)定時(shí)，其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更是層層加碼，既要考量地名本身的公共資源屬性，又要確保商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用和宣傳，已超越地名的固有含義，形成獨(dú)特的商業(yè)標(biāo)識(shí)性和顯著性。因此，“鄂爾多斯1980”馳名商標(biāo)的認(rèn)定，不僅是對(duì)其數(shù)十年商譽(yù)承繼的高度認(rèn)可，更是對(duì)其在市場(chǎng)中極高影響力的權(quán)威背書，具有高度稀缺性和典范性，理應(yīng)得到更為充分的保護(hù)與倍加珍惜。

此外，地名正當(dāng)使用抗辯是個(gè)體私權(quán)與公共利益平衡的體現(xiàn)，它旨在確保地名作為公共資源的合理利用，同時(shí)防止商標(biāo)權(quán)利的過(guò)度擴(kuò)張。然而，這一抗辯并非突破權(quán)利邊界的借口，更不能成為惡意攀附他人商譽(yù)的說(shuō)辭。在商標(biāo)法的框架下，地名的正當(dāng)使用應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定在描述性使用的范疇內(nèi)，即僅用于表明商品或服務(wù)的產(chǎn)地、地理位置或其他與地名相關(guān)的事實(shí)信息，而不應(yīng)具有商標(biāo)意義上的識(shí)別功能。一旦使用方式超出這一合理范圍，尤其是在明知他人商標(biāo)具有較高知名度的情況下，仍通過(guò)突出使用地名來(lái)誤導(dǎo)消費(fèi)者、攀附他人商譽(yù)，這種行為就違背了正當(dāng)使用的初衷，構(gòu)成了對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。因此，地名的正當(dāng)使用抗辯必須在法律規(guī)定的合理邊界內(nèi)行使，任何試圖借助地名攀附他人商標(biāo)聲譽(yù)的行為都將受到法律的制裁。

（原標(biāo)題：“鄂爾多斯1980”獲得馳名商標(biāo)保護(hù)：品牌傳承與創(chuàng)新的司法見證）

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